LG Düsseldorf, Urteil vom 13.07.2017 - 4a O 154/15
Fundstelle
openJur 2018, 7458
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Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) in dem Zeitraum vom 16. November 2005 bis zum 25. September 2016

Mobilstationen (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssystem, umfassend

- zumindest ein Datenanruf-Trägerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten umfasst, und der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationswerkes bestimmt ist,

- Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenraten-Verhandlung, um die Benutzerdatenraten einzustellen, um in einer Datenübertragung mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (BTS, BSC, MSC) verwendet zu werden, und um den Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der Benutzerdatenrate, die ausgehandelt ist, zugewiesen sind,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht, gebraucht hat oder zu den vorstehend genannten Zwecken eingeführt oder besessen hat,

und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren, wobei die Angaben zu den Verkaufsstellen erst für die Zeit seit dem 30. April 2006 zu machen sind.

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei die Angaben zu den Preisen erst für die Zeit seit dem 30.04.2006 zu machen sind;

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die zu Ziff. I. 1. bezeichneten Handlungen in dem Zeitraum vom 16. Dezember 2005 bis zum 25. September 2016 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch Handlungen entsprechend der Ziffer I. 1. in der Zeit vom 16. Dezember 2005 bis zum 10. Mai 2012 und der Klägerin durch Handlungen entsprechend Ziffer I.1. in dem Zeitraum vom 11. Mai 2012 bis zum 25. September 2016 entstanden ist.

III. Im Übrigen wird die Klage als derzeit unbegründet abgewiesen.

IV. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 75 % und die Beklagte 25 %.

V. Das Urteil ist hinsichtlich der Urteilsformel I. 1. und I. 2. (Verurteilung zur Auskunftserteilung und Rechnungslegung) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 100.000,00 und hinsichtlich der Urteilsformel IV. (Kostenentscheidung) für die jeweilige Vollstreckungsgläubigerin gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klägerin, die seit dem 08.08.2012 im Patentregister (vgl. Auszug desselben vom 03.12.2015, Anlage AR A-15) als Inhaberin des Europäischen Patents B (im Folgenden: Klagepatent) eingetragen ist, macht gegen die Beklagte, gestützt auf die Verletzung des Klagepatents, Ansprüche auf Unterlassung (ursprünglich), Auskunftserteilung und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung einer Schadensersatzpflicht dem Grunde nach geltend.

Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent (vgl. B1-Fassung vorgelegt als Anlage AR A-13; deutsche Übersetzung mit der T2-Schrift, Anlage AR A-14 vorgelegt), das eine Priorität vom 25.09.1995 in Anspruch nimmt, wurde am 25.09.1996 durch die C, deren Namen am 01.10.1999 identitätswahrend in die D geändert wurde (Anlage AR A-27), angemeldet. Der Erteilungsbeschluss wurde am 16.11.2005 veröffentlicht. Ein gegen das Klagepatent durch die E. eingeleitetes Einspruchsverfahren wurde nach Rücknahme des Einspruchs mit Beschluss des Europäischen Patentamts (nachfolgend kurz: EPA) vom 21.11.2008 (Anlage AR A-16) eingestellt.

Am 19.04.2012 bzw. 11.05.2012 unterzeichneten die A und die Klägerin eine Vereinbarung, vorgelegt als Anlage AR2d, mit welcher unter anderem das Klagepatent auf die Klägerin übertragen werden sollte. Auf Seiten der Klägerin unterzeichnete Herr F die Erklärung, dessen Alleinvertretungsbefugnis für die Klägerin zwischen den Parteien jedoch streitig ist. Wegen des genaueren Inhalts der Vereinbarung wird auf diese Bezug genommen.

Gegen das Klagepatent sind eine durch den G-Konzern eingelegte Nichtigkeitsklage, Az.: X, sowie eine durch X mit Klageschriftsatz vom 05.08.2016 (Anlage TW13) eingelegte Nichtigkeitsklage (mittlerweile verbunden) anhängig. Hier steht eine Entscheidung noch aus. Der deutsche Teil des Klagepatents (DE H) stand bis zum 25.09.2016 in Kraft.

Gegenstand des Klagepatents ist ein „Mobiles Kommunikationssystem und Verfahren zur Herstellung einer Datenübertragung“. Der vorliegend maßgeblich interessierende Anspruch 12 hat in der englischen Verfahrenssprache folgenden Wortlaut:

„A mobile station (MS) for a digital mobile communication system, characterized by comprising:

at least one data call bearer service which covers several user data rates and which is determined for the mobile subscriber at the subscriber database of the mobile communication network,

means for carrying out a user data rate negotiation for setting the user data rate to be used in a data transfer with the mobile communication network (BTS, BSC, MSC) and for establishing the data call with radio channel resources allocated according to the user data rate negotiated.”

In der deutschen Übersetzung lautet der Anspruch 12 wie folgt:

„Mobilstation (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssystem, gekennzeichnet durch umfassend

?              zumindest ein Datenanruf-Trägerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten umfasst, und der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt ist,

?              Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung, um die Benutzerdatenrate einzustellen, um in einer Datenübertragung mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (BTS, BSC, MSC) verwendet zu werden, und um den Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der Benutzerdatenrate, die ausgehandelt ist, zugewiesen sind.“

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 1 (verkleinert) zeigt einen Teil eines Mobilkommunikationsnetzes, für welches die klagepatentgemäße Lehre zur Anwendung gelangen kann:

Figur 3 (nachfolgend verkleinert) zeigt eine Signalisierungstabelle, die einen mobilabgehenden Modem-Anruf nach einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der klagepatentgemäßen Lehre darstellt:

Die Beklagte ist ein 100%iges Tochterunternehmen des chinesischen I-Konzerns, der Telekommunikationsgeräte und Netzwerklösungen anbietet und deren Muttergesellschaft die I ist. Die Beklagte zeichnet insbesondere für den Vertrieb der Produkte in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Sie bietet über eine Internetseite GPRS („General Packet Radio Service“)-fähige Mobilfunkgeräte mit den Bezeichnungen „X“, „X“, „X“, „X“ und „X“ sowie das Tablet „X“ (im Folgenden zusammenfassend als „angegriffene Ausführungsformen“ bezeichnet) an. Die technische Funktionalität der GPRS-Fähigkeit wird in den in die angegriffenen Ausführungsformen eingebauten Chips umgesetzt.

GPRS ermöglicht ein Senden und Empfangen von Daten mit höheren Datenraten im GSM („Global System for Mobile Communications)-Mobilfunknetz. Dies wird insbesondere dadurch ermöglicht, dass Benutzerinformationen in Form von Datenpaketen bereitgestellt werden, indem Mobilgeräte auf sog. Packet Data Protocols (PDPs, Paketdatenprotokolle) zugreifen. Um die einzelnen Pakete der „richtigen“ Verbindung zuweisen zu können, enthält jedes Paket einen sog. „header“, der Informationen über den Absender (Ursprungsadresse) und den Empfänger (Zieladresse) des Pakets vorsieht. Für die Integration von GPRS in die bestehende – als leitungsvermittelndes Netz konzipierte – GSM Struktur wurden sog. GPRS Unterstützungsknoten (GPRS support nodes, GSN) implementiert. Mit Hilfe der Unterstützungsknoten für Netzübergang (gateway GPRS support node, GGSN) werden zum einen die GPRS-Pakete zum Absenden in das externe Paketdatennetz (external packet data networks, PDN) in das passende Paketdatenprotokoll-Format (PDP) konvertiert und zum anderen – bei aus dem externen Paketdatennetz ankommenden Paketen – die PDP-Adressen der eingehenden Pakete in die GSM-Adresse des Zielnutzers umgewandelt. Daneben sind sog. dienende GPRS Unterstützungsknoten (serving GPRS support node, SGSN) vorhanden, die innerhalb eines Dienstbereichs für das Zustellen und das Umleiten von Datenpaketen an die und von der Mobilstation zuständig sind. Die Nutzung eines GPRS-Dienstes erfordert die Authentifizierung einer Mobilstation von einem SGSN des GPRS-Netzwerks, im Falle der Autorisierung wird das Benutzerprofil von dem HLR (home location register; Standortverzeichnis) in den SGSN kopiert und der Mobilstation eine PDP-Adresse zur Interaktion mit einem externen Paketdatennetz zugewiesen. Für jede Verbindung wird ein sog. PDP-Kontext geschaffen, mit dem die Eigenschaften der Verbindung beschrieben werden. Neben der der Mobilstation zugewiesenen PDP-Adresse ist darin unter anderem auch die angeforderte Dienstgüte (Quality of Service, QoS) enthalten. Das QoS-Profil definiert die Qualität der jeweiligen Sitzung und bestimmt, welche Datenrate für einen Datenübergang verwendet werden kann. Der PDP-Kontext wird in der Mobilstation (MS), dem SGSN und dem GGSN sowie dem HLR gespeichert.

Die sog. 3GPP Spezifikationen legen unter anderem GPRS-Standards fest, so unter anderem in dem hier interessierenden Bereich mit dem Standard 3GPP TS 23.060 v.4.11.0 Release 4 (Anlage AR A-20; deutsche Übersetzung, auszugsweise: Anlage AR A-23). Weitere Standards gehen aus den Spezifikationen 3GPP TS 24.008 v.4.17.0 Release 4 (Anlage AR A-21; deutsche Übersetzung, auszugsweisen: Anlage AR A-21) und 3GPP TS 22.060 v.4.4.0 Release 4 (Anlage AR A-22; deutsche Übersetzung, auszugsweise: Anlage AR A-25) hervor. Die Spezifikationen sind in unterschiedliche Versionen (Release) eingeteilt, wobei der Grundsatz der sog. Abwärtskompatibilität gilt, das heißt soweit die Funktionalität des GPRS-Standards in einer Versionen umgesetzt wird, erfolgt zugleich auch eine Umsetzung sämtlicher früherer Versionen, um so die Verwendung auch älterer Endgeräte zu ermöglichen. Die angegriffenen Ausführungsformen unterstützen jedenfalls Release 8 des Standards.

Die Klägerin gab am 10.04.2013 gegenüber dem European Telecommunication Standard Institute (im Folgenden: ETSI) eine Verpflichtungserklärung ab, wonach sie bereit ist, Lizenzen am Klagepatent zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen (im Folgenden: FRAND bzw. FRAND-Bedingungen) zu vergeben. Auf die in der Anlage vorliegende Erklärung der Klägerin wird Bezug genommen. Bei ETSI handelt es sich um eine Standardisierungsorganisation, die unter anderem die Standardisierung von GPRS und UMTS verantwortet.

Die Klägerin betreibt ein „J Patent Programm“, das die Lizenzierung eines Patentportfolios im „Wireless“-Bereich vorsieht, wobei eine Lizenz an 47 Patentfamilien mit mehr als 450 Patenten angeboten wird, von denen nach Angaben der Klägerin 33 Patentfamilien mit insgesamt mehr als 350 Patenten essentiell für verschiedene Kommunikationsstandards (wie GSM, GPRS, UMTS und LTE) sein sollen. Nichtstandardessentielle Patente sollen dabei jeweils lizenzgebührenfrei mit lizenziert werden.

Die Klägerin informierte die Beklagte bzw. ihre Muttergesellschaft (soweit der nichttechnische Teil betroffen ist, ist mit der Beklagten auch die Muttergesellschaft I . gemeint) mehrfach schriftlich, erstmals am 04.12.2012, über ihr Patentportfolio und bot die Erteilung einer Lizenz an. Die Parteien schlossen nach von der Klägerin initiierten Verhandlungen im Sommer 2013 ein Geheimhaltungsabkommen ab, das auch eine Nichtangriffsabrede vorsah und wegen dessen genauen Inhalts auf das als Anlage vorgelegte Vertragsdokument Bezug genommen wird. In der Folge übermittelte die Klägerin mehrere Claim Charts an die Beklagte und es kam zu einer Korrespondenz über eine mögliche Lizenznahme des Konzerns. Die Klägerin unterbreitete der Beklagten verschiedene Vorschläge für einen Lizenzvertrag bzw. einzelne Bedingungen. Die Beklagte nahm bislang keines der ihr unterbreiteten Lizenzangebote an. Am 30.06.2014 erklärte die Klägerin die Kündigung des Geheimhaltungsabkommens. Zu welchem Zeitpunkt die Kündigung des Geheimhaltungskommens wirksam wurde, ist zwischen den Parteien umstritten, wobei dieses jedenfalls seit Herbst 2016 nicht mehr in Kraft steht.

Am 01.12.2015 (vor Einreichung der Klage), unterbreitete die Klägerin der Beklagten ein (weiteres) Lizenzvertragsangebot.

Die Klägerin forderte die Beklagte mit Schreiben vom 05.01.2017 dazu auf, bis zum 12.01.2017 eine vorgeschlagene Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, was nicht erfolgte. Am 13.01.2017 reichte die Klägerin ihren Replikschriftsatz (fristgerecht) ein, wobei dieser allerdings teilweise geschwärzt war. Die Parteien verhandelten anschließend über den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens, das die Klägerin für einen ungeschwärzten Vortrag als notwendig erachtete. Auf die in den Anlagen vorgelegte Korrespondenz zwischen den Parteivertretern wird Bezug genommen. Mit Schriftsatz vom 18.05.2017 teilte die Klägerin dem Gericht mit, dass nunmehr ein akzeptables Geheimhaltungsabkommen geschlossen wurde und reichte die Replik erneut in einer ungeschwärzten Fassung ein.

Zeitgleich mit der Replik vom 13.01.2017 legte die Klägerin ein weiteres Lizenzvertragsangebot vor. Dieses umfasst eine weltweite, einfache Lizenz an ihrem K vor. Es sieht hierfür eine „Compliant Rate“ mit Lizenzgebühren pro Gerät von EUR 0,40 bis EUR 0,12 (je nach Verkaufsvolumen) vor. Bei nicht vertragsgemäßen Verhalten soll eine „Standard Rate“ mit Lizenzgebühren pro Gerät von EUR 0,50 bis EUR 0,15 Anwendung finden. In der mündlichen Verhandlung vom 30.05.2017 stellte die Prozessbevollmächtigte der Klägerin klar, dass das Angebot vom 13.01.2017 trotz eines späteren Angebots weiter gültig ist und von der Beklagten angenommen werden könnte.

Das OLG Düsseldorf wies mit Urteilen vom 30.03.2017 (Az.: X und X) zwei Verletzungsklage der X (davon eine aus dem hiesigen Klagepatent und aus dem Klagepatent im Parallelverfahren) im Verfahren L ./. G teilweise als derzeit unbegründet ab. Das OLG Düsseldorf erachtete hierbei den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand für begründet und stellte eine diskriminierende Lizenzierungspraxis der Klägerin aufgrund eines von der Klägerin früher abgeschlossenen Lizenzvertrages fest. Die Klägerin hatte im Parallelverfahren X Lizenzverträge vorgelegt. Weder vollständige noch geschwärzte Fassungen der beiden Urteile des OLG Düsseldorf sind bislang veröffentlicht oder im hiesigen Verfahren eingereicht worden.

Zeitgleich mit dem Schriftsatz vom 19.05.2017 unterbreitete die Klägerin der Beklagten ein weiteres Lizenzvertragsangebot, bei dem die Lizenzgebühr nach der Standard Rate EUR X pro Einheit und nach der Compliant Rate EUR X beträgt.

Die Klägerin behauptet, materiellrechtliche Inhaberin des Klagepatents sowie zur Geltendmachung der klageweise erhobenen Ansprüche aus dem Klagepatent berechtigt zu sein.

Insbesondere sei Herr F als CEO zu ihrer Vertretung bei dem Übertragungsvertrag vom 11.05.2012 (Anlage AR2d) berechtigt gewesen. Die A habe ihr auch die Rechte aus dem Patent übertragen können, weil sie diese durch Verschmelzung mit der ursprünglichen Patentinhaberin, der D, am 01.10.2001 erworben habe.

Die Klägerin ist weiter der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen würden das Klagepatent unmittelbar wortsinngemäß verletzen. Das ergebe sich bereits daraus, dass die angegriffenen Ausführungsformen den GPRS-Standard verwirklichen und dies die Verwirklichung sämtlicher Merkmale des Klagepatentanspruchs voraussetze.

Vor dem Hintergrund, dass nach dem Standard 3GPP TS 24.008 v. 4.17.0 (Anlage AR A-21, dort S. 401, Figur 10.5.138/3GPP TS 24.008) mit dem „Quality of Service Information Element“ (QoS-Profil) auch die maximalen Bitraten für uplink (Oktett 8) und für downlink (Oktett 9) sowie die garantierten (Minimal-)Bitraten für uplink (Oktett 12) und für downlink (Oktett 13) übermittelt werden, sehe der Standard mehrere Benutzerdatenraten vor. Sofern die Beklagte darauf abstellt, dass in dem QoS-Informationselement auf die Übermittlung der maximalen bzw. der garantierten Bitrate verzichtet werden könne, handele es sich dabei um eine Ausnahmeregelung, insbesondere für solche Mobilstationen, die Release 4 noch nicht implementieren.

Da in dem Standard 3GPP TS 22.060 v.4.4.0 (Anlage AR A-22, dort Pkt. 5.6.1) vorgesehen ist, dass der Trägerdienst und sein QoS Profil für den Mobilteilnehmer in dem HLR hinterlegt sind, und dieses in Verbindung mit dem jeweiligen Serving GPRS Support Node (SGSN-Netzelement) steht, sei der Datenanruf-Trägerdienst auch im Sinne des Klagepatents in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationswerkes bestimmt.

Das HLR gehöre auch zu dem Mobilkommunikationsnetzwerk entsprechend des Klagepatents. Daraus, dass das Klagepatent als Bestandteile des Mobilkommunikationsnetzwerks „BTS“, „BSC“ und „MSC“ in einem Klammerzusatz nennt, könne nicht abgeleitet werden, dass das klagepatentgemäße Mobilkommunikationsnetzwerk auf diese Bestandteile beschränkt sei.

Zwischen der Mobilstation und dem Netzwerk werde die Benutzerdatenrate zur Einstellung der Benutzerdatenrate auch verhandelt. Denn die Mobilstation (MS) sendet an das Netzwerk – wie in Figur 63 des 3GPP TS 23.060 v.4.11.0 (Anlage AR A-20, S. 121, Pkt. 9.2.2.1) dargestellt – eine PDP Kontext Aktivierungsanfrage (Activate PDP Context Request), von der die gewünschten Werte für die einzelnen Attribute des QoS Profils ein Teil sind, und erhält daraufhin eine PDP Kontext Aktivierungsbestätigung (Activate PDP Context Accept) von dem SGSN. In Abhängigkeit dazu akzeptiert die Mobilstation die Antwort entweder oder sie sendet eine erneute Anfrage. Insoweit sei im Hinblick auf den Gegenvortrag der Beklagten zu berücksichtigen, dass auch die Bitrate „Null“ das Ergebnis einer Benutzerdatenraten-Verhandlung sein könne.

Schließlich sei es den angegriffenen Ausführungsformen auch möglich, einen Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der ausgehandelten Benutzerdatenraten zugewiesen seien.

Die Klägerin meint, ihr ständen die geltend gemachten Ansprüche auch im Hinblick auf die Standardessentialität des Klagepatents zu. Sie habe sich FRAND-konform in Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH verhalten. Die Beklagte habe dagegen kein FRAND-gemäßes Gegenangebot gemacht.

Der Verletzungshinweis im Sinne des EuGH-Urteils sei durch das Schreiben vom 04.12.2012 erfolgt.

Die Antworten der Beklagten auf den Verletzungshinweis seien von Verzögerungstaktik geprägt gewesen; die Beklagte sei nicht lizenzwillig. So hat es – unstreitig – acht Monate gedauert, bis eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden konnte, nämlich vom 29.01.2013 bis zum 03.09.2013. Bei den anschließend übersendeten, neun Claim Charts habe die Beklagte ebenfalls verzögernd agiert. Eine erste inhaltliche Reaktion zu drei der Claim Charts sei – unstreitig – erst am 25.06.2014 erfolgt. Auch die (unstreitig erfolgte) Nachfrage der Beklagten nach den (öffentlich zugänglichen) ETSI-Erklärungen für die Portfolio-Patente am 09.10.2014 habe offensichtlich nur eine Verzögerung bezweckt.

Die Klägerin lizenziere nur weltweit und könne daher die Vorschläge der Beklagten für eine Lizenz schon deshalb nicht akzeptierten, da sie regional begrenzt sind und China ausschließen.

Das von der Klägerin am 13.01.2017 unterbreitete Lizenzangebot entspreche FRAND-Grundsätzen. Bei der Höhe der Lizenzgebühren habe der Patentinhaber einen großzügigen Ermessenspielraum. Dies sei angemessen, wenn durch die Höhe der Lizenzgebühren der Wettbewerb auf dem nachgelagerten Produktmarkt nicht eingeschränkt wird. Die Höhe der Lizenzgebühr sei nicht mathematisch zu bestimmen; entscheidend sei vielmehr, was marktüblich und angemessen ist. Die Lizenzrate müsse auf Durchschnittserwägungen und dem, was der Endverbraucher zu zahlen bereit ist, beruhen. Relevant sei dabei die Laufzeit der Patente, die Erteilung weiterer Patente, die Anzahl der Patente pro Land sowie gerichtliche Bestätigungen des Rechtsbestands und der Standardessentialität. Die verlangten Lizenzgebühren lägen am unteren Rand der marktüblichen Spanne. Die Beklagte würde ohne weiteres die maximale im Angebot vorgesehene Volumenrabattstufe erreichen.

Die Angemessenheit der Höhe der geforderten Lizenzgebühren zeige auch der Vergleich mit anderen Lizenzverträgen. Dies belegten die in den (als Anlage vorgelegten) Artikeln von Stasik und von Armstrong genannten Lizenzgebühren oder auch die von der Beklagten selbst verlangten Lizenzgebühren für andere Patentportfolios. Beim Portfolio der Klägerin sei lizenzgebührenerhöhend zu berücksichtigen, dass dieses mehrere Standards umfasst (und nicht nur LTE wie bei Stasik und Armstrong). Die Angemessenheit der geforderten Lizenzgebühren ergebe sich auch aus den Lizenzgebühren, die in den Verfahren „M“ vor der Kammer und von der N. in einem Verfahren vor dem LG Mannheim verlangt werden. Die Beklagte selbst hat laut dem Aufsatz von Stasik einen Lizenzsatz von 1 % für ihr LTE-Portfolio aus 96 Patenten festgelegt.

Die von der Klägerin geforderten Lizenzgebühren würden am Markt akzeptiert, wie eine Auswahl von über das K der Klägerin bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen zeige. Die Klägerin behauptet hierzu, X % der lizenzbedürftigen Einheiten seien lizenziert, wobei dies teilweise bereits über die vorherige Patentinhaberin O erfolgt sei, die unter anderem P, Q, R, S und T Kreuzlizenzen erteilt habe.

Die übrigen Klauseln des angebotenen Lizenzvertrages seien ebenfalls marktkonform. Der Abschluss einer weltweiten Lizenz sei angemessen und zweckmäßig.

Eine technische Diskussion werde nicht von allen Lizenznehmern gewünscht; wenn werde nur eine Proud List mit etwa 10 von 100 Patenten diskutiert.

Die Beklagte sei zum Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens verpflichtet. Da die Beklagte sich aber zunächst geweigert habe, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen – und insbesondere nicht vor Ablauf der Replikfrist am 13.01.2071 das Angebot eines Geheimhaltungsabkommens vom 05.01.2017 angenommen hat – sei die Klägerin außer Stande gewesen, in der Replik vollumfänglich vorzutragen. Die Beklagte hätte bereits diese (erste vorgeschlagene) Fassung eines Geheimhaltungsabkommens abschließen müssen. Sie habe stattdessen nur fadenscheinige Gründe vorgebracht, um den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens zu torpedieren und zu verzögern. Insbesondere habe die Beklagte mit der Klägerin früher (vorprozessual) ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen, über dessen Umfang der jetzige Vorschlag nicht hinausgeht – so hinsichtlich der Definition der vertraulichen Informationen und der Beweislastregel.

Der Schriftsatz vom 19.05.2017 habe teilweise geschwärzt werden müssen, da die Parteien das abgeschlossene Geheimhaltungsabkommen (vom 18.05.2017) zunächst um die darin enthaltenen, geheimhaltungsbedürftigen Informationen ergänzen müssen. Dies habe die Beklagte bewusst verzögert, um der Klägerin entsprechenden Vortrag vor und in der mündlichen Verhandlung vom 30.05.2017 unmöglich zu machen.

Die Beklagte habe keinen Anspruch auf Vorlage von abgeschlossenen Lizenzverträgen. Dies sei völlig marktunüblich, insbesondere ohne den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens. Die Erläuterungen der Claim Charts und die Vorlage anderer Lizenzverträge berührten den Kern des Geschäfts der Klägerin, weshalb ein entsprechender Geheimnisschutz für sie essentiell sei. Es sei nicht marktüblich, dass potenzielle Lizenznehmer freien Einblick in ihre Lizenzverhandlungen gewähren; gleichsam gäbe es keine Pflicht zur Veröffentlichung interner Claim Charts. Die Vertraulichkeit von Claim Charts habe die Beklagte vorprozessual auch nie in Frage gestellt.

Die Kündigung des ersten (vorgerichtlichen) Geheimhaltungsabkommen sei nur erfolgt, weil dieses auf Betreiben der Beklagten eine Nichtangriffsklausel enthielt, welche die Klägerin beseitigen wollte.

Der Vortrag der Beklagten zum Patenthinterhalt sei irrelevant. Diese könne schon weder darlegen, dass eine alternative, patentfreie Technik standardisiert oder von einer Standardisierung Abstand genommen worden wäre, noch dass die Klägerin am vermeintlichen Hinterhalt von O beteiligt war, was auch tatsächlich nicht der Fall war. Rechtsfolge eines Patenthinterhalts sei ohnehin nur ein Anspruch auf eine FRAND-Lizenz.

In den am 18.05.2017 eingereichten, nunmehr nicht mehr geschwärzten Teilen der Replik trägt die Klägerin vor, dass X.

Die Klägerin habe die Lizenzgebühren auf Grundlage der vorgenannten Erwägungen festgelegt. X

Ausgehend von X

Die Klägerin trägt in der ungeschwärzten Fassung der Replik (am 18.05.2017 eingereicht) zu X

Im Schriftsatz vom 19.05.2017 trägt die Klägerin vor, das neue von ihr am selben Tage der Beklagten unterbreitete Lizenzvertragsangebot trage den neuen Entwicklungen im Hinblick auf das K der Klägerin Rechnung. Eine Maximalbelastung mit Lizenzgebühren sei praktisch nie relevant, da sie aufgrund von Kreuzlizenzen und nicht erfolgter Durchsetzung / Lizenzierung von standardessentiellen Patenten praktisch nie erreicht werde.

Hinsichtlich der Berechnung der Beklagten zur angeblichen FRAND-Höhe bestreitet die Klägerin, dass O 45.000 Patente besitzt. Aufgrund der Aussage von O alleine lasse sich ohnehin eine angemessene Lizenzgebührenhöhe nicht ermitteln.

Die Klägerin trägt vor, es sei von einem realistischen durchschnittlichen Endnutzerpreis für ein Gerät der Beklagten von EUR 300,00 auszugehen.

Einzelne Ausreißer bei der Lizenzierung im Sinne von günstigeren Bedingungen für nur einen anderen Markteilnehmer könnten nicht zur einer sachwidrigen Ungleichbehandlung führen. Eine Meistbegünstigung verlange das Kartellrecht nicht. Ein SEP vermittele keine „echte“ marktbeherrschende Stellung, so dass der SEP-Inhaber zur Lizenzvergabe gezwungen sei, Rabatte einzuräumen. Bei dem zusätzlich in das Verfahren eingeführten X Lizenzvertrag X seien keine höheren Lizenzgebühren durchsetzbar gewesen.

Anpassungsklauseln für den Wegfall von Patenten aus dem Portfolio seien nicht marktüblich. Es werde vielmehr ein gemittelter Wert angesetzt, der das Auslaufen von Patenten berücksichtigt. Zudem sei das Angebot der Klägerin so günstig, dass die Lizenzgebühren auch beim Wegfall von Schutzrechten noch gerechtfertigt wären. Auch die Beklagte akzeptiere Portfolioverträge ohne Anpassungsklausel.

Eine Bankgarantie sei am Markt etabliert. Gleiches gelte für Abschluss- oder Verwaltungsgebühren wie der Entrance Fee hier.

In China und den USA seien Handlungen, die im EPÜ eine mittelbare Patentverletzung darstellen würden, ebenfalls vom Patentrecht erfasst.

Die Beklagte trage keine schlüssigen Anhaltpunkte für eine Lizenzierung durch E und damit für einen Erschöpfungssachverhalt vor. Die Klägerin sei nicht im Besitz von Lizenzunterlagen zwischen O und E, so dass keine Vorlageanordnung ergehen könne. Gegenüber O und E diene der Anordnungsantrag der Ausforschung. Die Beklagte könne als Vertragspartner von E selbst zu den Lizenzverträgen vortragen. O habe aber bestätigt, dass O an E keine Lizenz erteilt hat und E ebenfalls nicht lizenziert ist. Für die überwiegende Zahl der Geräte, die mit Chipsätzen von anderen Herstellern als von E ausgestattet sind, komme – unstreitig – eine Erschöpfung nicht in Betracht.

Die Klägerin hat ursprünglich neben den zur Entscheidung stehenden Anträgen auch einen Unterlassungsantrag (ursprünglicher Antrag Ziff. I. 1.) wie folgt gestellt:

Die Beklagte wird verurteilt:

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten an ihren Geschäftsführern zu vollziehen ist, zu unterlassen,

Mobilstationen (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssystem, umfassend

?       zumindest ein Datenanruf-Trägerdienst, der mehrere Benutzerdatenraten umfasst und der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt ist

?       Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung, um die Benutzerdatenrate einzustellen, um in einer Datenübertragung mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (BTS, BSC, MSC) verwendet zu werden, und um den Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der Benutzerdatenrate, die ausgehandelt ist, zugewiesen sind,

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen, zu gebrauchen oder zu den vorstehend genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen.

- Klagepatent EP B, Anspruch 12 -

Nach Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents zum 26.09.2016 haben die Parteien den Rechtsstreit im Hinblick auf den Unterlassungsantrag übereinstimmend für erledigt erklärt. Sie stellen insoweit lediglich noch wechselseitige Kostenanträge.

Die Klägerin beantragt nunmehr:

I. Die Beklagte zu verurteilen:

1. der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die in dem ursprünglichen Antrag zu Ziff. I. 1. (Unterlassungsantrag) bezeichneten Handlungen in dem Zeitraum vom 16. November 2005 bis zum 25. September 2016 begangen hat und zwar unter Angabe

a)             der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b)             der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren, wobei die Angaben zu den Verkaufsstellen erst für die Zeit seit dem 30. April 2006 verlangt werden;

c)             der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei die Angaben zu den Preisen erst für die Zeit seit dem 30. April 2006 verlangt werden;

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die in dem ursprünglichen Antrag zu Ziffer I. 1. (Unterlassungsantrag) bezeichneten Handlungen in dem Zeitraum vom 16. Dezember 2005 bis zum 25. September 2016 begangen haben, und zwar unter Angabe

a)             der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b)             der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten, -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c)             der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

d)             der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von der Klägerin zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

3. die bis zum 25. September 2016 in ihren (der Beklagten) unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder ihr Eigentum gelangten, in dem ursprünglich Klageantrag Ziffer I. 1. (Unterlassungsantrag) bezeichneten Erzeugnisse an einen von der Klägerin zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre – der Beklagten – Kosten herauszugeben, wobei der Beklagten vorbehalten bleibt die Vernichtung selber vorzunehmen;

4. die in dem ursprünglichen Klageantrag Ziffer I.1. (Unterlassungsantrag) bezeichneten, in dem Zeitraum vom 30. April 2006 bis zum 25. September 2016 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;

II. Festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der der A durch Handlungen entsprechend des ursprünglichen Antrags Ziffer I. 1. (Unterlassungsantrag) in der Zeit vom 16. Dezember 2005 bis zum 10. Mai 2012 und der Klägerin durch Handlungen entsprechend des ursprünglichen Antrags Ziffer I.1. (Unterlassungsantrag) in dem Zeitraum vom 11. Mai 2012 bis zum 25. September 2016 entstanden ist.

Die Beklagte beantragt:

Die Klage abzuweisen;

Hilfsweise:

Das Verfahren bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung über die Nichtigkeitsklage der Beklagten gegen den deutschen Teil H des Klagepatents auszusetzen.

Die Beklagte behauptet, Herr F sei bei Unterzeichnung der Vereinbarung vom 19.04./ 11.05.2012 (Anlage AR2d) nicht vertretungsberechtigt gewesen, weil nach Art. 53 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften (LuxHG) die Vertretung einer Gesellschaft grundsätzlich gemeinschaftlich durch den sog. „Verwaltungsrat“ erfolgt.

Die Beklagte ist des Weiteren der Ansicht, die angegriffenen Ausführungsformen würden die Lehre des Klagepatents nicht verwirklichen. Insbesondere verlange der GPRS-Standard die Verwirklichung des Klagepatents nicht zwingend. Auch sei nicht ausreichend, dass die angegriffenen Ausführungsformen geeignet seien, die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs zu erfüllen.

Durch den GPRS-Standard sei nicht vorgegeben, dass ein Datenanruf-Trägerdienst mehrere Benutzerdatenraten umfassen müsse. Denn in dem Standard 3GPP TS 24.008 v.8.0.0 (auszugsweise als Anlage TW11 vorgelegt) heißt es, in Abschnitt 10.5.6.5, dass für Mobiltelefone, die ältere Versionen des Standards unterstützen, bzw. bei Übertragungen mit einer Datenrate von 8.700 kbits/s eine Übertragung der Oktette 8 und 9 sowie der Oktette 12 und 13 optional ist.

Der Trägerdienst sei für den Mobilteilnehmer auch nicht in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt. Auf das Hinterlegen des QoS-Profils in dem HLR und die Verbindung desselben zu dem jeweiligen SGSN könne nicht abgestellt werden, weil dies kein Bestandteil des klagepatentgemäßen Mobilkommunikationsnetzwerkes sei. Dieses umfasse lediglich die Bestandteile BTS, BSC und MSC.

Auch eine Verhandlung zwischen MS und SGSN sei von dem Standard nicht zwingend vorausgesetzt. Vielmehr können, wie dies bei den angegriffenen Ausführungsformen auch tatsächlich der Fall ist, alle Bits der Oktette 8 und 9 sowie alle Bits der Oktette 12 und 13 des QoS-Profils der Mobilstation auf „Null“ gesetzt sein, so dass eine Benutzerdatenrate nicht verhandelt wird. Dies sei bei den angegriffenen Ausführungsformen auch der Fall.

Auch fehle es an einem klagepatentgemäßen Zusammenhang zwischen ausgehandelter Benutzerdatenrate und zugewiesener Funkkanal-Ressource. Die Aktivierung des PDP Kontextes stehe mit dem Modus der Vergabe der Funkkanal-Ressourcen nicht notwendigerweise in einem Zusammenhang. Die Ressourcenvergabe der Funkkanäle sei vielmehr regelmäßig auch abhängig von der Anzahl der Mobilstationen in der Funkzelle des Mobilkommunikationsnetzwerks sowie von schon bestehendem Datenverkehr.

Die Beklagte trägt weiter vor, das Klagepatent vermittele eine marktbeherrschende Stellung. Folge man dem Vortrag der Klägerin zur Verletzung, so sei die Nutzung der patentgemäßen Lehre bei der Befolgung des GPRS-Standards zwingend. Ohne die Unterstützung dieses Standards sei ein Mobiltelefon (unstreitig) nicht marktfähig. Die Beklagte ist ferner der Ansicht, die Verpflichtung und das Vertrauen des Markts an die Vergabe von FRAND-Lizenzen ergebe sich zudem aus der Abgabe einer ETSI-FRAND-Erklärung.

Die Beklagte erhebt den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND-Einwand). Die Klägerin sei den Vorgaben im EuGH-Urteil in der Sache U ./. I (C-170/13, nachfolgend kurz: das EuGH-Urteil) nicht nachgekommen. Die Klägerin habe vor Klageerhebung nicht gemäß den EuGH-Vorgaben über das Klagepatent und die Art und Weise der Verletzung aufgeklärt. Die Klageschrift könne nicht diese Vorgabe erfüllen, da ein solcher Verletzungshinweis vor Klageerhebung zu erfolgen habe.

Zum Nachweis der FRAND-Gemäßheit ihres Lizenzvertragsangebots müsse die Klägerin mit Dritten geschlossene Lizenzverträge transparent machen. Ein FRAND-gemäßes Angebot erfordere ein annahmefähiges, geschlossenes Vertragswerk. Da die Klägerin im hiesigen Verfahren zunächst nur Xabgeschlossene Lizenzverträge vorlegt hat, gegenüber X Verträgen im Parallelverfahren L ./. G vor dem OLG Düsseldorf, sei zu vermuten, dass der X Lizenzvertrag die diskriminierende Lizenzierungspraxis der Klägerin belege. Die Klägerin müsse bei ihrem Angebot darlegen, wie sich die geforderten Gebühren berechnen.

Die Angebote der Klägerin seien nicht FRAND bzw. teilweise schon kein geschlossenes Vertragswerk. Die Klägerin habe zudem nicht dargelegt, wie sich die geforderten Lizenzgebühren errechneten. Die Klägerin könne auch keine gelebte Lizenzierungspraxis auf Grundlage der von ihr behaupteten Standardlizenzgebühren darlegen. Die – zunächst nur geschwärzt vorgelegten – Lizenzverträge gäben kein repräsentatives Bild ab. Die Klägerin lasse Lizenzverträge unter den Tisch fallen.

Der Klage sei kein substantiierter Vortrag zu einem FRAND-Angebot der Klägerin zu entnehmen. Die Klägerin habe vor Erhebung der Klage kein FRAND-Angebot vorgelegt. Das Angebot vom 01.12.2015 sei zu kurzfristig vor der Klageerhebung gegen die Beklagte (I ) erfolgt. Es enthalte keine ausreichenden Angaben zur Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren. Es fehle zudem eine Abdeckung für den Standard CDMA2000. Eine Anpassung der Lizenzgebühren bei Wegfall von Schutzechten sei im Angebot – unstreitig – nicht vorgesehen.

Die geforderten Lizenzgebühren seien überhöht und deshalb nicht FRAND. Eine Lizenzgebühr von EUR X pro Patent – wie sie Klägerin propagiert – sei offensichtlich überhöht; denn sie führe bei einer Gesamtzahl von 15.000 standardrelevanten Patenten für GSM, UMTS und LTE zu Lizenzgebühren von über EUR X pro Gerät. Es komme für die Lizenzgebührenhöhe sehr wohl auf die Anzahl der Schutzrechte in einem Portfolio an.

Der Stasik-Aufsatz gebe nicht die Realität wieder, sondern basiere nur auf Veröffentlichungen der jeweiligen Patentinhaber; die tatsächlichen Lizenzsätze lägen darunter. Weiterhin umfasse dieser Aufsatz nur LTE, das nur einer von mehreren Standards im Portfolio der Klägerin ist. Für den Aufsatz von Armstrong gelte das gleiche.

Die Beklagte bestreitet, dass das K der Klägerin vergleichbar mit anderen von der Klägerin angeführten Patentportfolios ist; aus anderen Patentportfolios lasse sich daher nichts für eine angemessene Lizenzgebühr im vorliegenden Fall herleiten. Das Portfolio für den AMR-WB-Codec aus dem Verfahren M betreffe eine High-End-Technologie, die nur für hochpreisige Endgeräte genutzt werde. Das K der Klägerin betrifft – unstreitig – nur in 4 Patentfamilien LTE und sei daher mit LTE-Portfolios – wie etwa dem des Konzerns der Beklagten – nicht vergleichbar.

Das Verhalten der Klägerin, wenige Tage vor der mündlichen Verhandlung umfangreich vorzutragen, sei vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils unzulässig. Ein FRAND-Vertragsangebot könne nicht schrankenlos im Prozess nachgeholt werden. In Bezug auf die Replik rügt die Beklagte Verspätung hinsichtlich der geschwärzten Passagen. Die Beklagte habe keine Gelegenheit mehr, den Schriftsatz im Zusammenhang zu würdigen. Eine Überprüfung der Claim Charts sei innerhalb weniger Tage nicht möglich. Zu dem Schriftsatz vom 19.05.2017, der Beklagten zugestellt am 22.05.2017, könnte die Beklagte ebenfalls nicht mehr Stellung nehmen.

Die Beklagte tappe im Dunkeln, wo die Unterschiede zwischen den beiden Versionen des Angebots vom 19.05.2017 liegen. Es sei völlig unklar, was die Klägerin zur Abänderung ihres Angebots veranlasst haben könnte. Die Angebote seien materiellrechtlich unbeachtlich. Die Beklagte werde um jeden angemessenen Prüfungszeitraum gebracht. Nach den Vorgaben des EuGH müssen die Lizenzvertragsangebote des SEP-Inhabers grundsätzlich vor Klageerhebung erfolgen. Auch wenn Ausnahmen hiervon zulässig sein sollten, so doch nur, wenn das Angebot so rechtzeitig erfolgt, dass die Beklagte es ohne unangemessenen Zeitdruck prüfen und darauf reagieren könne. Der verspätete Vortrag sei auch nicht mit Geheimhaltungsinteresse zu rechtfertigen.

Weiterhin fehle im angebotenen Vertrag eine Preisanpassungsklausel, nach der die Lizenzgebühren bei Ablauf von Schutzrechten aus dem Portfolio sinken. Die Befristung der Vertragslaufzeit könne dies nicht kompensieren, sondern sei ein unzulässiger Versuch der Umgehung.

Das OLG Düsseldorf habe entschieden, dass das Fordern einer Bürgschaft, wie sie im Angebot vorgesehen ist, für die Lizenzgebühren nicht FRAND-konform ist. Auch die verlangte Entrance Fee von EUR 5.000,00 sei nicht FRAND-konform.

Die Klägerin koppele zudem in unzulässiger Weise standardessentielle mit nichtstandardessentiellen Patenten. Sie habe es versäumt, die Lizenzgebühren zu reduzieren, nachdem sie zugeben musste, dass ein Teil der Patente in ihrem Portfolio nicht standardessentiell sind.

Die Klägerin habe weitere Claim Charts nicht (rechtzeitig) im ausreichenden Maße der Beklagten zur Verfügung gestellt. Die Klägerin habe – entgegen ihrem Vortrag – nur Claim Charts zu sieben Patenten übermittelt. Eine repräsentative Auswahl im Sinne einer „Proud List“ liege nicht vor.

Das klägerische Lizenzvertragsangebot sei missbräuchlich, weil hierin Lizenzgebühren für Geräte vorgesehen seien, für die entweder Erschöpfung eingetreten ist oder für die bereits die volle Gegenleistung für die Patentnutzung entrichtet wurde. Die Angebote der Klägerin berücksichtigten nicht die eingetretene Erschöpfung der Patentrechte der Klägerin bei angegriffenen Ausführungsformen mit Chipsätzen von E. O habe mit E eine Lizenz über das K abgeschlossen und hierfür eine angemessene Gegenleistung erhalten. Diese Lizenz gelte auch nach Übertragung der Patente fort. Die Chipsätze von E in den angegriffenen Ausführungsformen seien (teilweise) mit Zustimmung der Patentinhaberin von E in Verkehr gebracht worden. Die Lehre des Klagepatents werde – wenn man der Argumentation der Klägerin folgt – nur durch die Chipsätze verwirklicht. Damit sei in den Ländern, in denen die Chipsätze von E in Verkehr gebracht wurden und in allen anderen Ländern, die eine internationale Erschöpfung anerkennen, Erschöpfung eingetreten; insbesondere sei in China Erschöpfung eingetreten. In Ländern, in denen keine formelle Erschöpfung eingetreten sei, dürften aus FRAND-Gesichtspunkten keine Lizenzgebühren verlangt werden, da eine angemessene Gegenleistung für die Nutzung der Patente bereits (durch E) erbracht wurde. Diesem Umstand werde im angebotenen Lizenzvertrag nicht Rechnung getragen.

Die Beklagte sei willig, einen FRAND-Lizenzvertrag abzuschließen. Zu diesem Zweck habe sie FRAND-konforme Gegenangebote abgegeben. Grundlage für die dort zugrundgelegte FRAND-Lizenzgebühr seien die Zusagen von O, wonach ein Höchstwert für das O-Patentportfolio bei 2 % des Endgerätpreises liegen dürfe. Da das Portfolio von O ca. 45.000 Patente enthalte, während das Portfolio der Klägerin 450 Patente enthalte, sei hierfür ein Lizenzsatz von 0,02 % angemessen. Bei der Umrechnung sei ein Gerätepreis von USD 100,00 realistisch. Ein weiteres Gegenangebot sei ausgearbeitet, könne aber erst nach Abschluss eines punktgenauen NDA übermittelt werden.

Die Klägerin habe viel zu spät den Entwurf eines Geheimhaltungsabkommens übersandt, nämlich (unstreitig) am 05.01.2017 – und damit nur eine Woche vor Ablauf der Replikfrist. Diese Frist sei viel zu kurz bemessen gewesen.

Die Klägerin habe aufgrund der Kündigung des vereinbarten Geheimhaltungsabkommens ohnehin keinen Anspruch auf Abschluss eines (neuen) Geheimhaltungsabkommens. Auch habe die Klägerin vertrauliche Dokumente ohne Geheimhaltungsabkommen übersendet und so verdeutlicht, dass sie kein echtes Geheimhaltungsinteresse habe. Die Ablehnung der zunächst von der Klägerin vorgeschlagenen Geheimhaltungsabkommen sei sachlich begründet gewesen.

Hätte die damalige Patentinhaberin O die Standardisierungsgremien pflichtgemäß über das Klagepatent in Kenntnis gesetzt, wäre dessen Lehre nicht in den Standard aufgenommen worden; zumindest könne jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass eine patentfreie Lösung implementiert worden wäre. Diesen Patenthinterhalt von O müsse sich die Klägerin als jetzige Patentinhaberin zurechnen lasse. Dies führe zu einer Freilizenz.

Schließlich werde sich das Klagepatent auch als nicht rechtsbeständig erweisen.

Das Gericht hat den Parteien mit Beschluss vom 12.04.2017 Hinweise erteilt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die wechselseitig zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen und Urkunden sowie auf das Protokoll zur Sitzung vom 30.05.2017 verwiesen.

Gründe

Die zulässige Klage hat, soweit sie nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung des Unterlassungsantrags noch zur Entscheidung stand, in der Sache teilweise, in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang, Erfolg. Im Übrigen, soweit die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung und der auf Rechnungslegung über Kosten und Gewinne gerichtete Anspruch betroffen sind, ist die Klage derzeit unbegründet.

A.

Die Klage ist zulässig.

Insbesondere steht die zwischen der Muttergesellschaft der Beklagten (I) und der Klägerin im Rahmen des am 03.09.2013 geschlossenen Geheimhaltungsabkommens vereinbarte Nichtangriffsabrede (Anlage TW1, deutsche Übersetzung, auszugsweise: Anlage TW1a, dort Ziff. 12.) der Zulässigkeit der Klage nicht entgegen. Eine Klageerhebung war der Klägerin jedenfalls seit dem 04.10.2016, mithin auch im entscheidungserheblichen Zeitpunkt des Schlusses der mündlichen Verhandlung, möglich. Unbeschadet des zwischen den Parteien bestehenden Streits, ob die Kündigungserklärung der Klägerin vom 13.10.2014 (Anlage TW6/ TW6a) die Vereinbarung wirksam vorzeitig beenden konnte, entfaltet die Geheimhaltungsvereinbarung aufgrund des Schreibens der Klägerin vom 30.06.2014 (Anlage TW5/ Anlage TW5a) jedenfalls seit dem 03.09.2016 keine Wirkung mehr. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass die Klägerin auch nach Beendigung der Kündigung noch 30 Tage bis zur Einleitung gerichtlicher Schritte zuwarten musste, konnte eine Klage jedenfalls ab dem 04.10.2016 erhoben werden.

B.

Die noch anhängige Klage ist teilweise begründet.

Da die angegriffenen Ausführungsformen die Lehre des Klagepatents verletzen (dazu unter Ziff. III.), stehen der aktivlegitimierten Klägerin (dazu unter Ziff. I.) die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung, Rechnungslegung sowie Schadensersatz dem Grunde nach gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ, §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB ganz überwiegend zu – unbegründet ist lediglich der Rechnungslegungsanspruch, soweit er Angaben über Kosten und Gewinne erfasst – (dazu insgesamt unter Ziff. VII.). Die Beklagte kann sich in diesem Zusammenhang nicht darauf berufen, dass eine Erschöpfung eingetreten ist (dazu unter Ziff. IV.), auch greift der Einwand eines Patenthinterhalts nicht durch (dazu unter Ziff. VI.). Die auf Rückruf und Vernichtung gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140a Abs. 1, 3 PatG gerichtete Klage ist derzeit unbegründet, weil ein FRAND-Angebot der Klägerin nicht vorliegt (dazu unter Ziff. V.). Eine Aussetzung der Verhandlung gem. § 148 Abs. 1 ZPO ist nicht geboten (dazu unter Ziff. VIII.).

I.

Die Klägerin ist aktivlegitimiert.

Sie verfügt insbesondere auch über die zur Geltendmachung der anhängigen Schadensersatz-, Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge erforderliche Sachberechtigung, für welche es auf die materielle Rechtslage ankommt (BGH, GRUR 2013, 713, Rn. 54, 57 – Fräsverfahren). Dies gilt insbesondere für das Feststellungsbegehren, welches sich auf Schadensersatzansprüche der Klägerin selbst (und die zugehörigen Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge) bezieht (dazu unter Ziff. 1.), aber auch für solche Schadensersatzansprüche (und die zugehörigen Auskunfts- und Rechnungslegungsanträge), die ursprünglich in der Person der Rechtsvorgängerin der Klägerin entstandene Schäden betreffen (dazu unter Ziff. 2.).

1.

Die Klägerin ist zur Geltendmachung eigener Schadensersatzansprüche ab dem 11.05.2012 (= Zeitpunkt der Vereinbarung des Rechteübergangs mit der O ., Anlage AR2d) berechtigt.

Die Eintragung im Patentregister entfaltet eine Indizwirkung sowohl für die materielle Richtigkeit der eingetragenen Inhaberschaft als auch für die Richtigkeit des Übertragungszeitpunktes, wenn und soweit die Eintragung eines neuen Inhabers in einem erkennbaren zeitlichen Zusammenhang zu der behaupteten Übertragung des streitgegenständlichen Patents steht (BGH, ebd., Rn. 60 – Fräsverfahren). In einem solchen Fall muss die Partei, die geltend macht, die materielle Rechtslage weiche von dem Registerstand ab, konkrete Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich die Unrichtigkeit ergibt (a.a.O.).

Nach dieser Maßgabe gilt für die hier zur Prüfung stehende Rechtekette im Hinblick auf die einzelnen Übertragungsakte Folgendes:

a)

Die Anmeldung des Patents erfolgte – was zwischen den Parteien unstreitig ist – durch die „D“. Die Beklagte ist weiter dem Vortrag der Klägerin nicht entgegengetreten, dass die „O “ zum 01.10.1999 ihre Bezeichnung in „D“ geändert hat, ohne das damit eine Identitätsänderung erfolgt ist. Dies ergibt sich zugleich aus dem Handelsregisterauszug, der dem Schreiben vom 04.11.1999, mit welchem die Umschreibung des Patentinhabers von „O “ auf „D“ bei dem Europäischen Patentamt begehrt wurde, beigefügt war (Anlage AR A-27).

b)

Weiter ist davon auszugehen, dass die „D“ zum 01.10.2002 mit der A verschmolzen ist, was auch den Übergang der Anmelderstellung auf die A zur Folge hatte, so dass diese nach Erteilung des Patents Patentinhaberin wurde.

Vorliegend greift im Hinblick auf die Wirksamkeit der Übertragung der Rechte von der „D“ auf die „O “ durch Verschmelzung die dem Register innewohnende Indizwirkung, weil zwischen dem Verschmelzungszeitpunkt (01.10.2001) und der Registereintragung mit Wirkung zum 31.12.2001 ein Zeitraum von drei Monaten liegt, bei dem es sich um einen üblichen Zeitrahmen, den die Umschreibung von Registerinhalten in Anspruch nehmen kann, handelt (Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 9. Auflage, 2017, Rn. D.101). Dass die Registereintragung des Rechteübergangs erst am 27.09.2012 veröffentlicht worden ist, steht der Indizwirkung nicht entgegen. Die Klägerin hat jedenfalls durch Vorlage des Schreibens des Europäischen Patentamts vom 24.01.2002 (Anlage AR A-29) schlüssig dargelegt, dass die Registereintragung zum 31.12.2001 geändert worden ist. Diesem Vortrag ist die Beklagte nicht entgegengetreten, weshalb der 31.12.2001 als Tag der Eintragung angesehen werden kann.

Der Verschmelzungsakt ergibt sich zudem auch aus dem Auszug aus dem Handelsregister (X) vom 15.11.2001 (vorgelegt mit dem Anlagenkonvolut AR A-28, dort letI Seite = S. 10 d. Handelsregisterauszugs), nach deren Vorlage die Beklagte der Behauptung eines wirksamen Übertragungsaktes auch nicht mehr entgegengetreten ist.

c)

Weiter steht fest, dass die A das Klagepatent am 11.05.2012 durch Vereinbarung (Anlage AR2d) auf die Klägerin übertragen hat, die Klägerin mithin seitdem die Inhaberin patentrechtlicher Ansprüche ist.

Auch für den hier in Rede stehenden Übertragungsakt gelangt die Indizwirkung des Patentregisters zur Anwendung. Zwischen dem behaupteten Rechtsübergang durch Unterzeichnung des Vertrags vom 11.05.2012 (Anlage AR2d) und der Eintragung der Klägerin als Patentinhaberin am 08.08.2012 liegt ein für die Umschreibung üblicher Zeitraum von knapp drei Monaten.

Die danach bestehende Indizwirkung hat die Beklagte auch nicht dadurch entkräftet, dass sie die Vertretungsbefugnis des Herrn F, der die Vereinbarung (Anlage AR2d) auf Seiten der Klägerin unterzeichnet hat, in Zweifel gezogen und vorgetragen hat, dass die Klägerin nach dem maßgeblichen Recht (insbesondere Art. 53 LuxHG) grundsätzlich nur gemeinschaftlich durch den Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, vertreten werden kann. Die Klägerin hat anhand des Handelsregisterauszugs, dem die Beklagte nicht entgegengetreten ist, nachgewiesen, dass Herrn Fals CEO im Zeitpunkt der Unterzeichnung die alleinige Vertretung oblag. Darin (Anlage AR A-30, S. 2) heißt es:

„Zeichnungsberechtigung: Berechtigung zur Vertretung der Gesellschaft mit seiner individuellen Unterschrift als CEO im Rahmen der Ausführung aller Geschäfte im Zusammenhang mit Gewerblichen Schutzrechten und Lizenzen.“

Die Bestellung des Herrn F datiert danach vom 23.09.2010 und entfaltet Wirkung jedenfalls bis zum Jahr 2012, in dem der Vertragsschluss erfolgte.

2.

Soweit die Klägerin neben ihren eigenen (Schadensersatz-) Ansprüchen solche ihrer Rechtsvorgängerin geltend macht, steht ihr die Sachbefugnis aufgrund der Abtretungsvereinbarung, die Teil der Vereinbarung vom 19.04./ 11.05.2012 ist (vgl. Anlage AR2d, S. 1), zu. Darin heißt es:

„In addition, Assignor agrees to and hereby does sell, assign, transfer and convey unto Assignee all rights (i) in and to causes of action and enforcement rights for the Patent Rights including all rights to pursue damages, injunctive relief and other remedies for past, present and future infringement of the Patent Rights, […].”,

so dass die O der Klägerin ihre Ansprüche abgetreten hat. Aus der zweiten Zeile der Tabelle des vorgelegten Vertragsdokuments (Anlage AR2d; Exhibit B) geht auch das Klagepatent als Vertragsbestandteil hervor.

Zwar ist der Inhalt des Patentregisters nicht geeignet, für außerhalb des Übertragungsakts liegende Tatsachen – hier die Vereinbarung einer Abtretung von Ansprüchen – eine indizielle Bedeutung zu entfalten. Die Beklagte ist der Wirksamkeit der Vereinbarung vom 19.04./ 11.05.2012 (Anlage AR2d) jedoch lediglich mit dem Einwand der fehlenden Zeichnungsberechtigung des Herrn F entgegengetreten, die jedoch – wie unter Ziff. 1. ausgeführt – durch den Handelsregisterauszug (Anlage AR A-30) hinreichend belegt ist. Substantiierter Gegenvortrag der Beklagten ist nach Vorlage des Auszugs auch nicht mehr erfolgt.

II.

In dem von dem Klagepatent eingangs geschilderten Stand der Technik sind Teledienste und Trägerdienste als Kategorien für die von Mobilkommunikationssystemen bereitgestellten Dienste bekannt (Abs. [0002] des Klagepatents; Abschnitte ohne Bezeichnung sind im Folgenden solche des Klagepatents), wobei ein Mobilteilnehmer typischerweise zu verschiedenen Arten von Tele- und Trägerdiensten berechtigt sein kann (Abs. [0004]). Während ein Teledienst Endgerätedienste bereitstellt (Abs. [0002]), überträgt ein Telekommunikationsdienst Signale zwischen den Benutzer-Netz-Schnittstellen (Abs. [0002]).

Die Trägerdienste können in weitere Kategorien unterteilt werden, wie beispielsweise asynchrone Trägerdienste, bei denen das sendende und das empfangende Datenendgerät ihre Synchronisierung nur während jedem einzelnen zu übertragenden Zeichen aufrechterhalten, und synchrone Trägerdienste, bei denen die empfangenden Datenendgeräte während des gesamten Datenübertragungsvorgangs synchronisiert sind (Abs. [0003]). Des Weiteren ist eine Unterteilung in transparente und nichttransparente Dienste bekannt. Während die zu übermittelnden Daten in einem transparenten Dienst unstrukturiert sind, und Übertragungsfehler nur durch die Verwendung von Kanalkodierungen korrigiert werden, werden die zu übermittelnden Daten bei nichttransparenten Diensten in Dienstdateneinheiten strukturiert und Übertragungsfehler durch Verwendung automatischer Anforderungen für eine erneute Übertragung korrigiert (Abs. [0003]).

In dem vorbekannten Stand der Technik wird für jede Benutzerdatenrate ein unabhängiger Trägerdienst benötigt (Abs. [0003]). Der Datendienst des europaweiten digitalen Mobilkommunikationssystem GSM (Global System for Mobile Communication) weist beispielweise 6 verschiedene (asynchrone) Trägerdienste für die Raten 300, 1200, 1200/75, 2400, 4800 und 9600 bits/s auf (Abs. [0003]).

Bei einem mobil eingehenden oder abgehenden Anruf bedarf es – in Abhängigkeit zu der Übertragungsrate – eines der vorgenannten Tele- oder Trägerdienste oder Kombinationen dieser, muss mithin der richtige Dienst an das Mobilkommunikationsnetz gerichtet werden (Abs. [0004]). In dem GSM-Mobilkommunikationssystem sind deshalb in einem bestimmten, von der Mobilstation übertragenen BCIE („Bearer Capability Information Element, Trägerfähigkeitsinformationselemente) die Informationen über den benötigten Dienst hinterlegt (Abs. [0004]). Auf dieser Grundlage wählt das Mobilkommunikationsnetz den geeigneten Dienst für die mobil abgehenden Anrufe (Abs. [0004]). Von einem ISDN abgehende Anrufe haben ein ähnliches Informationselement (Abs. [0004]).

Bei Anrufen, die von einem öffentlichen Telefonnetz abgehen, werden jedoch Informationen über die Dienstart des Anrufs nicht an das Kommunikationsnetz übertragen. Im Stand der Technik ist deshalb unter anderem vorgesehen, dass das Mobilkommunikationsnetz über ein Mehrfach-Nummerierungs-Schema darüber informiert wird, welche Art eines Basisdienstes von dem Anrufer benötigt wird (Abs. [0004]). Bei dem Mehrfach-Nummerierungs-Schema werden einem Mobilteilnehmer so viele Verzeichnisnummern zugewiesen, wie er verschiedene Dienste hat, an denen er eingehende Anrufe empfangen möchte (Abs. [0004]). Bei dem GMS-System sind die Dienste der Teilnehmer in dem Standortverzeichnis (HLR) eines Teilnehmers hinterlegt, in dem auch andere Teilnehmerinformationen dauerhaft gespeichert sind (Abs. [0004]). Ein spezifisches BCIE-Element, das den Typ eines Anrufs und die für den Anruf erforderlichen Netzressourcen angibt, ist mit der Verzeichnisnummer (MSISDN) verknüpft (Abs. [0004]).

Das Klagepatent kritisiert aus der Sicht des Mobilteilnehmers als im Stand der Technik nachteilig, dass dieser mehrere Trägerdienste von dem Netzbetreiber abonnieren müsse (Abs. [0005]). Für den Netzbetreiber sei es hingegen nachteilig, dass jeder Mobilnutzer eine Vielzahl von Verzeichnisnummern benötige und das Festlegen der Dienste in den Netzdatenbanken Datenbankkapazitäten benötige (Abs. [0005]). Insbesondere in dem GSM-Netz werde das Problem einer Vielzahl von Trägerdiensten dadurch akuter, dass das Bestimmen von Hochgeschwindigkeits-HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)-Datendiensten, die Mehrfachschlitz-Technik anwenden, die Zahl von Trägerdiensten über die bereits bestimmten Einzelschlitz-Dienste hinaus erhöhe (Abs. [0006]). Insgesamt erscheint dem Klagepatent deshalb eine Minimierung der Anzahl von verschiedenen Arten von Trägerdiensten wünschenswert (Abs. [0006]).

Zur Verringerung der Anzahl verschiedener Arten von Trägerdiensten ist im Stand der Technik durch die EP-A 668669 bereits eine Verwendung von mehreren parallelen Kanälen für eine Datenübertragung über den Funkweg offenbart (Abs. [0007]).

Vor dem Hintergrund des dargestellten Stands der Technik strebt das Klagepatent die Bereitstellung eines digitalen Mobilkommunikationsnetzes an, in dem ein festgelegter Trägerdienst so viele Daten wie möglich umfassen kann (Abs. [0008]).

Zur Lösung der Aufgabe (technisches Problem) offenbart das Klagepatent ein digitales Mobilkommunikationsnetz, eine Mobilstation und eine Mobilvermittlungsstelle entsprechend der einzelnen unabhängigen Ansprüche (Abs. [0009]).

In dem unabhängigen Patentanspruch 12 des Klagepatents ist insbesondere eine Mobilstation mit den folgenden Merkmalen offenbart:

1. Mobilstation (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssystem, gekennzeichnet durch umfassend

1.1          zumindest einen Datenanruf-Trägerdienst,

1.1.1         der mehrere Benutzerdatenraten umfasst, und

1.1.2         der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerkes bestimmt ist,

1.2          Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung,

1.2.1         um die Benutzerdatenrate zur Verwendung in einer Datenübertragung mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (BTS, BSC, MSC) einzustellen, und

1.2.2               um den Datenanruf mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der ausgehandelten Benutzerdatenrate zugewiesen sind.

III.

Es liegen das Klagepatent verletzende Benutzungshandlungen im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG vor. Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen die Merkmale des Klagepatentanspruchs unmittelbar wortsinngemäß. Dies gilt jedenfalls für die zwischen den Parteien zu Recht unstreitigen Merkmale 1., 1.1 und 1.2, zu denen weitere Ausführungen unterbleiben. Jedoch ergibt sich auch eine Verwirklichung der streitigen Merkmale 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1 und 1.2.2 in schlüssiger Art und Weise aus den von der Klägerin in Bezug genommenen 3GPP-Standard-Dokumenten und der zwischen den Parteien unstreitigen Tatsache, wonach die angegriffenen Ausführungsformen jedenfalls den Standard nach Release 8 unterstützen. Der Vortrag der Beklagten ist demgegenüber nicht geeignet, Zweifel an einer Merkmalsverwirklichung zu begründen.

1.

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen das Merkmal 1.1.1 der klagepatentgemäßen Lehre.

a)

Merkmal 1.1.1 sieht seinem Wortlaut (englischer Originaltext: „one data call bearer service which covers several user data rates“) nach vor, dass der Datenanruf-Trägerdienst mehrere Benutzerdatenraten umfasst. Damit grenzt sich das Klagepatent von dem vorbekannten Stand der Technik ab, nachdem für jede Benutzerdatenrate ein Trägerdienst existiert (Abs. [0003] a. E.). Die Existenz mehrerer Benutzerdatenraten ist auch gerade die Voraussetzung zum Führen der Benutzerdatenraten-Verhandlung, der Einstellung der verhandelten Benutzerdatenraten sowie der Zuweisung von Funkkanal-Ressourcen nach der Merkmalsgruppe 1.2 bzw. wie in den Abschnitten [0010], [0011] und [0015] beschrieben.

Ein Trägerdienst ist in dem Klagepatent selbst als ein Telekommunikationsdienst definiert, der die Übertragung von Signalen zwischen den Benutzer-Netz-Schnittstellen bildet (Abs. [0002]). Unter Benutzerdatenrate versteht das Klagepatent – wie die in Abschnitt [0003] am Ende genannten Beispiele erkennen lassen – das Maß für die Datenmenge (bit), die bezogen auf eine Zeiteinheit (s) innerhalb eines Mobilkommunikationssystems übertragen werden kann.

b)

Das Merkmal eines mehrere Benutzerdatenraten umfassenden Datenanruf-Trägerdienstes wird in dem 3GPP Standard zwingend umgesetzt.

Ausweislich Ziff. 15.2 des Standards 3GPP TS 23.060 (Anlage AR A-20) ist Teil eines jeden PDP-Kontexts ein QoS-Profil, in dem eine Vielzahl von Datentransfer-Attributen hinterlegt ist,

„Mit jedem PDP Kontext ist ein QoS Profil verknüpft. Das QoS Profil ist ein einzelner Parameter mit vielen Datentransfer-Attributen.“ (deutsche Übersetzung, Anlage AR A-23).

Ein solches Attribut stellt auch die Datenrate der Verbindung dar, die in dem QoS-Profil nach dem Standard 3GPP TS 24.008 (Anlage AR A-21, dort S. 401, Figur 10.5.138; nachfolgend wiedergegeben) anhand maximaler Bitraten für Uplink (Oktett 8) und für Downlink (Oktett 9) sowie garantierter Bitraten für Uplink (Oktett 12) und für Downlink (Oktett 13) angegeben wird:

Aus der Bezeichnung „Uplink“ und „Downlink“ folgt, dass es sich bei den angegebenen Werten um solche handelt, die den Transport von Daten zum Mobiltelefon und von dem Mobiltelefon betreffen. Dadurch, dass die Oktette 8 und 9 die maximale Datenrate für den Uplink und den Downlink definieren, bestimmen diese eine ganze Bandbreite von Datenraten, nämlich von 0 kbps bis zu der definierten maximalen Datenraten. Dies wird weiter auch anhand der Tabelle 10.5.156 (S. 404) desselben Standarddokuments (Anlage AR A-21) deutlich, in welcher Beispiele für die in dem Oktett 8 angegebenen Bitraten genannt werden, die stets eine Bandbreite von Datenraten nennen, so beispielsweise einen Bereich von Werten von 1 kbps bis 63 kbps.

c)

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die angegriffenen Ausführungsformen bereits Release 8 unterstützen. Dem Grundsatz der Abwärtskompatibilität folgend sind diese deshalb auch mit dem von der Klägerin in Bezug genommenen Standard des Release 4 kompatibel.

Die Beklagte hält einer Merkmalsverwirklichung lediglich entgegen, dass nach dem Standard 3GPP TS 24.008 v.8.0.0 (Release 8; auszugsweise vorgelegte als Anlage TW11),

„In the MS to network direction and in the network to MS direction the following applies:

-       […]

-       A QoS IE received without octets 6-18, […] shall be accepted by the receiving entity.” (Anlage TW11, Pkt. 10.5.6.5),

die Übermittelung der Qos IE, die die Informationen über die Bandbreite der Datenrate enthalten, optional sind.

Dies führt jedoch aus dem Schutzbereich des Klagepatents nicht heraus. Bei der von der Beklagten in Bezug genommenen Textstelle in dem 3GPP Standard handelt es sich – entsprechend des Grundsatzes der Abwärtskompatibilität – um eine für ältere Versionen sowie für die Übertragung mit einer Datenrate von 8.7000 kbits/s vorgesehene Ausnahmen,

„Note: This behaviour is required for internetworking with entities supporting an earlier version of the protocol, or when the Maximum bit rate for downlink or for the downlink and uplink is negotiated to a value lower than 8700 kbps.” (Anlage TW11, Pkt. 10.5.6.4).

Dass diese Ausnahmen auf die angegriffenen Ausführungsformen zutreffen, macht die Beklagte nicht geltend. Insoweit ist die Beklagte jedoch mit einer sekundären Darlegungslast belastet, denn sie beruft sich auf eine in dem Standard vorgesehene Ausnahme. Zudem trägt die Klägerin unbestritten vor, dass die Ausnahme insbesondere auf solche (veralteten) Mobilstationen zutreffe, die noch nicht mal Release 4 implementieren würden, was auf die angegriffenen Ausführungsformen nicht zutrifft.

2.

Die angegriffenen Ausführungsformen machen auch von dem Merkmal 1.1.2 der klagepatentgemäßen Lehre Gebrauch.

a)

Nach dem Wortlaut des Merkmals,

„der für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt ist“,

muss der Datenanruf-Trägerdienst für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks hinterlegt sein. In Merkmal 1.2.1 befindet sich hinter dem Begriff „Mobilkommunikationsnetzwerk“ der Klammerzusatz „BTS, BSC, MSC“. Dies hat jedoch aus der Sicht des Fachmanns keine Beschränkung des Mobilkommunikationsnetzwerks auf diese Bestandteile zur Folge.

Bei den in dem Klammerzusatz genannten Bestandteilen eines Mobilkommunikationsnetzwerks handelt es sich um solche aus einem GSM-System,

„Der grundlegende Aufbau des GMS-Systems ist durch Figur 1 veranschaulicht. Der GSM-Aufbau besteht aus zwei Teilen: einem Basisstationssystem BSS und einem Netz-Untersystem (NSS). […] In der BSS wird jede Zelle von einer Basisstation BTS bedient. Eine Gruppe von Basisstationen ist mit einem Basisstationscontroller BSC verbunden […]. Die BSCs sind mit einer Mobildienstvermittlungsstelle MSC verbunden.“ (Abs. [0024]),

auf welches die klagepatentgemäße Lehre besonders gut, mithin bevorzugt, anwendbar ist (Abs. [0023]). Die Erfindung soll jedoch in allen digitalen Mobilkommunikationssystemen Verwendung finden können, die mehrere verschiedene Arten von Datendiensten mit verschiedenen Datenraten unterstützen (Abs. [0022]). Dieses Verständnis wird dem Fachmann auch bereits durch den gem. Art. 69 EPÜ für die Auslegung maßgeblichen Anspruchswortlaut nahegelegt. Denn dieser schützt – wie Merkmal 1 zeigt – eine Mobilstation für ein (beliebiges) digitales Mobilkommunikationssystem (im englischen Originalwortlaut: „a mobile station (MS) for a digital mobile communication system“), mithin auch andere Systeme außer dem GSM-System.

Dies berücksichtigend stellt sich die Bezeichnung der Bestandteile als Klammerzusatz in dem Anspruchswortlaut aus der Sicht des Fachmannes nicht als beschränkende Definition dar, sondern nimmt erkennbar auf das in der Patentbeschreibung hervorgehobene Ausführungsbeispiel Bezug. Damit ist der Klammerzusatz mit auf ein konkretes Ausführungsbeispiel bezogenen Bezugsziffern vergleichbar, die die klagepatentgemäße Lehre regelmäßig nicht auf dieses Ausführungsbeispiel beschränken (BGH, GRUR 2006, 316, Rn. 11 – Koksofentür).

Auch der übrige Beschreibungsinhalt, wie dieser sich bei Berücksichtigung von Aufgabe und Lösung der Erfindung darstellt (BGH, NJW-RR 2000, 259 (260 f.) – Spannschraube), spricht gegen eine Beschränkung des Netzes auf die näher bezeichneten Bestandteile „BTS“, „BSC“ und „MSC“. Bereits nachdem von dem Klagepatent in Bezug genommenen Stand der Technik war bekannt, dass die Dienste der Teilnehmer in dem Standortverzeichnis „HRL“ gespeichert sein konnten,

„In dem GSM-System sind die Dienste der Teilnehmer in dem Standortverzeichnis (HLR, Home Location Register) eines Teilnehmers festgelegt, in dem auch andere Teilnehmerinformationen dauerhaft gespeichert sind.“ (Abs. [0004] a. E.).

Dafür, dass im Rahmen der Lehre des Klagepatents kein Rückgriff auf diesen Stand der Technik erfolgen soll, lässt sich weder ein ausdrücklicher Hinweis in der Patentbeschreibung finden, noch ergibt eine an der Funktion des Merkmals orientierte Auslegung Anhaltspunkte für ein solches Verständnis. Vielmehr wird das HLR auch im Zusammenhang mit dem bevorzugten Ausführungsbeispiel als die Informationen über den Trägerdienst enthaltende Datenbank beschrieben:

„Ein Standortverzeichnis HLR (home location register) speichert permanent oder semipermanent die Teilnehmerdaten aller Teilnehmer des Netzes, einschließlich Informationen über die Dienste, zu denen der Teilnehmer Zugang haben kann, […].“ (Abs. [0025]).

b)

Das unter lit. a) dargestellte Auslegungsergebnis berücksichtigend wird auch das Merkmal 1.1.2 in dem von der Klägerin in Bezug genommenen 3GPP Standard umgesetzt. Nach Ziffer 5.6.1 der Spezifikation 3GPP TS 22.060 (Anlage AR A-22) werden die Daten über die Trägerdienste in dem HLR gespeichert:

„Das Teilnehmerprofil beinhaltet die Abonnementinformationen über Dienste und andere Parameter, die für einen vertraglich vereinbarten Zeitraum zugewiesen wurden. Es beinhaltet die folgenden Informationen:

-                 Bestellte Dienste (PTP-CLNS).“ (deutsche Übersetzung, Anlage AR A-25, Ziff. 5.6.1)

Dabei erfolgt eine Identifizierung des jeweiligen Nutzers durch die International Mobile Subscriber Identity (IMSI, internationale Mobilteilnehmeridentität). So heißt es in dem Standard 3GPP TS 23.0606 (Anlage AR A-20):

„Eine einzigartige Internationale Funk-Nutzer-Identität (IMSI) soll jedem packetdomain-Nutzer zugewiesen werden.“ (deutsche Übersetzung, Anlage AR A-23)

c)

Auch im Hinblick auf das Merkmal 1.1.2 ergibt sich eine Verwirklichung durch die angegriffenen Ausführungsformen bereits daraus, dass diese Release 8 implementieren und das HRL die Informationen über Trägerdienste bereits nach dem unter lit. b) näher dargestellten Standard (Release 4) enthält. Das HRL ist auch – wie bereits unter lit. a) ausgeführt – Teil des klagepatentgemäßen Mobilkommunikationsnetzwerks.

3.

Die angegriffenen Ausführungsformen verwirklichen auch das Merkmal 1.2.1.

a)

Danach ist erforderlich, dass bei der Mobilstation die nach Merkmal 1.2 verhandelte Benutzerdatenrate auch zur Verwendung in einer Datenübertragung mit einem Mobilkommunikationsnetzwerk eingestellt werden kann.

Wie sich aus einer Gesamtschau mit dem Merkmal 1.2.2 ergibt, erfolgt die Einstellung der Benutzerdatenrate, um in Entsprechung dazu einen Datenanruf mit „passenden“ Funkkanal-Ressourcen aufzubauen. Sämtliche der in dem Anspruchswortlaut beschriebenen Vorgänge sind dem Zeitpunkt, zu dem die Verbindung zu der zweiten Partei (PSTN-Teilnehmer) aufgebaut wird, vorgelagert.

Wie sich für den Fachmann anhand des Abschnitts [0011] des allgemeinen Beschreibungsteils erhellt, ist mit dem Vorgang des „Einstellens“ beschrieben, dass auf der Grundlage der verhandelten Benutzerdatenrate der Verbindungsaufbau zu der zweiten Partei entweder fortgesetzt oder abgebrochen wird. Danach werden in der anfänglichen Phase des Verbindungsaufbaus über ein Ratenparameter in dem BCIE Angaben zu der gewünschten Benutzerdatenrate gemacht,

„Das Mobilkommunikationsnetz kann somit den Anruf bzw. die Verbindung darauf beschränken, eine solche Datenrate zu verwenden, die es unterstützen kann, indem ein Ratenparameter in dem BCIE in der Verbindungsaufbauphase signalisiert wird. Die Mobilstation und/ oder eine damit verbundene in einem Datenendgerät verwendete Anwendung können ebenfalls den Anruf darauf beschränken, eine Übertragungsrate zu verwenden, die sie unterstützt, indem sie einen ähnlichen Ratenparameter in dem BCIE signalisiert.“ (Abs. [0011]),

und diese zwischen Mobilstation und Mobilkommunikationsnetz abgeglichen.

Eine konkretisierende Beschreibung des Einstellungsvorgangs enthalten die Abschnitte [0033] und [0034]. Die Mobilstation gibt zunächst eine gewünschte Benutzerdatenrate an,

„Unter Bezugnahme auf Fig. 3 leitet die MS einen Verbindungsaufbau in einem MO-Modemanruf ein, indem sie eine CALL SETUP (Verbindungsaufbau)-Nachricht, die das BCIE-Element enthält, an die MSC sendet. Die Parameter des BCIE geben den Dienst und die gewünschte Benutzerdatenrate an.“ (Abs. [0033]).

Sodann überprüft die MSC, ob sie diese gewünschte Benutzerdatenrate unterstützt oder nicht. Ist die von der MS vorgegebene Benutzerdatenrate zu hoch, verringert die MSC die Datenrate auf einen von ihr unterstütIn Wert; andernfalls – wenn sie die angeforderte Datenrate unterstützt – hält sie die Rate auf dem gleichen Niveau (Abs. [0034]). Über eine CALL PROCEEDING(Anruf wird ausgeführt)-Nachricht wird die MS über die – ggf. herabgesenkte – Benutzerdatenrate, die die MSC unterstützt, in Kenntnis gesetzt, und lässt den Anruf entweder – für den Fall, dass sie diese nicht akzeptiert – fallen oder setzt diesen fort:

„Wenn die möglicherweise geänderte Datenrate von der MS nicht akzeptiert wird, kann sie den Anruf fallen lassen.“ (Abs. [0034] a. E.),

„Wenn die MS die Datenrate akzeptiert, dann konfiguriert sie sich für diese Datenrate.“ (Abs. [0035]).

Zusammenfassend ist der klagepatentgemäße Einstellungsvorgang mithin dadurch charakterisiert, dass die Mobilstation und das Mobilkommunikationssystem auf die jeweils übermittelte Datenrate reagieren kann, wobei nicht erforderlich ist, dass stets eine Anpassung erfolgt. Die Reaktion kann vielmehr auch so ausfallen, dass die Datenrate unverändert bleibt – wie in dem bevorzugten Ausführungsbeispiel für das Mobilkommunikationssystem beschrieben – oder der Verbindungsaufbau nicht fortgesetzt wird – wie für die MS dargestellt.

b)

In dem 3GPP-Standard TS 23.060 v.4.11.0 (Anlage AR A-20) wird – wie Figur 63 zu Ziff. 9.2.2.1 verdeutlicht – das Merkmal 1.1.2 dadurch umgesetzt, dass die MS eine PDP Kontext Aktivierungsanfrage an den SGSN-Knotenpunkt des GRPS-Netzes (dort bezeichnet als „2G-SGSN“) sendet. In der Anfrage enthalten sind auch die einzelnen Attribute des QoS-Profils, mithin insbesondere auch die Angaben zur maximalen Bitrate für Uplink und Downlink sowie zur (Minimal-)Bitrate für Uplink und für Downlink:

„Die MS sendet eine PDP Kontext Aktivierungsanfrage-Nachricht (NSAPI, TI, PDPD Type, PDP Address, Access Point Name, QoS Requested, PDP Configuration Options) an den SGSN.“ (Anlage AR A-23, Ziff. 9.2.2.1, Punkt 1), S. 121).

Es folgt ein Abgleich des gewünschte Profils mit dem in dem HLR des Mobilkommunikationsnetzes gespeicherten maximalen QoS und den vorhandenen Ressourcen. Über eine PDP Kontext Aktivierungsbestätigung (Activate PDP Context Accept) wird der MS das mögliche QoS Profil mitgeteilt:

„Das SGSN wählt eine Funkpriorität und eine Paketfluss ID auf der Basis der ausgehandelten QoS und schickt eine PDP Kontext Aktivierungsbestätigung-Nachricht (PDP Type, PDP Adress, TI QoS Negotiated, Radio Priority, Packet Klow Id, PDP Configuration Options) an die MS.“ (Anlage AR A-23, Ziff. 9.2.2.1, Punkt 9), S. 123).

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Merkmal 1.1.2 ausgeführt ist unschädlich, dass die Aktivierungsbestätigungsnachricht nicht durch das MSC, sondern durch das SGSN übermittelt wird. Der SGSN ist aufgrund der Integration der GPRS-Technologie in das bestehende GSM-Netz für das Zustellen und das Umleiten von Datenpaketen an die Mobilstation zuständig und übernimmt insoweit die Aufgaben der MSC. Die klagepatentgemäße Lehre ist nicht darauf beschränkt, dass lediglich die in dem Anspruchswortlaut näher bezeichneten Bestandteile eines Mobilkommunikationsnetzwerks (BTS, BSC, MSC) an dem Einstellungsvorgang beteiligt sind.

Nach dem Standard TS 23.060 v.4.11.0 (Anlage AR A-20) kann die MS in Entsprechung des klagepatentgemäßen Einstellungsvorgangs das ihr über die Aktivierungsbestätigungsnachricht übermittelte QoS-Profil entweder akzeptieren oder ablehnen:

„Entweder die MS akzeptiert das ausgehandelte QoS Profil, oder es deaktiviert den PDP Kontext.“ (Anlage AR A-23, Ziff. 9.2.2.1, S. 123).

c)

Die Beklagte bringt gegen eine Merkmalsverwirklichung vor, dass bei den angegriffenen Ausführungsformen sowohl die Bits der Oktette 8 und 9 (Maximum bit rate for uplink/ downlink) als auch diejenigen der Oktette 12 und 13 (Guaranteed bit rate uplink/ downlink) des QoS-IE standardmäßig auf „Null“ gesetzt werden. Dadurch werde – was die Klägerin auch nicht ausdrücklich bestreitet – eine Benutzerdatenraten-Verhandlung nicht ausgeführt.

Auf die standardmäßige Einstellung der angegriffenen Ausführungsformen kommt es jedoch nicht an. Ausreichend ist, dass die angegriffenen Mobilstationen Mittel umfassen, mit denen die Benutzerdatenrate in Abhängigkeit zu der verhandelten Benutzerdatenraten eingestellt werden kann. Eine Patentverletzung liegt auch dann vor, wenn die Merkmale des Patentanspruchs verwirklicht sind, und die angegriffene Ausführungsform objektiv geeignet ist, die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen zu erreichen (BGH, GRUR 2006, 399, Rn. 21 – Rangierkatze). Insbesondere ist auch ausreichend, dass die patentgemäßen Eigenschaften und Wirkungen nur in Ausnahmefällen erreicht werden (a. a. O.). Vorliegend kommt dies bereits auch in dem Anspruchswortlaut zum Ausdruck, wonach die Mobilstation – unabhängig von ihrer Verwendung – lediglich „Mittel zum Ausführen der Benutzerdaten-Verhandlung, um die Benutzerdatenrate einstellen zu können“ aufweisen muss.

Etwas anderes gilt vorliegend auch nicht deshalb, weil der hier geltend gemachte unabhängige Klagepatentanspruch 12 die Merkmale des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1 umsetzt. Streitgegenständlich ist gerade der Erzeugnisanspruch, für den der dargelegte Maßstab im Hinblick auf eine patentrechtliche Benutzungshandlung gilt.

Dadurch, dass die angegriffenen Ausführungsformen den 3GPP Standard 8 unstreitig erfüllen, ist dargelegt, dass der klagepatentgemäße Einstellungsvorgang durch diese umgesetzt werden kann. Die Beklagte bringt auch insoweit keine entgegenstehenden Tatsachen hervor. Der Vortrag der Beklagte einer standardmäßigen Einstellung suggeriert vielmehr, dass weitere Einstellungen möglich sind. Sofern die Beklagte unter Verweis auf den 3GPP Standard TS 23.060 (Anlage AR A-20, Pkt. 15.2, 3. Abs.),

„When the application in the MS requires streaming or conversational QoS, the the MS shall at least explicity request the traffic class and should explicitly request the guaranteed bit rate and the maximum bit rate.”,

“Wenn die Anwendung innerhalb der MS „streaming“ oder Gesprächs-„QoS“ erfordert, dann muss die MS mindestens ausdrücklich die „traffic class“ und sollte ausdrücklich die garantierte bit rate sowie die maximale bit rate anfordern.“ (Übersetzung der Beklagten, Bl. 222 GA, mit leichten Unterschieden zur Übersetzung der Klägerin, vgl. Anlage AR A-23, Ziff. 1.52, S. 169),

geltend macht, aus der Gegenüberstellung von „muss“ („shall“) und „soll“ („should“) ergebe sich, dass das Anfordern einer maximalen Bitrate im Falle des Streamings nach dem Standard nicht zwingend ist, so führt auch dies aus einer Merkmalsverwirklichung nicht heraus. Dies zum einen deshalb, weil der Standard für andere Fälle als dem „Streaming“ oder der Sprachkommunikation eine Abfrage auch der maximalen Bitrate jedenfalls zwingend vorsieht. Insoweit heißt es in dem Gesamtkontext zudem zuvor zitierten Satz unter Ziff. 15.2 des 3 GPP Standards TS 23.060 (Anlage AR A-20; hier zitiert aus der deutschen Übersetzung, Anlage AR A-23, Ziff. 15.2, S. 169):

„Wenn die MS eine Dienstgüte (QoS) anfragt, sollen die im HLR gespeicherten Standardeinstellungen als die maximale QoS pro PDP Kontext zu dem dazugehörigen APN (Access Point Name, Name des Zugangspunktes) verstanden werden. Wenn die Anwendung in der MS eine QoS für Streaming oder Sprachkommunikation erfordert, soll die MS wenigstens ausdrücklich die Datenverkehrskategorie anfragen und sie sollte ausdrücklich die garantierte Bitrate und die maximale Bitrate anfragen.“

Zum anderen soll aber auch für die Fälle des Streamings und der Sprachkommunikation eine Abfrage der maximalen Bitrate erfolgen; mithin beschreibt der Standard eine grundsätzliche Anforderung. Letztlich trägt die Beklagte auch vorliegend nicht vor, dass die angegriffenen Ausführungsformen allein für Streaming oder Sprachkommunikation zur Anwendung gelangen. Auch trägt sie nicht vor, dass in diesem Rahmen eine Abfrage der maximalen Bitrate – entgegen der Sollvorschrift in dem in Bezug genommenen Standard – nicht erfolgt.

4.

Es kann auch eine Verwirklichung des Merkmals 1.2.2 durch die angegriffenen Ausführungsformen festgestellt werden.

a)

Im Anschluss an die Einstellung der verhandelten Benutzerdatenrate – wie in Merkmal 1.2.1 beschrieben – erfolgt eine Zuweisung von Funkkanal-Ressourcen in Abhängigkeit zu der ausgehandelten Benutzerdatenrate. Auch dieser Vorgang erfährt sowohl im allgemeinen Beschreibungsteil (dort Abs. [0011] a. E.) als auch in Bezug auf ein konkretes Ausführungsbeispiel eine detailliertere Darstellung. So heißt es in Abschnitt [0036] für den Fall, dass die MS die von der MSC mitgeteilte Datenrate akzeptiert:

„Danach reserviert die MSC eine terrestrische Verbindung und fordert die BSS durch eine ASSIGNMENT REQUEST (Zuweisungsanforderung)-Nachricht auf, einen benötigten Funkkanal (Kanäle) zuzuweisen. […] Die BSS weist den Funkkanal zu, und wenn die MS sich auf diesen Kanal einstellt, sendet die BSS eine Bestätigung an die MSC in einer ASSIGNMENT COMPLETE(Zuweisung abgeschlossen)-Nachricht. Dann weist die MSC erforderliche Ressourcen von dem Netzadapter IWF zu, […].“,

so dass im Anschluss (wie in Abschnitt [0037] beschrieben) der Verbindungsaufbau zu dem angerufenen PSTN-Teilnehmer, der von dem hier maßgeblichen Klagepatentanspruch nicht mehr erfasst ist, erfolgen kann.

b)

Der von der Klägerin in Bezug genommene 3GPP Standard TS 23.0606 v.411.0 (Anlage AR A-20) macht auch von dem hier zur Prüfung stehenden Merkmal des Klagepatentanspruchs 12 Gebrauch. Denn ausweislich Ziff. 15.2,

„Das Netzwerk soll jedes Attribut bis zu einem Level verhandeln, das den zur Verfügung stehenden GPRS Ressourcen entspricht. Das Netzwerk soll immer versuchen, adäquate Ressourcen bereitzustellen, um die verhandelten QoS Profile zu unterstützen.“ (deutsche Übersetzung, Anlage AR A-23, Ziff. 15.2, S. 169),

soll die Verhandlung der Attribute, mithin auch der Benutzerdatenrate, so erfolgen, dass die GPRS Ressourcen, mithin auch die Funkkanal-Ressourcen, genutzt werden können.

c)

Die Beklagte bringt gegen eine Merkmalsverwirklichung lediglich vor, dass der Modus der Ressourcenvergabe der Funkkanäle grundsätzlich nicht standardisiert sei, und die Ressourcenvergabe regelmäßig von der Anzahl der Mobilstationen in der Funkzelle des Mobilkommunikationsnetzwerks und dem schon bestehenden Datenverkehr abhängig sei. Dem steht aber nicht entgegen, dass auch die ausgehandelte Benutzerdatenrate ein Kriterium für die Zuweisung der Funkkanal-Ressourcen darstellt, was für die Verwirklichung der Lehre des Klagepatents ausreichend ist.

IV.

Die Beklagte kann sich nicht erfolgreich auf den Einwand der Erschöpfung oder eine Lizenzierung (durch O gegenüber E) berufen. Selbst wenn man eine solche Lizenzierung annimmt, lässt sich aus dem Vortrag der Beklagten insoweit nichts entnehmen, was den Ansprüchen der Klägerin – außerhalb des FRAND-Einwands – entgegenstehen könnte.

1.

Die Beklagte macht keinen Erschöpfungseinwand für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geltend, sondern meint nur, dass für Länder, in denen Erschöpfung eingetreten ist (insbesondere China), keine Lizenzgebühren zu zahlen sind bzw. dass für die Nutzung des Klagepatents bereits eine Gegenleistung erbracht wurde. Damit geht die Beklagte offenbar selbst davon aus, dass eine (formelle) Erschöpfung in Europa nicht eingetreten ist. Auch dass – eine Erschöpfung in China einmal angenommen – aus Sicht der Beklagten doppelt gezahlt werden müsste, führt nicht zu einer Erschöpfungslage im Inland. Allenfalls kann dies bei der Höhe einer FRAND-Lizenz berücksichtigt werden.

Ein Erschöpfungssachverhalt ist auch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob O und E einen Lizenzvertrag geschlossen haben, gemäß dem auch die Beklagte berechtigt ist, in China Chipsätze von E zu verwenden, die die patentgemäße Lehre verwirklichen. Erschöpfung setzt ein Inverkehrbringen des jeweiligen Produkts durch oder mit Zustimmung des Patentinhabers im Inland in der EU oder im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) voraus. Dies hat die Beklagte für die Chipsätze in den angegriffenen Ausführungsformen nicht vorgetragen. Im Übrigen legt die Beklagte schon nicht dar, dass alle angegriffenen Ausführungsformen über Chipsätze des Herstellers E verfügen. Damit kann für einen Teil der angegriffenen Ausführungsformen auch aus diesem Grund keine Erschöpfung eintreten.

2.

Nur angemerkt sei, dass der Vortrag der Beklagten zur Feststellung einer Erschöpfung in China nicht ausreichend ist. Die Beklagte ist für den Erschöpfungseinwand darlegungs- und beweisbelastet. Da sie die Chipsätze von E bezieht, liegt es auch in ihrer Sphäre vorzutragen, inwieweit die vorherige Patentinhaberin O E für ihre Chipsätze ein Nutzungsrecht am Klagepatent eingeräumt hat. Der Vortrag der Beklagten beschränkt sich aber auf Mutmaßungen und den Vortrag von Presseerklärungen.

3.

Eine Anordnung des Gerichts (nach § 142 Abs. 1 ZPO bzw. §§ 421, 422 ZPO bzw. §§ 428, 429 ZPO) gegenüber der Klägerin oder gegenüber E oder O, „sämtliche zwischen E und O geschlossenen Lizenzverträge, die das Klagepatent betreffen“, vorzulegen (wie in der Replik beantragt), kann nicht ergehen.

Es kommt – wie oben gesehen – schon nicht auf einen Lizenzvertrag zwischen O und E an. Aber auch andernfalls liegen die Voraussetzungen einer Vorlage nicht vor, da die Klägerin die vorzulegenden Dokumente schon nicht ausreichend konkret benennt. Es ist nach ihrem Vortrag nicht einmal sicher, ob solche Unterlagen tatsächlich existieren, insbesondere ob solche bei der Klägerin vorliegen, erscheint zweifelhaft. Die bloße Behauptung der Existenz nicht näher konkretisierter Unterlagen reicht für den Erlass einer Vorlageanordnung nicht aus (Zöller/Greger, ZPO, 31. Aufl. 2016, § 142 Rn. 6). Die von der Beklagten begehrte Anordnung wäre hier eine unzulässige Ausforschung. Bei O und E als nicht am Prozess beteiligten Dritten zu bestehen insoweit auch Geheimhaltungsbedenken (zur Berücksichtigung der mangelnden Prozessbeteiligung bei der Ermessenentscheidung: Zöller/Greger, a.a.O., § 142 Rn. 11).

V.

Trotz der festgestellten Patentverletzung stehen der Klägerin zurzeit keine Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung zu, weil sich die Beklagte erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen hat.

Die Klägerin hat entgegen ihrer Obliegenheiten gegenüber der Beklagten hinsichtlich des Klagepatents kein zu berücksichtigendes FRAND-Angebot abgegeben, für das sie die Art und Weise der Berechnung der verlangten Lizenzgebühren ausreichend dargelegt hat.

1.

Die Klägerin ist Normadressantin von Art. 102 AEUV, da das Klagepatent eine marktbeherrschende Stellung vermittelt. Insofern kommt es nicht auf die Frage an, ob unabhängig von einer marktbeherrschenden Stellung sich ähnliche Pflichten bereits aus der abgegebenen ETSI-FRAND-Erklärung ergeben.

a)

„Marktbeherrschung“ meint in diesem Kontext die wirtschaftliche Macht, die es einem Unternehmen erlaubt, einen wirksamen Wettbewerb auf dem (zeitlich, räumlich und sachlich relevanten) Markt zu verhindern und sich seinen Wettbewerbern, Abnehmern und den Verbrauchern gegenüber in nennenswertem Umfang unabhängig zu verhalten (EuGH SIg. 78, 207 Rn. 65 f. – United Brands; EuGH Slg 79, 461 Rn. 38 f. – Hoffmann-La Roche). Die notwendige exakte Abgrenzung des Marktes in sachlicher und räumlicher Hinsicht erfolgt mittels des sog. Bedarfsmarktkonzepts. Es sind diejenigen Wettbewerbskräfte zu eruieren, denen die betreffenden Unternehmen unterliegen. Ferner werden diejenigen Unternehmen bestimmt, welche tatsächlich in der Lage sind, dem Verhalten der beteiligten Unternehmen Schranken zu setzen und einen Entzug vom Wettbewerbsdruck verhindern. Es ist zu klären, welche Produkte bzw. Dienstleistungen aus der Sicht der Nachfrager funktionell gegeneinander austauschbar sind. Demselben sachlichen Markt wird zugeordnet, was aufgrund der jeweiligen Eigenschaften, Preise und Verwendungszwecke aus Sicht der Nachfrager nicht durch andere Produkte bzw. Dienstleistungen substituierbar ist. Zu berücksichtigen ist dabei ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren.

Im Zusammenhang mit den hier geltend gemachten Verbietungsrechten aus einem Patent ist die geschilderte Abgrenzung in Bezug auf den Lizenzvergabemarkt vorzunehmen (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. E.206): Anbieter ist der Patentinhaber, dem allein eine Lizenzvergabe am jeweiligen Patent möglich ist; Nachfrager ist der an der patentgeschützten Technik interessierte Anwender. Mit der bloßen Inhaberschaft von Patenten alleine ist noch keine marktbeherrschende Stellung verbunden. Erhält der Patentinhaber allerdings aufgrund hinzutretender Umstände die Möglichkeit, mittels seiner Monopolstellung wirksamen Wettbewerb auf einem nachgelagerten Markt zu verhindern, so liegt eine marktbeherrschende Stellung vor (EuGH GRUR Int 1995, 490 – Magill TVG Guide; EuGH WuW 2013, 427 – Astra Zeneca; BGH, NJW-RR 2010, 392 ff. – Reisestellenkarte). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen.

Nicht jedes standardessentielle Patent (nachfolgend kurz: „SEP“) begründet als solches eine Marktbeherrschung (LG Düsseldorf BeckRS 2016, 08379; Kühnen, a.a.O., Rn. E.209). Ist die Nutzung des jeweiligen SEP eine Marktzutrittsvoraussetzung, ist eine marktbeherrschende Stellung selbst dann zu bejahen, wenn zwar die aus dem jeweiligen SEP resultierende technische Wirkung die Marktteilnahme nicht entscheidend beeinflusst, jedoch aus technischen Gründen zutrittsrelevante Funktionen nicht genutzt werden könnten, so dass die generelle Interoperabilität / Kompatibilität nicht mehr gesichert wäre. Entsprechendes gilt, wenn ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne eine Lizenz am betreffenden SEP nicht möglich wäre (z.B. weil für nicht patentgemäße Produkte nur ein Nischenmarkt besteht). An einer marktbeherrschenden Stellung fehlt es jedoch, wenn das SEP eine Technik bereitstellt, die für die Mehrzahl der Nachfrager am betreffenden Produktmarkt allenfalls eine untergeordnete Bedeutung hat. Aus dem zuvor Gesagten folgt umgekehrt, dass mangelnde Standardessentialität eines Patents der Annahme einer Marktbeherrschung nicht zwangsläufig entgegensteht. Eine Marktbeherrschung kann sich auch ohne Standardessentialität aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben.

b)

Auf der Basis vorstehender Grundsätze bestehen keine vernünftigen Zweifel daran, dass der Klägerin aufgrund ihrer Eigenschaft als Inhaberin des Klagepatents eine marktbeherrschende Stellung zukommt.

Die Beklagte hat unwidersprochen vorgetragen, dass – wenn man eine Verletzung des Klagepatents annimmt – dieses standardessentiell für die Nutzung des GPRS-Standards ist, was oben auch festgestellt wurde. Bei GPRS handelt es sich – wie die Beklagte ebenfalls unwidersprochen vorgetragen hat – um eine Kerntechnologie für Mobilfunknetze, die von nahezu allen in Deutschland erhältlichen Mobiltelefonen unterstützt wird. Ohne GPRS-Unterstützung ist ein Mobiltelefon nicht marktfähig.

Dem ist die Klägerin nicht entgegen getreten. Zwar haben die Parteien ansonsten zur Marktbeherrschung nichts vorgebracht. Aufgrund der genannten unstreitig gebliebenen Umstände lässt sich eine marktbeherrschende Stellung aufgrund des Klagepatents aber ohne weiteres annehmen. Die Kammer kann zudem aus eigener Anschauung feststellen, dass ein Mobiltelefon ohne die Unterstützung von GPRS heute kaum eine Chance im Wettbewerb haben würde, da praktisch alle Mobiltelefone diese Technologie implementieren.

2.

Der EuGH hat in der Sache U Technologies/I (Az. C-170/13) im Urteil vom 16.07.2015 idF des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015 (GRUR 2015, 764 Rn. 45 – U Technologies/I, nachfolgend kurz das: EuGH-Urteil) Vorgaben dazu gemacht, wann die Durchsetzung des Unterlassungs- und des Rückrufanspruchs aus einem von einer Standardisierungsorganisation normierten standardessentiellen Patent (nachfolgend auch: "SEP"), dessen Inhaber sich gegenüber dieser Organisation zur Erteilung von FRAND-Lizenzen an jeden Dritten verpflichtet hat, keinen Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Art. 102 AEUV darstellt.

Hiernach muss der Inhaber eines SEPs, bevor er seinen Unterlassungs- oder Rückrufanspruch geltend macht, den angeblichen Verletzer (nachfolgend kurz: „Verletzer“) auf die Patentverletzung hinweisen (Leitsätze und Rn. 61 EuGH-Urteil). Soweit der Verletzer zur Lizenznahme bereit ist, muss der SEP-Inhaber ihm ein konkretes schriftliches Angebot auf Lizenzierung des SEPs zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen unterbreiten und dabei auch die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darlegen (Rn. 63 EuGH-Urteil). Hierauf muss der Verletzer nach Treu und Glauben und insbesondere ohne Verzögerungstaktik reagieren (Rn. 65 EuGH-Urteil). Nimmt er das Angebot des SEP-Inhabers nicht an, muss der Verletzer innerhalb kurzer Frist ein Gegenangebot machen, welches FRAND-Vorgaben einhält (Rn. 66 EuGH-Urteil). Lehnt der SEP-Inhaber dieses Gegenangebot wiederum ab, muss der Verletzer ab diesem Zeitpunkt über die Benutzung des SEPs abrechnen und für die Zahlung der Lizenzgebühren Sicherheit leisten, was auch für Nutzungen in der Vergangenheit gilt (Rn. 67 EuGH-Urteil). Dem Verletzer darf dabei kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er während der Lizenzverhandlung den Rechtsbestand oder die Standardessentialität des SEP angreift oder sich vorbehält, dies später zu tun (Rn. 69 EuGH-Urteil). Die vom EuGH für den Unterlassungs- und Rückanspruch explizit vorgesehenen, kartellrechtlichen Einschränkungen gelten nach allgemeiner Auffassung ebenfalls für den Vernichtungsanspruch (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 181 bei Juris m.w.N.).

Der EuGH geht ersichtlich von dem Leitbild des lizenzwilligen Verletzers aus, der – sobald er auf die Benutzung des Klagepatents hingewiesen wurde – eine zügige Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen anstrebt. Gegenüber einem solchen Verletzer besteht kein kartellrechtlich legitimierbares Interesse an der Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs aus einem SEP. Stattdessen haben die beiden Parteien sich zu bemühen, zunächst durch außergerichtliche Verhandlungen einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 182 bei Juris).

a)

Im Folgenden wird aus Vereinfachungsgründen regelmäßig nur auf den Unterlassungsanspruch abgestellt, wobei die Ausführungen jeweils für die Ansprüche auf Vernichtung und Rückruf entsprechend gelten. Dies gilt vorliegend auch unter Berücksichtigung des zwischenzeitlichen Erlöschens des Klagepatents durch Zeitablauf. Jedenfalls im vorliegenden Fall muss trotz des Ablaufs des Klagepatents auch die Wirkung des Unterlassungsanspruchs berücksichtigt werden. Denn die Klägerin macht gegen die Beklagte im Parallelverfahren Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung aus einem Patent (SEP) geltend, das demselben Portfolio wie das Klagepatent angehört und noch nicht abgelaufen ist. Die weiter unten diskutierten Vertragsangebote der Klägerin beziehen sich ebenfalls jeweils auf beide Patente und müssen demgemäß FRAND-gemäß sein. Bei der Bewertung des Angebots und der Drucksituation, die für die Beklagte aus der Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs entsteht, lässt sich nicht ignorieren, dass ein Unterlassungsanspruch im Parallelverfahren durchgesetzt werden soll. Unabhängig von der Frage, ob die Vorgaben des EuGH bereits dann zumindest entsprechend gelten, wenn nur Auskunfts-, Rechnungslegungs- und Schadensersatzansprüche aus einem SEP im Raume stehen, sind im hiesigen Verfahren die Grundsätze des EuGH-Urteils uneingeschränkt anzuwenden.

Dahingestellt bleiben kann auch, ob alleine durch die Geltendmachung der Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung für vor Ablauf des Klagepatents in den Verkehr gebrachte bzw. in Besitz oder Eigentum gelangte angegriffene Ausführungsformen bereits die Obliegenheiten aus dem EuGH-Urteil ausgelöst werden.

b)

Die Klägerin hat vor der gerichtlichen Geltendmachung eine ausreichende Verletzungsanzeige abgegeben.

aa)

Nach dem EuGH-Urteil obliegt es dem Patentinhaber "[v]or der gerichtlichen Geltendmachung" "den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise es verletzt worden sein soll." Der Kläger muss insofern die gerichtliche Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs ankündigen und den Verletzer zuvor anhören (Rn. 60 EuGH-Urteil). Der EuGH verlangt also vom SEP-Inhaber als Voraussetzung für die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs eine "Verletzungsanzeige" gegenüber dem Verletzer.

Da bei der Verletzungsanzeige "das fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben ist, auf welche Weise es verletzt worden sein soll“ (Rn. 61 EuGH-Urteil), ist zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Klagepatents, die angegriffene Ausführungsform und die vorgeworfene Benutzungshandlung (im Sinne von §§ 9 f. PatG) gegenüber dem Verletzer erforderlich (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 187). Die Verletzungsanzeige erfordert aber keine detaillierten (technischen und/oder rechtlichen) Erläuterungen – der andere Teil muss nur in die Lage versetzt werden – ggf. mit sachverständiger Hilfe – den Verletzungsvorwurf zu prüfen (Kühnen, a.a.O., Rn. E.312; weitergehend LG Mannheim, Urteil vom 29.01.2016 – 7 O 66/15 – Rn. 57). Der Zugang einer solchen Verletzungsanzeige beim Verletzer muss vom SEP-Inhaber dargelegt und ggf. bewiesen werden (Kühnen, a.a.O., Rn. E.334).

bb)

Die Klägerin hat diese Voraussetzung erfüllt. Sie hat mit Schreiben vom 04.12.2012 die Beklagte über ihr Portfolio informiert (wie oben erwähnt ist als „Beklagte“ hier (auch) die Muttergesellschaft der eigentlichen Beklagten, die I zu verstehen; die Klägerin kann ihre kartellrechtlichen Pflichten unproblematisch auch durch Handlungen gegenüber der Konzernmutter der I erfüllen, vgl. Kammer, Urteil vom 04.11.2015 – 4a O 93/14 – Rn. 123 bei Juris). Dabei hat sie die Veröffentlichungsnummern angegeben sowie, dass es sich um standardessentielle Patente für verschiedene, näher genannte Standards handelt. Ferner wurden beispielshaft einige standardkonforme Produkte der Beklagten genannt. Die Parteien sind daraufhin vor Klageerhebung in technische Diskussionen eingestiegen. Es ist davon auszugehen, dass in diesem Rahmen alle für die Verletzungsanzeige nötigen Informationen diskutiert worden sind. Die Klägerin hat zudem angemerkt, dass die Zuordnung der Patente zu unterschiedlichen Standards auch auf ihrer Internetseite verfügbar ist. Die Beklagte ist in diesem Bereich ausreichend erfahren und benötigt keine näheren Informationen zur Prüfung des Verletzungsvorwurfs, da es sich bei ihr um ein größeres Mobilfunkunternehmen handelt, das selbst standardessentielle Patente besitzt. Dass es an einer Verletzungsanzeige mangelt, hat die Beklagte nicht ausreichend dargelegt. Sie hat nicht aufgezeigt, welche erforderlichen Informationen ihr vor Klageerhebung nicht übermittelt wurden.

Letztlich kann dies jedoch dahingestellt bleiben. Selbst wenn man eine ausreichende Verletzungsanzeige als gegeben unterstellt, ist der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand erfolgreich, da die Klägerin ihre kartellrechtlichen Obliegenheiten in Bezug auf das Klagepatent nicht erfüllt hat (vgl. die Ausführungen unten).

c)

Die Beklagte hat auch – wie vom EuGH (1. Leitsatz, 1. Spiegelstrich und Rn. 63 des EuGH-Urteils) verlangt – ihre Bereitschaft zur FRAND-Lizenznahme gegenüber der Klägerin kundgetan (nachfolgend kurz: Lizenzierungsbitte oder Lizenzierungsbereitschaftserklärung).

aa)

Die Verpflichtung ein FRAND-Angebot zu machen steht unter der Voraussetzung, dass der Verletzer zunächst „seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen“ (Rn. 63 EuGH-Urteil). Inhaltlich muss er nur die Bereitschaft bekunden, einen FRAND-gemäßen Lizenzvertrag abzuschließen. Weitere Angaben oder Bedingungen sind nicht erforderlich. Vielmehr kann es für den Verletzer schädlich sein, wenn er hinsichtlich der beabsichtigten Lizenznahme Bedingungen stellt, sofern sich aus diesen ergibt, dass der Patentbenutzer letztlich doch nicht zur Lizenznahme unter fairen, vernünftigen und nichtdiskriminierenden Bedingungen bereit ist (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 209 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 315; diesem Sinne auch LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 - 2 O 106/14 Rn. 214 bei Juris). Äußerung und Zugang einer solchen Lizenzierungsbitte fallen in die Darlegungs- und Beweislast des Verletzers (Kühnen, a.a.O., Rn. E.335).

bb)

Eine solche Lizenzierungsbitte liegt vor. Die Beklagte hat sich zur Lizenzierung unter FRAND-Bedingungen bereit erklärt, woraufhin die Klägerin ihr am 29.01.2013 ein Angebot für ein Geheimhaltungsabkommen übersendet hat, was als Grundlage für die weiteren Verhandlungen diente.

Der Einwand der Klägerin, die Beklagte sei lizenzunwillig, da sie sich einer Verzögerungstaktik bedient habe, greift hingegen insofern nicht durch.

(1)

Eine Verzögerungstaktik des Verletzers in der Zeit zwischen der Lizenzbereitschaftserklärung des Patentbenutzers und der Unterbreitung eines FRAND-Lizenzangebots durch den SEP-Inhaber erlaubt grundsätzlich nicht den Schluss, dass eine Lizenzbereitschaftserklärung nicht wirksam ist. Vielmehr sind solche Gesichtspunkte bei der Beurteilung des Angebots des SEP-Inhabers zu berücksichtigen (nachdem dieses unterbreitet wurde). Nach der Erklärung seiner Lizenzbereitschaft gerät der Verletzer nämlich erst nach Erhalt eines FRAND-Angebots wieder unter Zugzwang.

Bis zur Unterbreitung des Angebots können dem Patentbenutzer neben der Lizenzbereitschaftserklärung weitere Mitwirkungsobliegenheiten treffen, sofern solche Handlungen für die Formulierung des FRAND-Angebots und dessen Begründung zwingend erforderlich sind. So kann es unter Umständen geboten sein, dass der Verletzer ein Geheimhaltungsabkommen unterzeichnet oder dem SEP-Inhaber Informationen mitteilt, die er für die Erstellung des Angebots benötigt.

Eine verzögerte oder mangelhafte Mitwirkung des Verletzers führt aber grundsätzlich nicht dazu, dass er entgegen seiner Lizenzbereitschaftserklärung als lizenzunwillig angesehen werden kann, so dass ihm der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand verwehrt bleibt. Wirkt der Verletzer nicht oder nur zögernd oder mangelhaft mit, so hat der SEP-Inhaber ein FRAND-Angebot zu machen, so gut es ihm möglich ist. Nach der Lizenzbereitschaftserklärung sind Verstöße des Patentbenutzers gegen Mitwirkungsobliegenheiten oder verzögernde Verhaltensweise grundsätzlich erst bei der Frage von Bedeutung, ob das vorgelegte Angebot als FRAND-gemäß anzusehen ist. Denn nach der Konzeption des EuGH hat auf die Lizenzbereitschaftserklärung ein FRAND-Angebot zu erfolgen – erst auf dieses muss der Verletzer ohne Verzögerungstaktik reagieren.

(2)

Im Übrigen hätte die Klägerin, eine behauptete vorprozessuale Verzögerungstaktik der Beklagten unterbinden können, indem sie dieser bereits früher vor Klageerhebung ein FRAND-Angebot unterbreitet und – sofern die Beklagte nicht gemäß den Vorgaben des EuGH-Urteils reagiert – anschließend Klage erhoben hätte. Ein solches Angebot hätte die Klägerin ohne weiteres bereits früher unterbreiten können, nachdem bereits im Jahre 2013 ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen wurde, was es ihr auch ermöglichte der Beklagten die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen. Dass der Klägerin zur Erstellung eines FRAND-Angebots Angaben der Beklagten fehlten, ist nicht ersichtlich. Damit lagen vorprozessual alle Voraussetzungen zur Abgabe eines solchen Angebots vor.

Demgegenüber kann nicht festgestellt werden, dass vorprozessual ein FRAND-Angebot abgeben wurde, und die Beklagte hierauf mit einer Verzögerungstaktik reagiert hat. Zwar kam es unter dem Geheimhaltungsabkommen zu Verhandlungen zwischen der Klägerin und der Beklagten; dass die Klägerin hierbei ein FRAND-Angebot vorgelegt hat, lässt sich aber nicht feststellen. Insoweit fehlt es bereits an einer ausreichenden Darlegung der Klägerin. Näheren Vortrag zur FRAND-Gemäßheit eines von ihr vorgelegten Angebots macht die Klägerin nur zu den am 13.01.2017 und am 19.05.2017 unterbreiteten Angeboten.

(3)

Nach diesen Maßstäben hat die Beklagte nicht in einer Weise gegen ihre Mitwirkungsobliegenheiten verstoßen, die es erlaubt, sie als lizenzunwillig anzusehen bzw. ihre Lizenzbereitschaftserklärung als nicht wirksam zu betrachten. Das Verhalten der Beklagten beim Abschluss des zweiten Geheimhaltungsabkommens ist – wie bereits erwähnt – bei der Frage der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen (s.u.), lässt aber die Lizenzbereitschaftserklärung nicht nachträglich entfallen.

d)

Die Klägerin hat entgegen ihren kartellrechtlichen Obliegenheiten der Beklagten kein ausreichendes FRAND-Lizenzvertragsangebot gemacht, auf das die Beklagte hätte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung reagieren müssen.

Die Klägerin hat ein ausreichendes FRAND-Angebot entgegen der Vorgaben des EuGH nicht „vor der gerichtlichen Geltendmachung“ unterbreitet und auch bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend die Art und Weise der Berechnung der vorgeschlagenen Lizenzgebühren erläutert. Selbst wenn man eine Nachholung des FRAND-Angebots und dessen Begründung nach Klageerhebung grundsätzlich zulassen möchte, ist das Angebot vom 19.05.2017 verspätet, auch da die Beklagte bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung hierauf nicht mehr reagieren konnte. Das Angebot vom 13.01.2017 ist ebenfalls nicht rechtzeitig unterbreitet worden, insbesondere, da die Klägerin die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung nicht rechtzeitig ausreichend dargelegt hat.

aa)

Liegt eine Lizenzbereitschaftserklärung des Verletzers vor, so ist der SEP-Inhaber nach dem 1. Leitsatz des EuGH-Urteils vor Klageerhebung verpflichtet,

„ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.“ (Rn. 63 EuGH-Urteil).

Damit legt der EuGH zum einen den Zeitpunkt der Unterbreitung des Lizenzvertragsangebots fest (hierzu unter (1)) und gibt zum anderen sowohl inhaltliche (hierzu unter (2)) als auch formelle Vorgaben (hierzu unter (3)) hinsichtlich des Angebots. Es obliegt dem SEP-Inhaber, darzulegen und ggf. zu beweisen, dass das von ihm unterbreitete Angebot diesen (FRAND-) Anforderungen genügt (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 334).

(1)

Dem SEP-Inhaber obliegt es, dem Patentbenutzer ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebots bereits vor Erhebung der Klage zu unterbreiten. Tut er dies nicht, so kann er die Unterbreitung eines Angebots, welches die Vorgaben des EuGH erfüllt, während eines laufenden gerichtlichen Verfahrens jedenfalls nicht zeitlich uneingeschränkt nachholen.

(a)

Der EuGH verlangt vom SEP-Inhaber „vor Erhebung der Klage“ (bzw. „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung des SEP“) nicht nur einen Hinweis gegenüber dem Verletzer auf die Verletzung des SEP, sondern (bei Lizenzwilligkeit des Verletzers) auch, die Unterbreitung eines FRAND-Angebots und die Angabe der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühr.

Dies ergibt sich bereits aus dem 1. Leitsatz, 1. Spiegelstrich des EuGH-Urteils. Hiernach ist Voraussetzung für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs, dass der SEP-Inhaber

„vor Erhebung der Klage zum einen den angeblichen Verletzer auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen hat (…), und zum anderen, nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingungen zu schließen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet (…)“.

Entsprechendes findet sich auch in den Urteilsgründen wieder: Die Worte „[v]or der gerichtlichen Geltendmachung“ in Rn. 61 des EuGH-Urteils beziehen sich auch auf die Verpflichtung zur Angebotsunterbreitung und Begründung. Diese zeitliche Vorgabe ist mittels der Worte „zum einen“ auf den Verletzungshinweis bezogen; sie beziehen sich über die einleitenden Worte „Zum anderen“ in Rn. 63 des EuGH-Urteils aber auch auf die Verpflichtung zur Abgabe eines FRAND-Angebots.

Der Zeitpunkt der „gerichtlichen Geltendmachung“ liegt vor, wenn die Klage eingereicht ist und der Kostenvorschuss eingezahlt wurde, selbst wenn die Zustellung noch nicht erfolgt ist (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 192 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 318). Denn mit der Einzahlung des Kostenvorschusses ist die Klage unweigerlich „auf den Weg gebracht“.

Dies bedarf hier aber keiner näheren Erörterung, denn die Angebote vom 13.01.2017 und vom 19.05.2017 erfolgten deutlich nach Zustellung der Klageschrift an die Beklagten. Insofern stellt sich die Frage, ob die Angebote im Prozess wirksam nachgeholt werden können.

(b)

Es ist in der Rechtsprechung umstritten, ob ein FRAND-Angebot während eines laufenden Gerichtsverfahrens (also nach „der gerichtlichen Geltendmachung“) nachgeholt werden kann.

Zu Recht erscheint unstreitig, dass eine Nachholbarkeit jedenfalls insofern gegeben ist, dass der SEP-Inhaber die erhobene Klage zurücknehmen und erneut einreichen kann, wenn er zwischenzeitlich seine kartellrechtlichen Obliegenheiten erfüllt hat. Allgemein führt ein erfolgreich erhobener kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nämlich nicht zu einem dauerhaften materiellen Rechtsverlust des SEP-Inhabers – die Klage ist vielmehr, soweit der Einwand durchgreift, als „derzeit unbegründet“ abzuweisen (vgl. Ausführungen unten; s.a. Weber/Dahm, GRUR-Prax 2017, 67). Dann tritt bei einer verspäteten, weil eben nicht vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgten Erfüllung der Pflichten erst recht kein materieller Rechtsverlust ein (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 339). Eine grundsätzliche, außerprozessuale Nachholbarkeit ist also gegeben.

Dagegen ist streitig, ob eine Nachholung auch mit Wirkung für den bereits laufenden Prozess noch möglich ist. Das OLG Düsseldorf geht davon aus, dass die vom SEP-Inhaber geforderten Erklärungen grundsätzlich nachgeholt werden dürfen, weil ein Versäumnis insoweit grundsätzlich weder zu einer materiellen noch zu einer prozessualen Präklusion führen dürfe (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 6 bei Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/16; für eine Nachholbarkeit jedenfalls in Übergangsfällen: OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 27 bei Juris). Kühnen lässt zwar ebenfalls eine Nachholung während des Prozesses zu, verweist jedoch darauf, dass aufgrund der prozessualen Verspätungsregeln ein verzögertes Angebot ggf. unberücksichtigt bleiben kann oder sogar muss (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 350 ff.).

Hinsichtlich der Verletzungsanzeige, die auch vor der gerichtlichen Geltendmachung erfolgen muss, hat die Kammer im Urteil vom 31.03.2016 (Az. 4a O 126/14) angenommen, dass eine Nachholung während eines laufenden Unterlassungsklageverfahrens im Einzelfall als zulässig erachtet werden kann, insbesondere in „Übergangsfällen“, d.h. bei Klageerhebung vor Erlass des EuGH-Urteils. Jedoch spreche bei „Neufällen“, bei denen die Einreichung der Klage nach der Veröffentlichung des EuGH-Urteils erfolgt ist, einiges dafür eine Nachholung abzulehnen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 203). Das LG Mannheim lehnt eine Nachholbarkeit innerhalb des Prozesses ab (LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389).

(c)

Liegen keine Besonderheiten vor, die ausnahmsweise eine Klage vor Unterbreitung des FRAND-Angebots zulässig erscheinen lassen (wie ein „Übergangsfall“), ist eine Nachholung nach Klageerhebung jedenfalls nicht uneingeschränkt zulässig, wobei über die generelle Zulässigkeit der Nachholung hier nicht entschieden werden muss.

(aa)

Die Frage der Nachholbarkeit des Verletzungshinweises und des FRAND-Angebots nach der gerichtlichen Geltendmachung wird im EuGH-Urteil zwar nicht ausdrücklich behandelt. Jedoch würden Sinn und Zweck des vom EuGH ersonnenen Systems ausgehebelt, wenn man eine Nachholung unbegrenzt zulässt. Die EuGH-Vorgabe des Angebots „vor der gerichtlichen Geltendmachung“ würde untergraben, wenn man eine Nachholung uneingeschränkt zulässt, insbesondere noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem Verletzungsgericht. Würde man uneingeschränkt zulassen, dass der SEP-Inhaber seine vorprozessual nicht erfüllten Obliegenheiten im Verlauf des Verfahrens sanktionslos nachholt, so würde der Leitgedanke der Entscheidung des EuGH, Verhandlungen unbelastet von einem anhängigen Verfahren führen zu können und während des Verfahrens über alle Informationen zu verfügen, die eine Beurteilung zulassen, ob das unterbreitete Lizenzvertragsangebot FRAND-konform ist oder nicht, verfehlt (so LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389). Das austarierte System des EuGH soll es den Parteien ermöglichen, ohne den Druck eines Unterlassungsklageverfahrens und damit gleichsam auf Augenhöhe zu verhandeln. Wenngleich der Verletzer auch während des Verfahrens ein nicht FRAND-konformes Lizenzvertragsangebot ablehnen und sich mit dem kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand wehren kann, so wirkt sich ein laufendes Unterlassungsklageverfahren trotzdem negativ auf seine Verhandlungsposition aus. Aufgrund der Ungewissheit, ob der Einwand durchgreifen wird – insbesondere, welche Lizenzgebührenhöhe vom Verletzungsgericht als (noch gerade) FRAND angesehen wird – muss auch ein an sich lizenzwilliger Verletzer fürchten, am Ende zur Unterlassung verurteilt zu werden, wenn er grenzwertigen Lizenzgebührenforderungen nicht nachgibt. Dies könnte ihn dazu verleiten, während eines laufenden Verletzungsverfahrens höhere Lizenzgebühren zu akzeptieren als im Stadium vor der gerichtlichen Geltendmachung. Hinzu kommt, dass der Patentbenutzer bei den Verhandlungen zeitlich unter Druck gesetzt ist, um die (Zwischen-) Ergebnisse der Verhandlungen rechtzeitig in den Prozess einführen zu können. Dies geht regelmäßig zu Lasten des Patentverletzers: Wenn der SEP-Inhaber seine Pflichten erfüllt hat, so muss der Patentverletzer unter dem Zeitdruck eines drohenden Unterlassungstitels das Lizenzvertragsangebot des SEP-Inhabers prüfen, ein Gegenangebot machen und die Abrechnung und Sicherheitsleistung vorbereiten, falls er das Angebot nicht annehmen will.

Soweit darauf hingewiesen wird, dass auch bei der Möglichkeit einer Nachholung die kartellrechtswidrige Klageerhebung nicht sanktionslos bleiben muss, da insofern eine Bestrafung durch die Kartellbehörden droht (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/16 – Rn. 30 a.E. bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E. 345;), ändert dies nichts daran, dass im Unterlassungsverfahren das Verhalten sanktionslos bliebe, wenn man eine Nachholbarkeit uneingeschränkt zulässt. Dass auf einer anderen Ebene Sanktionen drohen, erlaubt es dem Verletzungsgericht zumindest nicht ohne weiteres, das vom EuGH vorgegebene System aufzuweichen. Wäre der Druck durch die Kartellbehörden ausreichend, so hätte es wohl gar nicht des vom EuGH ersonnenen Systems bedurft.

Gegen eine uneingeschränkte Nachholbarkeit mag tendenziell zudem sprechen, dass der EuGH im Berichtigungsbeschluss vom 15.12.2015 klargestellt hat, dass sich die Worte „vor Erhebung der Klage“ sowohl auf die Verletzungsanzeige als auch auf das FRAND-Angebot und die Erläuterung der geforderten Lizenzgebühr beziehen, und so die Bedeutung dieser zeitlichen Vorgabe unterstrichen hat.

(bb)

Allerdings muss für das vorliegende Verfahren nicht entschieden werden, ob man eine Nachholbarkeit generell zulässt, da selbst bei der Einräumung einer großzügigen Nachholungsmöglichkeit die Angebote der Klägerin zu spät bzw. zu spät begründet waren.

Selbst wenn man eine Nachholung grundsätzlich zulassen möchte, muss ein erst im Prozess abgegebenes Angebot in zeitlicher Hinsicht kritisch auf seine Rechtzeitigkeit hin untersucht werden. Eine Nachholbarkeit ist nur denkbar, wenn den Parteien (insbesondere dem Verletzer) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung genügend Zeit verbleibt, das vom EuGH vorgesehene Prozedere durchzuführen. FRAND-Angebote, die so spät abgegeben oder begründet werden, dass dies nicht mehr möglich ist, können dagegen im laufenden Verfahren nicht mehr berücksichtigt werden.

(aaa)

Wird ein Angebot so spät abgegeben oder die Berechnung der Lizenzgebühren so spät begründet, dass dem Verletzer keine ausreichende Reaktionszeit zur Verfügung steht, ist das Angebot im laufenden Verfahren nicht als FRAND anzusehen, ohne dass es auf dessen Inhalt ankommt.

Selbst wenn eine Zurückweisung des Angebots als verspätet aufgrund des Prozessrechts nicht möglich ist (das nationale Prozessrecht dürfte für die Vorgaben des EuGH ohnehin nicht maßgeblich sein), so kann ein Angebot allenfalls dann berücksichtigt werden, wenn es so rechtzeitig vorliegt, dass der Gegenseite eine angemessene Reaktion und deren Einführung in den laufenden Prozess ohne unangemessenen zeitlichen Druck möglich ist. Auch das OLG Düsseldorf führt im Beschluss vom 09.05.2016 (Az.: I-15 U 35/15 – Rn. 30 bei Juris) aus, dass der SEP-Inhaber nicht darauf vertrauen darf, dass das Verletzungsgericht so terminiert, dass er das komplette Prozedere nachholen kann. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ein Angebot jedenfalls dann zu spät kommt, wenn der Verletzer selbst unter gebührender Anstrengung nicht mehr ausreichend Zeit zur Prüfung des Angebots und Formulierung eines Gegenangebots hat – für dessen Prüfung wiederum der SEP-Inhaber Zeit benötigt.

Nach den Vorgaben des EuGH (1. Leitsatz, 2. Spiegelstrich bzw. Rn. 65 EuGH-Urteil) muss der Verletzer auf das Angebot des SEP-Inhabers „gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben“ reagieren. Daraus folgt zwingend, dass ihm hierfür die erforderliche Zeit zur Verfügung gestellt werden muss. Es muss dem Patentbenutzer möglich sein, das Angebot sorgfältig zu prüfen und ein Gegenangebot zu formulieren.

Die Abgabe eines (möglicherweise FRAND-Vorgaben genügenden) Angebots erst kurz vor der mündlichen Verhandlung, aufgrund der über die Gewährung des Unterlassungsanspruchs entschieden wird, stellt sich vor diesem Hintergrund als missbräuchlich dar. Der Verletzer steht in dieser Konstellation unter dem Druck, dass Angebot entweder ohne hinreichende Prüfung anzunehmen, oder es abzulehnen, bevor er es geprüft und ein Gegenangebot ausgearbeitet hat. Auf diese Weise wird der Verletzer unter Druck gesetzt und die vom EuGH gewünschten Verhandlungen auf Augenhöhe zwischen den Parteien behindert. Je später das Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben wird und je geringer damit der zeitliche Abstand zwischen Angebot (bzw. dessen Begründung) und mündlicher Verhandlung ist, umso stärker ist der Druck, dem der Verletzer ausgesetzt ist.

Dagegen lässt sich nicht einwenden, dass das Gericht nur bei einem feststellbar FRAND-gemäßen Angebot einen Unterlassungstitel ausurteilen würde und der verklagte Patentbenutzer ja nach Urteilsverkündung weiterhin das FRAND-Angebot annehmen kann, um die Unterlassungsvollstreckung zu vermeiden. Dies greift alleine deshalb nicht durch, weil der EuGH dem Patentbenutzer ausdrücklich selbst bei einem FRAND-gemäßen Angebot des SEP-Inhabers das Recht einräumt, dieses abzulehnen und seinerseits ein Gegenangebot zu FRAND-Bedingungen zu machen.

Schließlich erscheint es nicht unbillig, den Unterlassungsanspruch selbst dann als derzeit unbegründet abzuweisen, wenn sich (ggf. in einem neuen Verfahren) herausstellt, dass ein FRAND-Angebot vom SEP-Inhaber abgegeben wurde. Durch die späte Abgabe dieses Angebots missachtet der SEP-Inhaber die Vorgabe des EuGH, das Angebot vor der Klageerhebung abzugeben. Bei einem solchen Verhalten trägt er das Risiko, dass das Prozedere nicht mehr durchgeführt werden kann (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.05.2016 – I-15 U 35/15 – Rn. 30 bei Juris). Die Folge der Nichtberücksichtigung im Prozess ist zudem kein endgültiger Rechtsverlust, da die Möglichkeit einer erneuten Klage nach Durchführung des Prozederes besteht.

(bbb)

Soweit die Klägerin im Schriftsatz vom 19.05.2017 sinngemäß argumentiert, das OLG Düsseldorf habe im Beschluss vom 17.11.2016 in der Sache I-15 U 66/15 ausgeführt, ein FRAND-Angebot könne noch bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung abgegeben werden, ist dies unrichtig. Das OLG Düsseldorf hat in diesem Beschluss nur eine Nachholbarkeit im laufenden Verfahren als möglich angesehen. Ungeachtet, ob man eine Nachholbarkeit generell als zulässig ansieht, ist damit kaum eine unbegrenzten Nachholbarkeit bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung gemeint.

(d)

Das Gericht ist nicht dazu verpflichtet, durch Vertagung der mündlichen Verhandlung dafür zu sorgen, dass der SEP-Inhaber seine Pflichten noch während des Prozesses durchführen kann. Es muss den SEP-Inhaber auch nicht dazu auffordern, ein bestimmtes, FRAND-gemäßes Angebot zu machen.

(aa)

Das Gericht ist nicht verpflichtet, durch Umterminierung o.ä. dem SEP-Inhaber die Nachholung des FRAND-Angebots oder die Durchführung des Prozederes zu ermöglichen. Zweck der Hinweispflicht aus § 139 ZPO ist es, den Parteien aufzeigen, zu welchen Punkten sie sich noch erklären müssen – sie dient aber nicht dazu, die Parteien zu einem bestimmten geschäftlichen Verhalten anzuhalten (hier: ein bestimmtes Vertragsangebot abzugeben bzw. anzunehmen oder ihnen für vorprozessuale Obliegenheiten im Prozess mehr Zeit zu verschaffen). Auch der EuGH sieht eine Moderation durch das Gericht zur Schaffung eines FRAND-gemäßen Angebots nicht vor. Vielmehr sollen sich die Parteien vorprozessual einigen und nur wenn dies scheitert, darf der Unterlassungsanspruch gerichtlich geltend gemacht werden. Erst wenn beide Parteien die Vorgaben des EuGH erfüllen und dennoch kein Lizenzvertrag zustande kommt, soll ein Dritter zur FRAND-Bestimmung eingeschaltet werden dürfen. Die Mitwirkung eines Drittens bei der Formulierung von Angebot oder Gegenangebot ist dagegen nicht vorgesehen.

(bb)

Es liegt auch im wohlverstandenen Interesse beider Parteien, dass das Gericht ein abgegebenes Angebot nur bewertet, nicht aber vor einem Urteil auf die Abgabe weiterer Angebote hinwirkt:

Verhält sich der SEP-Inhaber FRAND-konform und verweigert der Verletzer dennoch den Lizenzvertragsabschluss oder ein ausreichendes Gegenangebot, so hat der SEP-Inhaber ein anerkennungswürdiges Interesse an einem schnellen Unterlassungstitel.

Gibt der SEP-Inhaber dagegen kein (rechtzeitiges) FRAND-konformes Angebot ab, sind die Folgen ebenfalls akzeptabel. Denn er kann weiterhin FRAND-gemäße Lizenzgebühren für sein Schutzrecht verlangen. Er erhält zudem einen Titel auf Auskunft und Schadensersatzfeststellung (allerdings kartellrechtlich begrenzt, s.u.), den er ansonsten nur mit Verzögerung erhalten hätte. Hierüber erhält er auch eine gerichtliche Bestätigung der Standardessentialität des jeweiligen Klagepatents und eine positive Prognose des Rechtsbestands (wenn dieser angegriffen ist) – oder je nach Rechtsordnung sogar eine Entscheidung hierüber. Weiterhin tritt auch hinsichtlich der Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung kein endgültiger Rechtsverlust ein: Die Klage wird insoweit – wie bereits erwähnt – nur als derzeit unbegründet abgewiesen, so dass der SEP-Inhaber nach Erfüllung seiner kartellrechtlichen Verpflichtung erneut klagen kann, falls sich die Parteien nicht zwischenzeitlich einigen.

(cc)

Die Möglichkeiten des Gerichts, über Hinweisbeschlüsse erfolgreich eine Einigung herbeizuführen, sind schließlich gering und jedenfalls schlechter als die Chancen bei unmittelbaren, außergerichtlichen Verhandlungen der Parteien. Besteht aber kaum Möglichkeit auf eine Einigung durch Vorgaben des Gerichts, erscheint es unangemessen, das Verfahren durch zusätzliche Schriftsatzfristen und/oder eine Verlegung des Termins zur mündlichen Verhandlung zu verzögern.

(e)

Bis wann eine Nachholung möglich ist, hängt vom Einzelfall ab. Dem Patentbenutzer muss ausreichend Zeit gegeben werden, um auf das Angebot zu reagieren. Ist ihm dies innerhalb der gesetzten Fristen nicht mehr möglich, so ist das Angebot als nicht FRAND anzusehen. Ob danach ein Angebot mit der Klageschrift oder auch noch später zulässig ist, bedarf im vorliegenden Fall keiner Entscheidung. Denn auch nach großzügiger Auslegung der Möglichkeit einer Nachholung sind die zu diskutierenden Angebote der Klägerin zu spät (siehe unten).

(2)

Neben den vorstehend erörterten Anforderungen in zeitlicher Hinsicht muss das Angebot insbesondere inhaltlich FRAND-Bedingungen enthalten (FRAND = fair, reasonable and nondiscriminatory, d.h. faire, zumutbare und diskriminierungsfreie Bedingungen).

(a)

Es ist umstritten, ob das Verletzungsgericht das Vorliegen eines FRAND-Angebots nur summarisch im Sinne einer negativen Evidenzkontrolle prüfen muss (so LG Mannheim, WuW 2016, 86 Rn. 221) oder ob es tatrichterlich feststellen muss, ob ein Angebot FRAND ist (so OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 bei Juris; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 30 bei Juris – Dekodiervorrichtung). Aber auch wenn man eine tatrichterliche Feststellung und nicht nur eine Evidenzkontrolle verlangt, so besteht zumindest ein richterlicher Beurteilungsspielraum (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016 – 6 U 55/16 – Rn. 32 bei Juris – Dekodiervorrichtung). Denn es gibt regelmäßig nicht eine bestimmte Lizenzgebührenhöhe, die FRAND ist, sondern eine Bandbreite nicht ausbeuterischer Gebühren (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 13 bei Juris).

Letztlich kann die erforderliche Prüfungstiefe des Gerichts dahingestellt bleiben, denn hier liegt ein FRAND-Angebot schon deshalb nicht vor, weil ein solches nicht rechtzeitig angegeben und ausreichend begründet wurde. Jedenfalls solche eher formalen Anforderungen an das Verhalten des SEP-Inhabers hat das Verletzungsgericht vollumfänglich zu prüfen.

(b)

Inhaltlich soll das Angebot des SEP-Inhabers fair, angemessen und nichtdiskriminierend (= FRAND) sein (Rn. 63 EuGH-Urteil). Dies umfasst Vorgaben einerseits zur absoluten Höhe der Lizenzgebühren, die fair und angemessen sein muss (hierzu unter (aa)), andererseits zur relativen Höhe der Lizenzgebühren verglichen mit anderen Lizenznehmern, wo ein Diskriminierungsverbot besteht (hierzu unter (bb)). Gleiches gilt neben der Höhe der Lizenzgebühren auch zu den anderen Inhalten des Angebots (hierzu unter (cc)).

(aa)

Das Angebot darf nicht ausbeuterisch sein, sondern muss „fair, reasonable“ sein. Es liegt kein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vor, wenn der Patentinhaber Vertragsbedingungen anbietet, die so auch ohne seine marktbeherrschende Stellung zustande gekommen wären.

(bb)

Neben der Vorgabe „fair, reasonable“, die sich auf die Höhe der Lizenzgebühren per se bezieht, muss das Lizenzvertragsangebot auch diskriminierungsfrei (nondiscriminatory) sein. Ein marktbeherrschendes Unternehmen muss gemäß dem Diskriminierungsverbot Handelspartnern, die sich in der gleichen Lage befinden, dieselben Preise und sonstigen Geschäftsbedingungen einräumen. Allerdings gilt dies nur für vergleichbare Sachverhalte – eine Pflicht zur schematischen Gleichbehandlung besteht also nicht. Eine Ungleichbehandlung ist zulässig, soweit diese sachlich gerechtfertigt ist. Die Darlegungs- und Beweislast für eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung (Diskriminierung) trägt der Verletzer, wobei den SEP-Inhaber eine sekundäre Darlegungslast trifft. Diese umfasst Angaben zu den anderen Lizenznehmern und den mit diesen vereinbarten Bedingungen, die der SEP-Inhaber vortragen muss. Sofern eine Ungleichbehandlung vorliegt, ist der SEP-Inhaber für deren Rechtfertigung darlegungs- und beweispflichtig.

(cc)

Das Angebot muss auch in Bezug auf die anderen Vertragsbedingungen FRAND sein, also etwa hinsichtlich des Umfangs der lizenzierten Schutzrechte und der territorialen Reichweite. Bei der Frage, ob eine – ggf. weltweite – Portfolio-Lizenz FRAND-Vorgaben entspricht, ist insbesondere auch die Branchenüblichkeit relevant. Werden auf dem relevanten Markt üblicherweise weltweite Konzernlizenzverträge für ganze Schutzrechtsportfolios geschlossen, verstößt ein entsprechendes Vertragsangebot nicht gegen FRAND, es sei denn die Umstände des Einzelfalls lassen eine Abweichung erforderlich erscheinen, etwa wenn der Verletzer nur auf einem geographischen Markt tätig ist (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 220 bei Juris).

(3)

Schließlich stellt das EuGH-Urteil an das vom SEP-Inhaber zu unterbreitende Angebot – neben den vorstehend erörterten zeitlichen und inhaltlichen Vorgaben – auch (eher) formelle Anforderungen: Das Angebot muss zum einen konkret und schriftlich erfolgen. Zum anderen muss die Art und Weise der Berechnung der verlangten Lizenzgebühr angegeben werden (1. Leitsatz, 1. Spiegelsprich und Rn. 63 EuGH-Urteil), wobei letzteres auch in einem Begleitschreiben o.ä. erfolgen kann, sofern es gleichzeitig mit dem Angebot übermittelt wird (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 252 bei Juris; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 12 bei Juris; Kühnen, a.a.O., Rn. E.308 / Fn. 458).

(a)

Als „Art und Weise ihrer Berechnung“ verlangt der EuGH nicht nur die Angabe der Höhe der Lizenzgebühr und ihrer Berechnung. Vielmehr muss der SEP-Inhaber dem Verletzer konkret und für diesen nachvollziehbar erläutern, warum die vorgesehenen Lizenzgebühren FRAND sind (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I 15 U 66/15 = BeckRS 2016, 21067 Rn.19; LG Mannheim, Urteil vom 08.01.2016 – 7 O 96/14 – Rn. 76 bei Juris; LG Mannheim, Urteil vom 17.11.2016 – 7 O 19/16 = BeckRS 2016, 108197 Rn. 58; Kühnen, a.a.O., Rn. E.309).

(b)

Die vom SEP-Inhaber zur „Art und Weise ihrer Berechnung“ im Rahmen des Angebots zu machenden Angaben entsprechen inhaltlich dem, was er als Kläger in einem Verletzungsverfahren vortragen muss, um die FRAND-Gemäßheit seines Angebots gegenüber dem Gericht ausreichend darzulegen. Hierbei ist Vortrag insbesondere zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und zu relevanten Gerichtsentscheidungen erforderlich.

(aa)

Die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfordert nicht zwingend eine streng mathematische Herleitung. Sofern dies im konkreten Fall möglich ist, ist es erforderlich und regelmäßig hinreichend, die Akzeptanz der verlangten (Standard-) Lizenzsätze am Markt über bereits abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 253 bei Juris). Hat der SEP-Inhaber bereits Lizenzverträge über das Klageschutzrecht oder ein Portfolio, welches dieses beinhaltet, abgeschlossen, so muss er zu diesen Verträgen konkret vortragen (Kühnen, a.a.O., Rn. E.310). Zum einen kann der Verletzer nur so feststellen, ob das Angebot tatsächlich diskriminierungsfrei (nondiscriminatory) ist. Denn der Verletzer hat ansonsten üblicherweise keine Möglichkeit, Kenntnis von von anderen Unternehmen gezahlten Lizenzgebühren zu erlangen. Zum anderen kann über bereits abgeschlossene Lizenzverträge oftmals die Akzeptanz der verlangten Lizenzgebühren auf dem Markt belegt werden und damit, dass diese fair und angemessen (Fair / Reasonable) sind (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 219 bei Juris m.w.N.). Ob die Vorlage von anderen Lizenzverträgen alleine ausreicht, um die Angemessenheit der Lizenzgebühren zu belegen, hängt vom Einzelfall und insbesondere von der Zahl der abgeschlossenen Lizenzverträge ab. Bei einer ausreichenden Anzahl von Lizenzverträgen und einer so nachgewiesenen Akzeptanz am Markt (beispielsweise über den Marktanteil der zu einer bestimmten Gebührenhöhe lizenzierten Produkte), werden im Regelfall keine weitere Angaben zur Angemessenheit der Lizenzgebührenhöhe mehr erforderlich sein.

Die Darlegung der Art und Weise der FRAND-gemäßen Lizenzgebühren über bereits geschlossene Lizenzverträge ist vorranging. Über das Ergebnis verschiedener, schon erfolgter, tatsächlicher Lizenzverträge lässt sich die FRAND-Gemäßheit einfacher belegen und sicherer feststellen, als über den Vortrag der einzelnen Faktoren, die in Lizenzvertragsverhandlungen jeweils eine näher zu bestimmende, mehr oder weniger gewichtige Rolle spielen könnten oder sollten, und welche der Verletzer und das Gericht jeweils erst zu einer Lizenzgebührenhöhe „zusammensetzen“ müssten.

Um die Höhe der Lizenzgebühren rechtfertigen zu können, muss der SEP-Inhaber grundsätzlich zu allen wesentlichen Lizenzverträgen vortragen – andernfalls besteht stets die Gefahr, dass selektiv nur solche Verträge vorgelegt werden, die die geforderte Lizenzgebührenhöhe stützen. Auch eine Diskriminierungsfreiheit lässt sich nur nachprüfen, wenn zu allen Lizenzverträgen Angaben gemacht werden.

(bb)

Neben den bereits geschlossenen Lizenzverträgen muss der SEP-Inhaber zum Nachweis der Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zudem etwaige Gerichtsentscheidungen vorlegen, die sich mit den abgeschlossenen Lizenzverträgen befassen. Denn gerichtliche Entscheidungen oder Hinweise zur Angemessenheit der vorgeschlagenen Lizenzbedingungen sind jedenfalls als neutrale und sachverständige Stellungnahmen zu berücksichtigen. Der Verletzer hat ein legitimes Interesse an solchen Entscheidungen, während es dem SEP-Inhaber obliegt, solche relevanten Aspekte transparent zu machen.

Zumindest wenn keine oder eine nicht ausreichende Anzahl von Lizenzverträgen abgeschlossen worden ist, muss der SEP-Inhaber auch sonstige Entscheidungen zur Verletzung und zum Rechtsbestand des oder der zu lizenzierenden Schutzrechte vorlegen.

Ob neben den vorzutragenden, bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen und ggf. Gerichtsentscheidungen zusätzlich noch weitere Angaben zwingend erforderlich sind, hängt davon ab, ob mit den vorgelegten Verträgen die FRAND-Gemäßheit schon nachgewiesen werden kann, was vorranging von der Anzahl und ggf. Reichweite der abgeschlossenen Lizenzverträge abhängt.

Ist dies nicht der Fall, muss der SEP-Inhaber zum Nachweis der angemessenen Lizenzgebührenhöhe etwa zu ihm bekannten vergleichbaren Lizenzverträgen (möglichst im selben oder einen vergleichbaren technischen Gebiet) vortragen. Auch sind nähere Erläuterungen des Portfolios und dessen Auswirkungen auf die Gebührenhöhe erforderlich, wenn das Klagepatent nicht einzeln lizenziert wird. Was konkret vorzutragen ist, ist eine Frage des Einzelfalls – letztlich muss der SEP-Inhaber darlegen, wie er die Lizenzgebühren festgelegt hat und warum die festgelegte Höhe angemessen ist.

(dd)

Über die Vorlage der aller bereits abgeschlossenen Lizenzverträge lässt sich, wie bereits erwähnt, auch die Diskriminierungsfreiheit der angebotenen Lizenzvertragsbedingungen aufzeigen. Zum Nachweis eines nichtdiskriminierenden Lizenzvertragsangebots ist konkreter Sachvortrag zu den bestehenden Vereinbarungen mit Dritten erforderlich (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 = BeckRS 2016, 21067 Rn. 22). Sind bislang noch keine Lizenzverträge über das Klageschutzrecht abgeschlossen worden, so reicht für den Beleg der Diskriminierungsfreiheit aus, dass der SEP-Inhaber ankündigt, vergleichbare Lizenzbedingungen auch bei zukünftigen Lizenzierungen von anderen Unternehmen zu verlangen.

(c)

Die oben erläuterten zeitlichen Vorgaben für die Abgabe des Angebots gelten auch für die Darlegung der Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren (so ausdrücklich: LG Mannheim, Urteil vom 01.07.2016 – 7 O 209/15 – Rn. 119 bei Juris = BeckRS 2016, 18389). Erst wenn der Verletzer diese Angaben erhalten hat, liegt ein Angebot vor, dessen FRAND-Gemäßheit er hinreichend überprüfen und auf das er nach den Vorgaben des EuGH reagieren muss.

(d)

Es kann dem Verletzer obliegen, ein Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, um dem SEP-Inhaber den Vortrag zu anderen Lizenzverträgen etc. zu ermöglichen. Verweigert der Verletzer den berechtigten Wunsch des SEP-Inhabers, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, entbindet dies den SEP-Inhaber aber grundsätzlich nicht von der Verpflichtung, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren und abgeschlossene Lizenzverträge darzulegen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 24 bei Juris). Im Einzelnen:

(aa)

Grundsätzlich kann dem Verletzer eines SEPs abverlangt werden, die von dem SEP-Inhaber zugänglich gemachten, vertraulichen Informationen nur für die Überprüfung der FRAND-Gemäßheit und für Prozesszwecke zu verwenden, aber nicht außerhalb dieser Bereiche. Ferner kann grundsätzlich verlangt werden, dass der Verletzer solche Informationen gegenüber Dritten geheim hält. Denn der Verletzer eines SEP ist gehalten, die FRAND-Vertragsverhandlungen zu fördern, was ihn auch dazu verpflichtet, auf berechtigte Geheimhaltungsbelange des SEP-Inhabers einzugehen (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.01.2017 – I-2 U 31/16 – Rn. 8 bei Juris). Der Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens ist in „freien“ Lizenzverhandlungen üblich und steht regelmäßig am Anfang der Diskussion – wie es auch hier erfolgt ist.

(bb)

Weigert sich der Verletzer vollständig, ein angemessenes Geheimhaltungsabkommen abzuschließen, führt dies regelmäßig nicht dazu, diesen als lizenzunwillig anzusehen, sondern ist vielmehr bei der Bewertung der FRAND-Gemäßheit des Angebots zu berücksichtigen.

Im Regelfall wird eine fehlende Mitwirkung am Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens bei einem ansonsten lizenzwilligen Verletzer dazu führen, dass der SEP-Inhaber die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren etwas weniger konkret darlegen muss und tatsächlich geheimhaltungsbedürftige Informationen anonymisieren oder weglassen darf. Der Verletzer, der den Abschluss eines angemessenen Geheimhaltungsabkommens verweigert oder bewusst verzögert, riskiert damit, dass der SEP-Inhaber auch ohne vollständige Angaben zu anderen Lizenzverträgen seiner Darlegungslast ausreichend nachkommt.

Die FRAND-widrige, mangelnde Mitwirkung des Verletzers entbindet den SEP-Inhaber jedoch nicht davon, soweit wie ohne Geheimhaltungsabkommen zumutbar, die Art und Weise der Berechnung der FRAND-Lizenzgebühren darzulegen und nachzuweisen. Dabei ist zu beachten, dass die Geheimhaltungsbedürftigkeit bei der Frage der Vortragspflichten des SEP-Inhabers strenger zu verstehen sind als im Rahmen eines Geheimhaltungsabkommens, welches der SEP-Inhaber berechtigterweise fordern kann. Anders ausgedrückt: Nicht jede Information, die von einem marktüblichen Geheimhaltungsabkommen umfasst werden würde, kann im Gerichtsverfahren weggelassen werden, ohne dass dies die Vollständigkeit der Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung erfolgreich in Frage stellen könnte. Denn auch ohne Mitwirkung beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens liegt die Darlegungslast, dass das unterbreitete Angebot FRAND-Grundsätzen entspricht, weiterhin beim SEP-Inhaber. Dieser kann sich im Prozess grundsätzlich nicht mit Erfolg pauschal darauf berufen, einem konkreten Sachvortrag zum Inhalt anderer Lizenzvereinbarungen stünden Geheimhaltungsinteressen Dritter entgegen und/oder er habe sich gegenüber Lizenznehmern zur Geheimhaltung verpflichtet (so OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016 – I-15 U 66/15 – Rn. 24 bei Juris). Der SEP-Inhaber darf vielmehr nur das zur Geheimhaltung absolut Notwendige unter Darlegung der Gründe hierfür weglassen, aber nicht pauschal jeden Vortrag zu anderen Lizenzverträgen verweigern. Ein FRAND-gemäßes Verhalten gebietet ein großes Maß an Transparenz. Den bestehenden und potentiellen Lizenznehmern des SEP muss es möglich sein, die Diskriminierungsfreiheit des Lizenzvertrages festzustellen. So können abgeschlossene Lizenzverträge beispielsweise anonymisiert vorgelegt werden.

(cc)

Soweit der SEP-Inhaber den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens vom Verletzer fordern kann, hat er dies frühzeitig in die Wege zu leiten. Regelmäßig wird der SEP-Inhaber mit dem Verletzungshinweis den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiieren müssen.

Es obliegt dem SEP-Inhaber zeitgleich mit dem Angebot die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren darzulegen. Wenn er sich berechtigterweise hierzu nur in der Lage sieht, falls der Verletzer zuvor ein Geheimhaltungsabkommen mit ihm abschließt, so muss er sich hierum kümmern und dafür Sorge tragen, dass er im Zeitpunkt des Angebots bereits vertrauliche Informationen an den Verletzer übermitteln kann. Dies entspricht im Übrigen der im Geschäftsverkehr üblichen Praxis, ein Geheimhaltungsabkommen an den Beginn der Lizenzvertragsverhandlung zu stellen.

Verzögert der Verletzer den Abschluss eines Geheimhaltungskommens – etwa durch unnötig langsame Reaktionen oder immer neue Forderungen –, so gilt grundsätzlich Entsprechendes wie bei der vollständigen Verweigerung eines berechtigten Geheimhaltungsabkommens: Der SEP-Inhaber wird von der Darlegungslast nicht entbunden, er darf aber geheimhaltungsbedürftige Informationen zunächst zurückhalten und nachliefern, sobald ein solches Abkommen geschlossen ist, wobei ihn dies – wie gesehen – nicht von der Obliegenheit eines ansonsten möglichst umfassenden Vortrags befreit und nur punktuelle Schwärzungen oder Auslassungen möglich sind.

(dd)

Bei den Informationen, die der SEP-Inhaber zunächst zurückgehalten hat, kann sich der Verletzer nicht auf eine Verspätung oder mangelnde Zeit zur Prüfung berufen, sofern die Verzögerung auf seinem eigenen Verhalten beruht. Wird ein Geheimhaltungsabkommen zu spät abgeschlossen, weil einerseits der SEP-Inhaber ein solches zu spät initiiert hat und andererseits der Verletzer den Vertragsschluss unangemessen lang verzögert hat, geht dies grundsätzlich zunächst zu Lasten des SEP-Inhabers: Dieser kann nur dann damit gehört werden, er habe geheimhaltungsbedürftige Informationen nicht rechtzeitig vortragen können, wenn er darlegen kann, dass auch bei frühzeitiger Initiierung der Geheimhaltungsabrede das entsprechende Abkommen zu spät abgeschlossen worden wäre.

bb)

Unter Zugrundelegung der dargelegten Anforderungen lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin ein FRAND-gemäßes Lizenzvertragsangebot gegenüber der Beklagten abgegeben hat.

(1)

Hinsichtlich der vorprozessualen Lizenzvertragsangebote der Klägerin kann nicht festgestellt werden, dass eines der Angebote inhaltlich FRAND-Bedingungen entsprach. Für diese Angebote ist eine ausreichende Darlegung zur Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren nicht ersichtlich. Es fehlt hinreichender Vortrag zu den geforderten Lizenzgebühren und deren Angemessenheit. Zudem ist fraglich, ob diese Angebote angesichts der späteren Angebote überhaupt noch gültig sind und von der Beklagten angenommen werden könnten.

(2)

Mit dem Angebot vom 13.01.2017 kann die Klägerin ihre FRAND-Obliegenheiten ebenfalls nicht erfüllen.

(a)

Das Angebot der Klägerin vom 13.01.2017 erfolgte mit der Replik und erst nach der gerichtlichen Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs. Eine wirksame Nachholung während des hiesigen Verletzungsverfahrens scheitert jedenfalls daran, dass die Klägerin weder rechtzeitig noch ausreichend die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren dargelegt hat. Dies gilt selbst dann, wenn man zugunsten der Klägerin annimmt, dass die Beklagte den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommen im Prozess FRAND-widrig verzögert hat.

(aa)

Der Vortrag der Klägerin in der Replik in der am 13.01.2017 eingereichten, teilweise geschwärzten Fassung reicht nicht aus, die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren zu begründen.

Der Vortrag, die angebotenen Lizenzsätze entsprächen der Standard Rate bzw. der Compliant Rate, alleine genügt nicht für die Feststellung der FRAND-Gemäßheit. Die Beklagte hat auf dieser Grundlage keine Möglichkeit, die Richtigkeit der Aussage zu prüfen. In der Replik findet sich kein (ungeschwärzter) Vortrag zu den anderen Lizenzverträgen, welche die Klägerin bereits abgeschlossen hat.

Aufgrund des unvollständigen Vortrags zur FRAND-Gemäßheit der Lizenzgebührenhöhe konnte die Beklagte auch nicht im Rahmen der Duplik hierzu Stellung nehmen. Ohne feststellbar FRAND-gemäßes Angebot der Klägerin war die Beklagte weder dazu verpflichtet, noch ausreichend dazu in der Lage, ein FRAND-Gegenangebot abzugeben, geschweige denn es innerhalb der gesetzten Schriftsatzfristen in das hiesige Verfahren einzuführen.

(bb)

Die Klägerin kann sich auch nicht mit Erfolg darauf berufen, ihr sei ein ausreichender Vortrag nicht rechtzeitig möglich gewesen, weil die Beklagte die ihr obliegende Mitwirkung am Zustandekommen einer Geheimhaltungsvereinbarung verweigert habe. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte durch unangemessene Forderungen den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens verzögert hat. Selbst wenn man eine Verzögerung durch die Beklagte annimmt, führt dies vorliegend nicht dazu, dass man die FRAND-Gemäßheit des Angebots der Klägerin unterstellen kann bzw. der Beklagten die Berufung auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand insgesamt verwehrt wäre.

(aaa)

Die Klägerin kann den unzureichenden Vortrag zur Lizenzgebührenberechnung zumindest deshalb nicht erfolgreich mit einer Verzögerungstaktik der Beklagten entschuldigen, weil ihr selbst ohne Geheimhaltungsabkommen näherer Vortrag zur FRAND-Gemäßheit der geforderten Lizenzgebühren möglich gewesen wäre. Gegenüber Dritten kann das Gericht Geheimnisschutzanordnungen erlassen. Die Klägerin hätte anonymisiert zu den abgeschlossenen Lizenzverträgen vortragen können. Dagegen hat die Klägerin den Vortrag zu diesem Punkt größtenteils geschwärzt. Unabhängig von der Reichweite eines marktüblichen Geheimhaltungsabkommens kann die Klägerin im gerichtlichen Verfahren nicht Vortrag mit der pauschalen Begründung weglassen, ihre Geheimhaltungsinteressen seien betroffen.

Die vorgenommenen Schwärzungen waren zu einem großen Teil nicht durch Geheimhaltungsinteressen gerechtfertigt, wie sich nach Freigabe der geschwärzten Passagen der Replik zeigt. Es ist unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, wenn die Klägerin ohne Rechtfertigung Vortrag als geheimhaltungsbedürftig zurückhält, der keine vertraulichen Informationen enthält, so dass die Beklagte hierauf erst kurz vor der mündlichen Verhandlung reagieren kann.

So ist etwa nicht nachvollziehbar, warum die Klägerin ihre generellen „Erwägungen bei der Bestimmung der Lizenzgebühr“ (S. 13 ff. der Replik) geschwärzt hat. Diese enthalten keine geheimhaltungsbedürftigen Informationen, sondern nur die klägerische Auffassung, wie man Lizenzgebühren errechnen muss. Worin das Geheimhaltungsinteresse der Klägerin an den öffentlich zugänglichen Preisen von Tablets liegen soll, ist ebenfalls nicht ersichtlich. Gleiches gilt für einen zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag, der der Beklagten ohnehin bekannt ist.

Auch die zunächst geschwärzte Darstellung der durch das Portfolio erfassten Standards und deren Kurzbeschreibung sind offensichtlich nicht geheim; die abgedeckten Standards werden von der Klägerin auch auf deren Homepage veröffentlicht. Da der Standard öffentlich ist und auch die Schutzrechte veröffentlicht werden, erscheint weiterhin ein Geheimhaltungsbedürfnis an Claim Charts fraglich – welche ja nur die Patentansprüche mit bestimmten Standardstellen verbinden. Zur Durchsetzung der Schutzrechte müsste die Klägerin ohnehin diese Informationen vorlegen. Auf ihrer Homepage teilt die Klägerin zudem mit, welche Patente zu ihrem Portfolio gehören und welche Standards sie abdecken, wobei sie auch die konkreten Standardspezifikationen nennt.

(bbb)

Die Klägerin kann sich weiterhin nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss des Geheimhaltungsabkommens berufen, da sie dieses zu spät initiiert hat. Es ist davon auszugehen, dass bei rechtzeitiger Initiierung ein Geheimhaltungsabkommen abgeschlossen worden wäre, dass der Klägerin ausreichenden Vortrag ermöglicht hätte. Es kann dahingestellt bleiben, ob die Beklagte unangemessene Forderung gestellt hat und den Abschluss des letztlich vereinbarten Geheimhaltungsabkommen verzögert hat. Letztlich ist ein Geheimhaltungsabkommen geschlossen worden, dass es der Klägerin ermöglicht hat, auch den zunächst geschwärzten Vortrag in der Replik zur Begründung des Angebots vom 13.01.2017 freizugeben. Es ist davon auszugehen, dass der Klägerin dies schon zum Zeitpunkt des Ablaufs der Replikfrist möglich gewesen wäre, wenn sie den Abschluss des Geheimhaltungsabkommens rechtzeitig initiiert hätte. Denn letztlich ist in weniger als fünf Monaten ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen worden.

Demgegenüber hat die Klägerin nach Kündigung des vorprozessualen Geheimhaltungsabkommens erst mit Schreiben vom 05.01.2017 den Abschluss eines neuen Vertrags angeboten. Vorprozessual hat die Klägerin hingegen unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme mit der Beklagten im Schreiben vom 04.12.2012 den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens initiiert. Ihr war also schon weit vor Klageerhebung bekannt, dass aus ihrer Sicht ein Geheimhaltungsabkommen für einen vollständigen FRAND-Vortrag erforderlich ist.

(ccc)

Dass zum Ablauf der Replikfrist am 13.01.2017 kein Geheimhaltungsabkommen vorlag, liegt schließlich im Verantwortungsbereich der Klägerin. Der Beklagten kann nicht zur Last gelegt werden, dass sie auf den mit Schreiben vom 05.01.2017 überreichten Entwurf eines Geheimhaltungsabkommens nicht innerhalb der von der Klägerin bis zum 12.03.2017 gesetzten Frist reagiert hat. Die Reaktion der Beklagten mit Schreiben vom 26.01.2017, d.h. drei Wochen später, ist in zeitlicher Hinsicht nicht als Verzögerungstaktik zu beanstanden. Die gesetzte Frist von einer Woche war deutlich zu kurz. Der Entwurf des klägerischen Geheimhaltungsabkommens ging an den deutschen Prozessbevollmächtigten der Beklagten. Dieser musste die Beklagte als seine Mandantin informieren, die wiederum – wie der Prozessbevollmächtigte selbst – den Entwurf prüfen und intern abstimmen musste. Selbst bei schnellstmöglicher Reaktion sind hierfür mindestens zwei bis drei Wochen akzeptabel. Hinzu kommt, dass die Replikfrist ursprünglich auf den 09.12.2016 festgesetzt worden war, weshalb die Klägerin Anlass gehabt hätte, den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens noch früher in die Wege zu leiten.

(cc)

Schließlich kann sich die Klägerin auch deshalb nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens berufen, da ihr Vortrag auch dann, wenn man annimmt, die Replik sei schon am 13.01.2017 ungeschwärzt eingereicht worden, nicht ausreicht, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren zu begründen. Selbst beim Abschluss des am 05.01.2017 geforderten Geheimhaltungsabkommens innerhalb der von der Klägerin gesetzten Frist wäre ihr Vortrag in der Replik nicht ausreichend (unabhängig von der Frage, ob er zu diesem Zeitpunkt nicht ohnehin schon zu spät war).

Die Klägerin selbst trägt vor, sie habe eine Reihe von Lizenzverträgen zu dem hier gegenständlichen Portfolio abgeschlossen, von denen sie allerdings nur eine Auswahl präsentiert. Eine FRAND-widersprechende Diskriminierung kann bereits dann vorliegen, wenn einem Marktteilnehmer ohne sachlichen Grund deutlich günstigere Konditionen eingeräumt werden. Insofern bedarf es zur Feststellung der Diskriminierungsfreiheit grundsätzlich Vortrags zu allen bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen, die dasselbe SEP und/oder das gleiche Portfolio betreffen. Die Klägerin erläutert demgegenüber in der Replik nur X bereits geschlossene Lizenzverträge (X – X). Dagegen wurden im Parallelverfahren vor dem OLG Düsseldorf X Lizenzverträge diskutiert. Jedenfalls die Diskriminierungsfreiheit lässt sich aufgrund des Vortrages der Klägerin auf der Basis der Replik nicht feststellen, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der dort fehlende Lizenzvertrag (X) zu diskriminierenden Bedingungen führt.

Im Übrigen geht die Klägerin selbst davon aus, dass sie in der Replik nicht vollständig die Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung dargelegt hat. Denn sie trägt im Schriftsatz vom 19.05.2017 erneut umfangreich zur FRAND-Gemäßheit vor, wobei sie auch den Lizenzvertrag X erwähnt. Damit gibt sie zu erkennen, dass ihr bisheriger Vortrag nicht vollständig ist. Auch insofern kann sie sich nicht auf das Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens berufen: Sie hätte ohne weiteres schon in der Replik zu Lizenzvertrag X (ggf. zunächst geschwärzt) vortragen können.

(b)

Ungeachtet der Diskussion über die Geheimhaltung und der Frage des unvollständigen Vortrags zur Lizenzgebührenberechnung kann die FRAND-Gemäßheit auf Grundlage des bisherigen Vortrags nicht festgestellt werden. Die Klägerin diskutiert die von der Beklagten vorgebrachte Kritik an verschiedenen Aspekten des Angebots vom 13.01.2017 auch nur noch im Zusammenhang mit dem Angebot vom 19.05.2017.

Der Umstand, dass die Klägerin sich veranlasst gesehen hat, die geforderten Lizenzgebühren im Angebot vom 19.05.2017 deutlich zu senken, spricht dafür, dass die ursprünglichen Bedingungen selbst aus der Sicht der Klägerin FRAND-Vorgaben nicht genügen. Da das Angebot laut der Klägerin „den neuen Entwicklungen im Hinblick auf das K der Klägerin Rechnung tragen“ soll (S. 2 des Schriftsatzes vom 19.05.2017), ist davon auszugehen, dass die Klägerin selbst Zweifel an der FRAND-Gemäßheit des Angebots vom 13.01.2017 hat.

(3)

Das aktuelle Lizenzvertragsangebot vom 19.05.2017 kann die FRAND-Obliegenheiten der Klägerin ebenfalls nicht erfüllen. Aufgrund der Unterbreitung dieses Angebots kurz vor der mündlichen Verhandlung am 30.05.2017 ist das Angebot verspätet und kann nicht mehr berücksichtigt werden. Der Zeitpunkt des Angebots stellt sich vielmehr als Ausdruck einer FRAND-widrigen Lizenzierungspraxis dar. Weiterhin hat die Klägerin (bislang) die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren nicht ausreichend dargelegt.

(a)

Das Angebot vom 19.05.2017 erfolgte deutlich mehr als ein Jahr nach der gerichtlichen Geltendmachung des Klagepatents und damit außerhalb der zeitlichen Vorgaben des EuGH. Mit diesem Angebot konnte die Klägerin ihre Verpflichtung, ein FRAND-Angebot zu machen, nicht mehr nachholen.

(aa)

Die Beklagte hat keine Möglichkeit, das Angebot der Klägerin vom 19.05.2017 gemäß den geschäftlichen Gepflogenheiten zu prüfen und hierauf vor oder während der am 30.05.2017 terminierten mündlichen Verhandlung zu reagieren. Das neue Angebot ist mit umfangreichem neuen Vortrag verbunden, der zudem teilweise geschwärzt ist. Auch wurden weitere Claim Charts überreicht. Unabhängig davon, ob die Klägerin hierzu verpflichtet war, um die FRAND-Gemäßheit des Angebots nachzuweisen, muss der Beklagten die Möglichkeit gegeben werden, den gesamten Vortrag der Klägerin zu prüfen. Ferner muss die Beklagte nach den EuGH-Vorgaben ein FRAND-gemäßes Angebot nicht annehmen, sondern darf hierauf ein Gegenangebot formulieren. Hierfür ist ein Zeitraum von 11 Tagen (einschließlich zweier Wochenenden und einem Feiertag) erkennbar nicht ausreichend.

Die Prüfung wird auch dadurch erschwert, dass die Klägerin offenbar zwei Versionen des Angebots eingereicht hat. Sie stellt auch nicht dar, wie sich das jetzige Angebot vom vorherigen Angebot unterscheidet. Die Klägerin hat erst mit Schriftsatz vom 18.05.2017 versucht, in einer ungeschwärzten Fassung der Replik die FRAND-Gemäßheit ihres Angebots vom 13.01.2017 zu begründen. Nur einen Tag später legte sie ein neues Angebot vor. Die Taktik der Klägerin, kurz vor der mündlichen Verhandlung neuen Vortrag und ein neues Angebot einzureichen, vereitelt eine ausreichende Prüfung ihrer Angebote durch die Beklagte. Aufgrund der kurz darauf folgenden mündlichen Verhandlung wird die Beklagte unter ungebührlichen Druck gesetzt, das neueste Angebot zu prüfen und hierauf zu reagieren.

(bb)

Es ist auch nicht ersichtlich, warum die Klägerin das Angebot vom 19.05.2017 nicht früher hätte machen können.

Die Urteile des OLG Düsseldorf in den Parallelverfahren rechtfertigen die verzögerte Unterbreitung des Angebots nicht. Wenn die Klägerin dort zunächst ein nicht FRAND-gemäßes Angebot abgegeben hat, was vom OLG Düsseldorf festgestellt wurde und der Klägerin Anlass bot, ein neues Angebot im hiesigen Verfahren einzureichen, würde dies auf dem Versäumnis der Klägerin beruhen, von vornherein ein FRAND-gemäßes Angebot abzugeben. Jedenfalls kann eine solche Fallkonstellation nicht dazu führen, die Zeit, die der Beklagten zur Prüfung des Angebots und zur Reaktion hierauf zusteht, zu verkürzen. Im Übrigen erfolgte das neue Angebot erst 1,5 Monate nach der Verkündung der Urteile in den Parallelverfahren vor dem OLG Düsseldorf.

(cc)

Entgegen der Ansicht der Klägerin im Schriftsatz vom 24.05.2017 (dort S. 8), wäre es auch beim sofortigen Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens durch die Beklagte nicht möglich gewesen, „das hiesige Verfahren innerhalb der gesetzten Fristen ohne Probleme“ durchzuführen. Das Angebot der Klägerin vom 19.05.2017 erfolgte außerhalb des von der Kammer gesetzten Fristenregimes, nämlich mehr als vier Monate nach der Replikfrist der Klägerin und mehr als fünf Wochen nach der Duplikfrist. Die Parteien sind bereits in der Prozessleitenden Verfügung darauf hingewiesen worden, dass die Duplik der Vorbereitung der Kammer dient und damit grundsätzlich nicht verlängerbar ist.

(b)

Daneben ist das Angebot vom 19.05.2017 – ungeachtet dessen, dass es schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigungsfähig ist – nicht FRAND, da auch im Schriftsatz vom 19.05.2017 die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren nicht ausreichend dargestellt wird. Insofern kann nur von der eingereichten, teilweise geschwärzten Fassung des Schriftsatzes ausgegangen werden. Der dortige Vortrag reicht für die Darlegung der Art und Weise der Lizenzgebührenberechnung nicht aus.

(aa)

Die Klägerin versäumt es weiterhin, das OLG-Urteil in der Parallelsache (L ./. G) vorzulegen. Insofern ist der schlichte Hinweis unzureichend, das jetzige Angebot unterscheide sich von dem Angebot, welches vom OLG Düsseldorf als missbräuchlich angesehen wurde. Der Klägerin hätte es oblegen, detailliert darzustellen, weswegen das OLG Düsseldorf das dortige Angebot der Klägerin als nicht FRAND angesehen hat und worin sich konkret das vorliegende Angebot vom 19.05.2017 unterscheidet und wie diese Unterschiede die Kritik des OLG Düsseldorf überwinden. Dies hat sie jedoch unterlassen. Es ist auch nicht ersichtlich, warum bezüglich solcher allgemeiner Informationen Geheimhaltungsverpflichtungen der Klägerin dem Vortrag entgegenstehen. Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung zudem zwar ausgeführt, das Urteil sei noch nicht veröffentlicht – sie hat jedoch nicht dargelegt, dass sie sich in dem betreffenden Verfahren, in dem sie selbst Klägerin ist, ausreichend um eine zeitnahe (ggf. teilweise geschwärzte) Offenlegung bemüht hat.

(bb)

Zu dem Lizenzvertrag X wird im Schriftsatz vom 19.05.2017 erstmals vorgetragen. Allerdings kann aus dem (bisherigen, geschwärzten) Vortrag eine Diskriminierungsfreiheit nicht festgestellt werden.

Vielmehr gibt der ungeschwärzte Vortrag Anlass zum Verdacht, dass aus dem Lizenzvertrag X diskriminierende Bedingungen abgeleitet werden können. Der Vortrag der Klägerin, ein bloßer Ausreißer könne nicht zu einer sachwidrigen Ungleichbehandlung führen, lässt vermuten, dass einer der abgeschlossenen Lizenzverträge (Lizenzvertrag X?) deutlich abweichende Lizenzbedingungen enthält. Entgegen der Auffassung der Klägerin kann bereits durch einen einzelnen, ungerechtfertigt günstigeren Lizenzvertragsschluss die gesamte Lizenzierungspraxis als missbräuchlich anzusehen sein. Werden einem Mobiltelefonhersteller ungerechtfertigt günstigere Lizenzgebühren angeboten, so hat dieser Hersteller einen dauerhaften Vorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern, die insoweit höhere Herstellungskosten haben.

Auch die Argumentation der Klägerin, ein SEP vermittele keine echte marktbeherrschende Stellung, so dass man gezwungen sei, Rabatte einzuräumen, lässt zumindest den Verdacht aufkommen, dass die Klägerin hier versucht, eine diskriminierende Lizenzierungspraxis zu rechtfertigen. Jedenfalls mit dem aus dem (geschwärzten) Schriftsatz ersichtlichen Vortrag, gelingt ihr das nicht. Dass in den USA und China der Unterlassungsanspruch nicht zwangsläufige Folge einer Patentverletzung ist, vermag diskriminierend günstige Lizenzgebühren nicht zu rechtfertigen. Dass es leichter ist, Lizenzverträge mit günstigen Lizenzgebühren und Rabatten abzuschließen, erlaubt es ersichtlich nicht, solche guten Konditionen nur selektiv anzubieten. Aus dem Vortrag der Klägerin ist nicht ersichtlich, warum sie einem Lizenznehmer (möglicherweise) sehr günstige Konditionen angeboten hat, weiteren aber nicht.

Schließlich erscheint die Argumentation der Klägerin unter FRAND-Gesichtspunkten bedenklich, dass eine höhere Lizenzgebühr gerechtfertigt sei, weil es gerade ihr Unternehmenszweck sei, eine weitreichende Lizenzierung des Markts zu erreichen. Ohne weiteren (ggf. vorhandenen, aber geschwärzten) Vortrag erscheint es problematisch, die FRAND-Gemäßheit von Lizenzgebühren festzustellen, die auf einer solchen Argumentation beruhen.

(cc)

Der Schriftsatz vom 19.05.2017 ist schon deshalb nicht ausreichend, um die Art und Weise der Berechnung der geforderten Lizenzgebühren darzulegen, da er zu einem großen Teil geschwärzt ist. Damit gibt die Klägerin zu erkennen, dass weiterer Vortrag zur Begründung der FRAND-Gemäßheit erforderlich (und vorbereitet) ist, dieser aber derzeit nicht übermittelt wird. Damit ist auch aus Sicht der Beklagten klar, dass eine endgültige Prüfung des Angebots nicht möglich ist und auch ein Gegenangebot nicht vorbereitet werden kann. Solange die Klägerin Teile ihres Vortrages schwärzt, läuft das Prozedere damit schlicht nicht weiter.

(dd)

Den fehlenden bzw. geschwärzten Vortrag kann die Klägerin auch nicht mit dem Fehlen eines Geheimhaltungsabkommens rechtfertigen. Auch bezüglich des Angebots vom 19.05.2017 kann sich die Klägerin nicht auf eine mangelnde Mitwirkung der Beklagten beim Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens berufen. Selbst wenn die Beklagte das am 05.01.2017 von der Klägerin vorgeschlagene Geheimhaltungsabkommen unmittelbar abgeschlossen hätte, wäre der Vortrag im Schriftsatz vom 19.05.2017 offensichtlich zu spät, um die FRAND-Gemäßheit des Angebots vor der mündlichen Verhandlung zu prüfen und ein Gegenangebot abzugeben.

Im Übrigen hat die Klägerin ein Geheimhaltungsabkommen zu spät initiiert, wie oben dargelegt wurde. Die Klägerin hat auch erst am Tag der Angebotsunterbreitung (dem 19.05.2017) eine Erweiterung der abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung in die Wege geleitet. Warum die entsprechenden Informationen nicht schon vorher Gegenstand der Verhandlungen über das Geheimhaltungsabkommen waren und in die Listen der abgeschlossenen Fassung aufgenommen worden sind, ist nicht ersichtlich.

e)

Selbst wenn man – wie nicht – davon ausgehen sollte, dass das Angebot vom 19.05.2017 feststellbar FRAND-Vorgaben entspricht, und die Klägerin die Art und Weise der Berechnung der Lizenzgebühren ausreichend dargelegt hätte, würde der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand durchgreifen. Durch die Abgabe eines FRAND-Angebots wird nur die Pflicht des Patentbenutzers ausgelöst, ein FRAND-gemäßes Gegenangebot zu machen, wenn das Angebot nicht angenommen wird. Auch wenn diese Reaktion ohne Verzögerungstaktik erfolgen muss, ist dem Verletzer gleichwohl ein angemessener Zeitraum für die Prüfung und Formulierung des Gegenangebots einzuräumen. Bis zur mündlichen Verhandlung am 30.05.2017 hatte die Beklagte ausgehend vom Angebot am 19.05.2017 hierfür schlicht nicht ausreichend Zeit. Auf die Zeit nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung kann dagegen bei der Entscheidung nicht abgestellt werden.

f)

Der erfolgreich erhobene Zwangslizenzeinwand führt zur (vorläufigen) Abweisung der auf Rückruf und Vernichtung gerichteten Anträge (dazu im Folgenden). Der Anspruch auf Schadensersatz sowie derjenige auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung erfahren aufgrund des erfolgreichen kartellrechtlichen Einwandes zwar eine inhaltliche Beschränkung, bestehen aber dem Grunde nach (vgl. dazu unter Ziff. VII.).

aa)

Der aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 3 PatG folgende Rückrufanspruch ist als derzeit nicht durchsetzbar abzuweisen. Wie oben dargelegt, hat die Beklagte erfolgreich den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand erhoben. Die Klägerin hat die aus dem EuGH-Urteil folgenden Vorgaben nicht – jedenfalls nicht rechtzeitig – erfüllt. In diesem Fall ist nicht nur der auf Unterlassung gerichtete Anspruch nicht durchsetzbar (Rn. 52 und 73 des EuGH-Urteils), sondern die kartellrechtlichen Beschränkungen sind auch auf den Rückrufanspruch anwendbar (vgl. Rn. 73 EuGH-Urteil). Erfüllt die Klägerin aber – rechtzeitig – ihre Obliegenheiten, während die Beklagte sich nicht FRAND-gemäß verhält, sind diese Ansprüche wieder durchsetzbar (OLG Karlsruhe, Mitt. 2016, 321 – Informationsaufzeichnungsmedium; Kühnen, a.a.O., Rn. E.300).

bb)

Auch der Anspruch auf Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 140a Abs. 1 PatG ist aufgrund des erfolgreich von der Beklagten erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands als derzeit unbegründet abzuweisen.

Die vom EuGH für den Unterlassungs- und Rückrufanspruch explizit vorgesehenen, kartellrechtlichen Einschränkungen gelten nach allgemeiner Auffassung ebenfalls für den Vernichtungsanspruch (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 181 bei Juris m.w.N.). Der Anspruch auf Vernichtung patentverletzender Gegenstände wirkt auf den Marktzugang entsprechender Produkte ähnlich wie ein Unterlassungs- oder Rückrufanspruch. Denn auch die Geltendmachung des Vernichtungsanspruchs ist geeignet, zu verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkte, die dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.

VI.

Die Durchsetzbarkeit des Schadensersatzanspruchs sowie des Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruchs, die der FRAND-Einwand dem Grunde nach nicht ausschließt, ist auch nicht aufgrund des Einwandes eines Patenthinterhalts gehindert.

Die Beklagten haben unter dem Gesichtspunkt des sog. Patenthinterhalts weder einen Anspruch auf die Erteilung einer Freilizenz noch stellt die Geltendmachung der streitgegenständlichen Ansprüche einen Fall der unzulässigen Rechtsausübung nach § 242 BGB unter diesem Aspekt dar.

1.

Die Beklagten berufen sich insoweit auf ein (behauptetes) Verhalten der ursprünglichen Patentinhaberin. Diese habe während der Standardisierung die Anmeldung zum Klagepatent vorsätzlich der Standardisierungsorganisation verschwiegen, um so nach Festlegung des Standards überhöhte Lizenzgebühren fordern zu können, und so einen sog. Patenthinterhalt begangen.

2.

Es kann dahingestellt bleiben, ob O tatsächlich das Vorhandensein des Klagepatents verschwiegen hat und ob sich die Klägerin ferner dieses Verhalten zurechnen lassen muss. Selbst wenn man diese beiden Punkte bejaht, würde letztlich weder ein Anspruch auf Erteilung einer Freilizenz bestehen noch der Einwand aus § 242 BGB durchgreifen.

a)

Ein Patenthinterhalt führt grundsätzlich nicht dazu, dass der Patentinhaber den patentrechtlichen Unterlassungsanspruch aus dem verschwiegenen Patent überhaupt nicht mehr durchsetzen kann. Rechtsfolge ist vielmehr nur eine Lizenzierungspflicht zu FRAND-Bedingungen an diesem Patent (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 314; Kammer, Urteil vom 03.11.2015 – 4a O 144/14 – Rn. 171 bei Juris; LG Düsseldorf – Urteil vom 24.04.2012 - 4b O 274/10 – Rn. 252 bei Juris – FRAND-Erklärung; zustimmend: LG Mannheim, Urteil vom 27.11.2015 – 2 O 106/14 – Rn. 198 bei Juris). Durch die FRAND-Lizenzierungspflicht werden Dritte nämlich zutreffend so gestellt, als ob sich der SEP-Inhaber bei der Standardisierung ordnungsgemäß verhalten hätte. Weitergehende Einschränkungen des Patentinhabers würden über den Ausgleich des Fehlverhaltens hinausgehend eine nicht gerechtfertigte Bestrafung bedeuten.

Eine Verpflichtung der Klägerin zur Lizenzierung zu FRAND-Bedingungen besteht aber ohnehin. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob dies ohne eine entsprechende FRAND-Erklärung bereits ohne weiteres aus Art. 102 AEUV folgt, so dass letztlich ein Patenthinterhalt stets folgenlos bleibt. Denn die Verpflichtung, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu vergeben, folgt hier zumindest aus der FRAND-Erklärung der Klägerin, die sie gegenüber ETSI abgegeben hat und die auch das Klagepatent umfasst (vgl. Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 315). Mit der späteren Abgabe der FRAND-Erklärung ist ein eventueller Verstoß (Patenthinterhalt) grundsätzlich geheilt.

b)

Eine Freilizenz kann allenfalls dann als Folge eines Patenthinterhalts in Betracht kommen, wenn zumindest eine überwiegende Wahrscheinlichkeit dafür festgestellt werden kann, dass bei rechtzeitiger Offenlegung des Schutzrechts eine alternative Technik standardisiert worden wäre. Hierfür trägt die Beklagte die Darlegungs- und Beweislast (Kammer, Urteil vom 31.03.2016 – 4a O 126/14 – Rn. 316 bei Juris; weitergehend Korp, Der Patenthinterhalt, Diss., 2014, S. 77, wonach eine Freilizenz bereits dann in Betracht kommt, wenn nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine andere Lösung standardisiert worden wäre).

Dieser Darlegungslast ist die Beklagte nicht im Ansatz nachgekommen. Sie macht keine Angaben dazu, wie die Standardisierung tatsächlich abgelaufen ist und warum eine andere Technik standardisiert worden wäre, wenn die frühere Patentinhaberin das Klagepatent rechtzeitig offenbart hätte. Vielmehr trägt die Beklagte nur pauschal vor, dass jedenfalls „nicht ausgeschlossen werden“ könne, dass die „Standardisierungsgremien bei Kenntnis der Lehre des Klagepatents das Standardisierungsverfahren anders betrieben“ hätten. Dies reicht erkennbar nicht aus, um ein anderes Standardisierungsergebnis feststellen zu können.

VII.

Die festgestellte Patentverletzung rechtfertigt unter Berücksichtigung des erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwandes die zuerkannten Rechtsfolgen wie folgt:

1.

Die Beklagte schuldet für die Zeit ab Erteilung des Klagepatents zuzüglich eines Monats (ab dem 16.12.2005) bis zum Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents (25.09.2016 einschließlich) Schadensersatz gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG.

a)

Als Fachunternehmen hätte es der Beklagten oblegen, zu prüfen, ob die angebotenen und gelieferten Produkte klagepatentverletzend sind. Indem sie eine entsprechende Überprüfung unterließ, hat die Beklagte die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet, § 276 Abs. 2 BGB.

aa)

Das Verschulden wird auch nicht dadurch in Frage gestellt, dass es sich hier um ein

standardessentielles Patent handelt. Soweit der EuGH in Rn. 62 ausgeführt hat, dass „in Anbetracht der großen Zahl von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende besteht, nicht sicher [ist], dass der Verletzer eines SEP zwangsläufig weiß, dass er die Lehre eines rechtsbeständigen und standardessenziellen Patents benutzt“, berührt dies den Haftungsmaßstab des Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG nicht. Ob ein Patentverletzer ein bestimmtes Patent nicht (zwangsläufig) kennt, ist davon zu trennen, ob er das entsprechende Schutzrecht kennen musste. Hierfür gelten die gleichen Haftungsmaßstäbe. Das Verschulden übersteigt hier auch die leichte Fahrlässigkeit nach § 139 Abs. 2 S. 2 PatG in der bis zum 31.08.2008 gültigen Fassung des Gesetzes, welche für Handlungen bis zu diesem Zeitpunkt weiter ausschlaggebend ist. Da aber keine leichte Fahrlässigkeit vorliegt, haftet die Beklagte für diese gesamte Zeit auf Schadensersatz.

bb)

Verhält sich der SEP-Inhaber nicht FRAND-konform – wie hier – so steht ihm zwar ein Anspruch auf Schadensersatzfeststellung dem Grunde nach zu. Jedenfalls in diesem Falle ist der Schadensersatzanspruch aber nach wohl herrschender Meinung auf eine FRAND-gemäße Lizenzgebühr beschränkt, die sich nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie berechnet (Kühnen, a.a.O., Rn. E. 369; Voß/Fehre, FS 80 Jahre Patentgerichtsbarkeit Düsseldorf, 2016, S. 559, 570; dafür dass kartellrechtliche Einwendungen insofern keine Rolle spielen: LG Mannheim, Urteil vom 04.03.2016 – 7 O 23/14; letztlich offengelassen: OLG Karlsruhe, Beschluss vom 29.08.2016 – 6 U 57/16 – Rn. 32 bei Juris, das die Ansicht des LG Mannheim aber für vertretbar hält). Hat der SEP-Inhaber eine FRAND-Erklärung abgegeben, so verpflichtet ihn dies, jedermann die Nutzung der geschütIn Lehre gegen eine ausbeutungsfreie Lizenz zu gestatten (Kühnen, a.a.O., Rn. E.369), so dass es jedenfalls in einem Fall wie dem vorliegendem, in welchem die FRAND-Konformität ohnehin Prüfungsgegenstand ist, gerechtfertigt ist, ihn an seiner FRAND-Erklärung festzuhalten.

cc)

Wie hoch ein solcher auf FRAND-Lizenzgebühren beschränkter Schadensersatzanspruch ist, bleibt dem Höheverfahren vorbehalten. Insofern kann die Schadensersatzfeststellung hier wie üblich tenoriert werden, da die Schadenersatzpflicht nur dem Grunde nach festzustellen ist.

b)

Die Klägerin hat an der begehrten Feststellung auch das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO. Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin ist hinreichend wahrscheinlich. Eine Bezifferung dieses Schadens ist ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie im Rahmen der geltend gemachten Auskunfts- und Rechnungslegungsansprüche begehrt, in Unkenntnis ist.

2.

Der Klägerin steht der geltend gemachte Auskunftsanspruch gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140b Abs. 1, 3 PatG in vollem Umfang zu. Umstände, aufgrund derer eine Verpflichtung zur Auskunftserteilung sich als unverhältnismäßig gem. § 140b Abs. 4 PatG darstellen würde, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

3.

Soweit die Klägerin des Weiteren Rechnungslegung begehrt, steht ihr dieser Anspruch in dem aus dem Tenor erkennbaren Umfang gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu, damit sie in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagte wird durch die von ihr verlangte Auskunft auch nicht erkennbar unzumutbar belastet.

Der Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB umfasst aber vorliegend aufgrund des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nicht Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit der Patentverletzung. Wenn der SEP-Inhaber für die Nutzung der patentgemäßen Lehre lediglich eine angemessene, FRAND-Bedingungen entsprechende Lizenzgebühr verlangen kann, gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben, auch die Verpflichtung zur Auskunft und Rechnungslegung auf die zur Berechnung dieser FRAND-Lizenzgebühr erforderlichen Angaben zu beschränken. Insbesondere ist in diesem Fall kein schutzwürdiges Interesse des Patentinhabers an Angaben zum Verletzergewinn (Kosten- und Gewinnangaben) ersichtlich, das die berechtigten Geheimhaltungsinteressen des Patentverletzers überwiegen könnte (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.01.2016 – 4b O 123/14 – Rn. 348 bei Juris).

VIII.

Eine Aussetzung der Verhandlung vor dem Hintergrund des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gem. § 148 Abs. 1 ZPO ist nicht geboten.

1.

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BIPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 2784 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Aussetzung des Rechtsstreits ist daher grundsätzlich nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent vernichtet wird (BGH, GRUR 2014, 1237, Rn. 4 – Kurznachrichten).

Daran fehlt es vorliegend auch dann, wenn man aufgrund des Ablaufs der Schutzdauer des Klagepatents von einem herabgesenkten Aussetzungsmaßstab ausgeht.

2.

Für eine Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender Neuheit gem. Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 54 EPÜ bestehen keine ausreichenden Anhaltspunkte.

Eine Entgegenhaltung ist dann neuheitsschädlich, wenn sich die gesamte als Erfindung beanspruchte Lehre des Klagepatents aus dieser Schrift, deren Gesamtinhalt zu ermitteln ist, für den Fachmann am Prioritätstag in einer Weise ergibt, dass ihm die dort vorgestellte technische Lösung unmittelbar und eindeutig sämtliche Merkmale der Erfindung offenbart (BGH, GRUR 2009, Rn. 25 – Olanzapin). Dabei beschränkt sich die technische Lehre bei Patentschriften nicht auf den Inhalt der Ansprüche, sondern schließt die gesamte technische Information ein, die ein Durchschnittsfachmann Ansprüchen, Beschreibung und Abbildung entnehmen kann (a. a. O.).

Nach dieser Maßgabe wird die technische Lehre des Klagepatents durch den von der Beklagten vorgelegten Stand der Technik nicht neuheitsschädlich offenbart. Bei der Kammer, die nicht mit Fachleuten auf dem Gebiet der Lehre des Klagepatents besetzt ist, verbleiben im Zusammenhang mit den vorgelegten Entgegenhaltungen insbesondere Zweifel, ob in funktionaler Hinsicht Trägerdienste eindeutig und unmittelbar offenbart sind, die tatsächlich mehrere Benutzerdatenraten umfassen (Merkmal 1.1/ 1.1.1). Diese bereits bestehenden Zweifel werden weiter noch dadurch genährt, dass das bei dem EPA anhängige Einspruchsverfahren, in welchem die hier zur Prüfung stehenden Druckschriften Gegenstand waren, auch nach Rücknahme des Einspruchs durch den Einspruchsführer nicht von Amts wegen weitergeführt wurde, was für den Fall des Vorliegens einer offensichtlich fehlenden Patentfähigkeit zu erwarten gewesen wäre.

Zu den Entgegenhaltungen im Einzelnen:

a)

In dem als Anlage TW14 (deutsche Übersetzung: Anlage TW14a; Anlage VP1 im Nichtigkeitsverfahren; D7 im Einspruchsverfahren) vorgelegten ETSI-Dokument, datierend von August 1995, welches einen Entwurf eines ETSI-Standards zur Definition der einzelnen Telekommunikationsdienste, die durch GSM unterstützt werden sollen, enthält, sieht die Beklagte einen einzelnen Trägerdienst mit unterschiedlichen Datenraten auf Seite 28, Zeile 3 (Anlage TW14a) offenbart, wo es heißt:

„Dies wird verwendet, um die Artes [gemein ist wohl „die Art des] Anrufs, der aufgebaut werden soll (Telephonie, Daten, Raten etc.), zu definieren.

[…]

Hinsichtlich „data services“ siehe die GSM 07 series.“

Bei der in Bezug genommenen Passage geht es zwar um die Trägerfähigkeit, mithin die Übertragung von Signalen, wodurch auch der klagepatentgemäße Daten-Trägerdienst charakterisiert ist (Abs. [0002]). Auch wird beschrieben, dass Raten in Form von „Full Rate“ und „Dual Rate“ definiert werden, was nahelegt, dass mindestens diese beiden Raten zur Verfügung stehen. Es bleibt jedoch unklar, ob diese durch nur einen einzigen Datenanruf-Trägerdienst bereitgestellt werden. Der Gesamtkontext, in dem der zitierte Passus steht, spricht stets nur davon, dass die Mobilstation (MS) an der Bestimmung der Raten beteiligt ist,

„Die MS soll dem Netz ihre Fähigkeit in Form der unterstütIn Rate, entweder Full Rate-Fähigkeit oder Dual Rate-Fähigkeit, angeben.“ (Anlage TW14a, S. 28, 2. Abs.),

was zumindest auch die Möglichkeit des Vorhandenseins mehrerer Datenträgerdienst – wie im Stand der Technik bekannt – eröffnet.

Auch die Überschrift, welche die Beklagte mit „Fähigkeiten des Trägerdienstes“ übersetzt, zwingt nicht zu der Annahme nur eines Trägerdienstes. Denn eine sinnhafte Übersetzung kann ebenso mit dem Wort „Trägerfähigkeit“ (so die Übersetzung der Klägerin, Bl. 185 GA) erfolgen.

Dies berücksichtigend vermag die Kammer auch darin, dass die Beklagte den auf Seite 24, Zeile 7 (Anlage TW14a),

„nichttransparent;

Dienst, der durch eine verbesserte Fehlerrate mit variable Transitverzögerung und Durchsatz gekennzeichnet ist.”,

offenbarten „variablen Durchsatz“ mit unterschiedlichen Datenraten, die durch den jeweiligen Trägerdienst abgedeckt werden, gleichsetzt, keine eindeutige und unmittelbare Offenbarung eines klagepatentgemäßen Datenanrufträgerdienstes zu erblicken.

b)

Die PCT-Anmeldung WO V(Anlage TW15; deutsche Übersetzung: Anlage TW15a; Anlage VP3 im Nichtigkeitsverfahren, D8 im Einspruchsverfahren), deren Veröffentlichung zwar erst am 12.09.1996 erfolgte, die aber bereits am 06.03.1996 unter Inanspruchnahme einer Priorität vom 06.03.1995 angemeldet wurde, befasst sich mit der Übertragung von Faxdaten in einem Mobilkommunikationsnetzwerk. Die Beklagte führt für eine Offenbarung der Merkmale 1.1./ 1.1.1 durch die TW15 insbesondere Seite 1, Zeilen 17 – 23 der Entgegenhaltung (Anlage TW15a) an:

„Die Faximiledatenrate kann während des Rufes erneut ausgehandelt werden, falls sich die Verbindungsqualität ändert. Die allgemein für die Faksimilegruppe 3 verwendeten Datenraten sind gegenseitig 2,4 Kbps, 4,8 Kbps, 7,2 Kbps, 9,6 Kbps, 12,0 Kbps und 14,14 Kbps. Neue Faksimilegruppe-3-Datenraten, die in näherer Zukunft durch Datenmodems unterstützt werden, umfassen 16,6 Kbps, 19,2 Kbps, 21,6 Kbps, 24,0 Kbps, 26,4 Kbps usw. in den Schritten von 2,4 Kbps bis zu 38,4 kbps oder höher. […].“,

Es erscheint der Kammer zweifelhaft, einen beliebigen Modemdienst mit einem Trägerdienst im Sinne der Merkmale 1.1/ 1.1.1 allein deshalb gleichzusetzen, weil in dem von dem Klagepatent geschilderten Stand der Technik Modemdienste Beispiele für Trägerdienste sind (Abs. [0002]). Modemdienste werden danach zwar bei einer Kategorisierung nach Träger- und Telediensten als Trägerdienste eingeordnet. Bei einem „Modem“ handelt es sich zunächst jedoch lediglich um eine körperliche Vorrichtung, während der klagepatentgemäße Trägerdienst eine Funktion der Vorrichtung beschreibt. Die Gleichsetzung eines Modems mit nur einem Trägerdienst erscheint deshalb fraglich.

Das Klagepatent verlangt aber erfindungswesentlich gerade, dass ein Datenanruf-Trägerdienst mehrere Benutzerdaten umfasst. In der von der Beklagten in Bezug genommenen Textstelle wird zwar ausgeführt, dass Datenmodems in naher Zukunft bestimmte, höhere als im vorbekannten Stand der Technik, Datenraten unterstützen werden. Wie dies erfolgt, insbesondere dass dies nur durch einen Datenträgerdienst umgesetzt wird, kann dem Passus jedoch nicht in eindeutiger und unmittelbarer Art und Weise entnommen werden.

c)

Die am 08.06.1995 veröffentlichte PCT-Anmeldung WO 95/15644 (Anlage TW16; deutsche Übersetzung: Anlage TW16a; VP4 im Nichtigkeitsverfahren, D9 im Einspruchsverfahren) hat das Modem eines Faxgeräts zum Gegenstand, das eine variable Übertragungsrate aufweist, und mit einem weiteren Faxgerät in einer Mobilteilnehmerstation innerhalb eines Funknetzwerks über eine Funkverbindung verbunden ist (Anlage TW16, S. 5, Z. 24 – 28).

Die Beklagte sieht einen Datenanruf-Trägerdienst mit mehreren Benutzerdatenraten durch ein

„ […] Modem, das eine variable Übertragungsrate aufweist und mit dem Funknetz zu einer Zielfaksimilevorrichtung verbünden [gemeint ist wohl: „verbunden“] ist, die sich in einer Mobilstation befindet, die mit der Basisstation in dem Funknetz über eine Funkverbindung gekoppelt ist.“ (Anlage TW16a, S. 4, Z. 28 – S. 5, Z. 1),

offenbart. Wie auch bereits im Zusammenhang mit der Entgegenhaltung TW15 ausgeführt (vgl. lit. b)), erscheint die Offenbarung eines klagepatentgemäßen Datenanruf-Trägerdienstes allein aufgrund der klagepatentgemäßen Einordnung eines Modemdienstes als Trägerdienst (Abs. [0002]) fraglich. Denn die Offenbarung eines Modems lässt nicht hinreichend erkennen, dass nur ein Trägerdienst verwendet wird. Es verbleibt vielmehr auch die Möglichkeit, dass die variable Übertragungsrate eines Modems auch durch mehrere Datenträgerdienste umgesetzt wird. In diesem Zusammenhang wendet auch die Klägerin ein, dass die Art und Weise der Übertragung mehrerer Dienstdatenraten bei einer Faxübertragung durch die Entgegenhaltung nicht konkretisiert wird.

3.

Die Ausführungen der Beklagten zur fehlenden erfinderischen Tätigkeit beschränken sich darauf, dass sich das Merkmal 1.1.2 im Zusammenhang mit der TW15 und das Merkmal 1.2 im Zusammenhang mit der TW16 aus dem allgemeinen Fachwissen, insbesondere in Form des GSM-Standards, ergeben soll. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass es an einer erfinderischen Tätigkeit fehlt, bestehen jedoch bereits deshalb nicht, weil die Kammer – wie unter Ziff. 2. dargelegt – im Zusammenhang mit den angeführten Entgegenhaltungen bereits Zweifel im Hinblick auf eine Offenbarung der Merkmale 1.1/ 1.1.1 hat. Auf Stand der Technik, aus dem sich diese Merkmale für den Fachmann in nahliegender Art und Weise ergeben hätten, wird kein Bezug genommen.

IX.

Die Kostenentscheidung ergeht nach § 92 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt., § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Im Hinblick auf den überstimmend für erledigt erklärten Teil (Unterlassungsantrag) trifft die Klägerin gem. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO eine Kostentragungspflicht in vollem Umfang.

Nach der Vorschrift entscheidet das Gericht bei Erledigung des Rechtsstreits über die Kosten nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes.

Nach dieser Maßgabe trägt die Klägerin die auf den für erledigt erklärten Teil entfallenden Kosten, denn der gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 1 PatG geltend gemachte Unterlassungsanspruch stand ihr im Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses (= Ablauf der Schutzdauer des Klagepatents am 25.09.2016) in Ermangelung eines FRAND-gemäßen Angebots an die Beklagte nicht zu. Insoweit wird auf die Ausführungen unter Ziff. V. Bezug genommen. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine andere Entscheidung rechtfertigen, sind weder vorgetragen noch erkennbar.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht auf der Grundlage von § 709 Satz 1 ZPO und – soweit die Vollstreckbarkeit des Kostentenors betroffen ist – auf der Grundlage von § 709 Satz 1, 2 ZPO.

X.

Der Streitwert wird gem. § 51 Abs. 1 GKG wie folgt festgesetzt:

bis zum 29.05.2017 auf bis zu EUR 1.000.000,00 und

ab dem 30.05.2017 auf bis zu EUR 250.000,00.