Tenor

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Kammer 6 für Handelssachen, vom 3.2.2012, Az. 406 HKO 96/11, wird zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe von 120 % des nach dem Urteil vollstreckbaren Betrags abwenden, sofern nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

A.

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wegen des Vertriebs eines Schreibgeräts.

Die Klägerin vertreibt unter ihrer Marke M... Schreibgeräte, darunter den Kolbenfüllfederhalter „Me...“ (Anlagen K 2 und K 53). Die Beklagte, die infolge formwechselnder Umwandlung gemäß Umwandlungsbeschluss vom 12.12.2001 aus der Fa. M...& K... GmbH & Co. hervorgegangen ist (Anlage B 13, dort Ziff. 6.b]), vertreibt Werbemittel, darunter auch den Kolbenfüllfederhalter „S... P...“.

Das „Me...“ wird aus schwarzem, hochpolierten Edelharz mit vergoldeten Elementen hergestellt und weist eine „Zigarrenform“ auf, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die breiter gestaltete Kappe nach oben etwas schmaler wird und sodann mit einer gleichmäßigen Abrundung endet, wohingegen der konische Hauptkörper gedrungener ist und schmaler zuläuft. Der goldfarbene Clip ist ringförmig etwas unterhalb des Kappenendes so in eine Nut der Kappe eingebracht, dass der Ring mit dem Korpus abschließt. Der Füllfederhalter verfügt über eine Kolbenfüllmechanik mit entsprechenden Sichtfenstern, die Kappe ist aufschraubbar und die Feder besteht aus 18-karätigem Gold mit rhodinierter, d.h. silbern anmutender Intarsie. Am unteren Kappenende sind drei Ringe angebracht, wobei der mittlere Ring leicht erhaben und mit dem Schriftzug „M... Me...“ versehen ist. Weitere Modelle/Sondereditionen der Me...-Linie ergeben sich aus den Anlagen K 3 bis K 11. Die Me...-Serie wird von der Klägerin aufwendig beworben und ist wiederholt als Gegenstand von Berichterstattungen in unterschiedlichen Medien und als Referenz in Erscheinung getreten (Anlagen K 12 bis K 19).

Die Beklagte vertreibt einen Kolbenfüllfederhalter unter der Bezeichnung „P...“. Dieser Füller, der in drei Ausführungen erhältlich ist (Anlage K 24), ist ebenfalls aus einem schwarzen, hochpolierten Material, weist eine „Zigarrenform“ auf und enthält einen goldenen, länglichen Clip, der ringförmig unterhalb des Kappenendes in eine Nut eingebracht ist. Er verfügt zudem auch über die Kolbenfüllmechanik. Kurz vor dem Kappenende ist ein dreiteiliger goldfarbener Ring eingelassen, der auf seinem mittleren Teil den Schriftzug „S... P...“ aufweist.

Zugunsten der Klägerin ist die dreidimensionale Marke DE... eingetragen (Anlage K 21, eingeschränkt infolge der Teillöschungserklärung Anlage K 35, K 50). Die Klägerin hat auf die Anmeldung vom 21.9.2012 eine weitere, am 13.11.2012 eingetragene dreidimensionale Marke DE... erlangt, die aus einem Schreibgerät mit drei Ringen besteht, wobei der Mittelring die Gravur „M...-ME...“ trägt.

Die Beklagte hat die Ringgestaltung am Kappenende des „S... P...“ ebenfalls als dreidimensionale Marke am 17.1.2012 für Schreibgeräte eintragen lassen (Nr. D..., Anlage B 26, B 33a). Die Beklagte verfügt ferner über die am 15.6.1985 für Schreibgeräte eingetragene Wort-Bild-Marke D...„s...“ (Anlage B 29), die am 27.1.1998 für Schreibwaren eingetragene Wort-Bild-Marke „S“ (Anlage B 30) und die am 1.7.1983 für Schreibgeräte eingetragene Wort-Bild-Marke „S... P...“ (Anlage B 31).

Die Beklagte hat unter dem 19. April 2011 einen Löschungsantrag gegen die „Drei-Ring“-Klagemarke DE... wegen Vorliegens absoluter Schutzhindernisse gemäß §§ 54 i.V.m 50 i.V.m. 3, 8 MarkenG gestellt (Anlage B 8). Mit Beschluss vom 29.12.2011 hat das DPMA die Löschung der Klagemarke angeordnet (Anlage B 27). Auf die Beschwerde der Klägerin hat das BPatG die Entscheidung des DPMA aufgehoben (Anlage K 52); das Urteil des BPatG ist rechtskräftig.

Die Klägerin hatte im August 1988 die damalige Fa. M...& K...GmbH & Co. wegen Rechtsverletzung nach Ausstattungsschutzrecht und UWG aufgrund der Ähnlichkeit des „S... P...“ mit der „Me...“-Serie abgemahnt (Anlage B 5). Die Abmahnung war gestützt auf Abbildungen des Füllers „S... P...“, die in der Zeitschrift B..., Ausgabe 6-7/88, erschienen waren (Anlage B 3, B 19). Anlass dieser Berichterstattung war die Einführung des „S... P...“ als Neuauflage des Füllers „S... Mel...“, den die Fa. M...& K...GmbH & Co. Anfang der 50er Jahre produziert hatte (Anlage B 4). Die Fa. M...& K...GmbH & Co hatte die Abgabe einer Unterwerfungserklärung unter Berufung auf den Formenschatz des Füllers „S... Mel...“ abgelehnt (Anlage B 6). Weitere rechtliche Schritte hatte die Klägerin nach dieser Ablehnung nicht vorgenommen.

Unter dem 9. Februar 2011 hat die Klägerin nun die Beklagte anwaltlich abgemahnt (K 25) und nachfolgend vor dem LG Hamburg (Az. 315 O 135/11) ein gegen den Vertrieb des „S... P...“ gerichtetes Eilverfahren betrieben. Auf Fristsetzung gem. § 926 ZPO hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte sei – in dieser Reihenfolge – gem. § 4 Nr. 9 b UWG, § 14 Abs. 2, Abs. 3 MarkenG, § 4 Nr. 9a UWG und § 5 Abs. 2 UWG zur Unterlassung sowie Auskunft, Kostenerstattung und Schadensersatz verpflichtet, weil der von der Beklagten vertriebene Füller „S... P...“ eine unlautere Nachahmung sei und die Klagemarke DE... verletze. Die Me...-Schreibgeräte würden seit 1924 bzw. in ihrer heutigen Gestalt seit Ende der 40er/Anfang der 50er hergestellt und vertrieben (Anlage K1). Das „Me...“ werde weltweit vertrieben, wobei der deutsche Markt mit einem Umsatz, der sich in den letzten Jahren auf 10 Mio. Euro beziffern lasse, besonders bedeutend sei. Der Vertrieb erfolge über Boutiquen (18 in Deutschland) und Points-of-sale (ca. 400 in Deutschland). Die Beklagte habe ohne Notwendigkeit die charakteristischen Merkmale der „Me...“-Serie übernommen. Es genüge zur Annahme einer wettbewerblichen Eigenart, dass die Merkmale für den Verkehr nur auf einen bestimmten Hersteller hinwiesen. Die serielle Verwendung der kennzeichnenden Elemente der „Me...“-Schreibgeräte verstärke die wettbewerbliche Eigenart. Insofern komme bereits der Formgestaltung (Zigarrenform, Drei-Ring-Ornament) eine kennzeichnende Wirkung zu. Auf die Farbvarianten komme es insofern nicht an. Produkte der „Me...“-Serie würden ohne Logo und Wortmarke vom Verkehr erkannt. Die Beklagte täusche den Verkehr zudem auch über die Herkunft des „S... P...“. Es sei in diesem Zusammenhang ausreichend, dass dem Produkt der Klägerin eine hinreichende Bekanntheit zukomme. Eine darüber hinaus gehende Verkehrsgeltung sei hingegen nicht erforderlich. Die Marke verfüge zudem über eine hinreichende Unterscheidungskraft. Die Drei-Ring-Marke sei in dieser Ausgestaltung einzigartig und werde von der Klägerin vielfach verwendet, sodass sie vom Verkehr, insbesondere von den Händlern, als herkunftshinweisend wahrgenommen werde (Anlage K 35, K 39). Die Ansprüche der Klägerin seien nicht verwirkt. Die Auskunfts- und Schadensersatzansprüche stünden der Klägerin als Annexansprüche zu. Der Zahlungsanspruch ergebe sich aus der Abmahnung und berechne sich auf der Basis einer verminderten 0,65 Geschäftsgebühr bei einem Gegenstandswert von € 200.000,00 zzgl. Auslagenpauschale und Zinsanspruch aus §§ 288, 291 BGB.

Die Klägerin hat zunächst beantragt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre) zu unterlassen, Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung ein- und/oder auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. ein- und/oder ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen und/oder dafür werben zu lassen:

...2. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin Auskunft zu erteilen

a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindern in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen;

b) über den Umfang der Bewerbung der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte jeweils aufgeschlüsselt nach Werbemedium (Print/Katalogwerbung, Onlinewerbung). Die Auskunft hat auszuweisen, in welchem Zeitraum die Werbung bereit gehalten wurde und hat zudem die Auflagenhöhe der jeweiligen Werbung (Print-/Katalogwerbung) bzw. die Anzahl der Page Impressions (Onlinewerbung) zu umfassen. Die Auskunft hat in Form eines geordneten Verzeichnisses zu erfolgen.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 1.200,40 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen.

4. Es wird festgestellt, dass die Beklagte zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 1. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht.

Die Klägerin hat sodann im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten, den Füllfederhalter S... P... bis heute in Deutschland herzustellen, unter Beibehaltung der Anträge zu 2. bis 4. ihren Klagantrag zu 1. wie folgt modifiziert:

1. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre)zu unterlassen,Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. herstellen, ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen oder bewerben zu lassen:

[es folgt obige Abbildung des Schreibgeräts]

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte hat gemeint, die Klage sei bereits unzulässig, da sie aufgrund ihres Charakters als alternative Klagehäufung nicht hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO sei. Der Klageantrag sei auch im Hinblick auf die Abbildung des „S... P...“ unbestimmt. Diese lasse den Kern der Beanstandung der Klägerin nicht erkennen und entspreche insofern nicht dem Klageantrag, der primär auf lauterkeitsrechtliche Gesichtspunkte gestützt werde. Die Klage sei auch unbegründet. Weder lauterkeits- noch markenrechtliche Ansprüche seien gegeben. Das Produkt der Klägerin sei nicht wettbewerblich eigenartig, denn seine Form- und Farbgestaltung sei im Marktsegment der Luxusfüllfederhalter üblich (Anlagen B 1 und B 2, B 7, B 18). Aufgrund der deutlichen Gestaltungsunterschiede werde weder über die Herkunft des Produkts der Beklagten getäuscht noch die Wertschätzung des „Me... ...“ ausgenutzt oder beeinträchtigt.Das Produkt weise bereits aufgrund der Angabe der Wortmarke „S... P...“ auf dem Kappenring und des „S“-Logos auf dem Clip eindeutig auf das Unternehmen der Beklagten hin. Ein markenrechtlicher Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG scheitere schon daran, dass die Klagemarke wegen Verstoßes gegen § 8 MarkenG, jedenfalls aber mangels rechtserhaltender Benutzung löschungsreif sei. Die Beklagte habe die angegriffene Zeichengestaltung nicht markenmäßig benutzt. Jedenfalls bestehe keine Verwechslungsgefahr. Allein die Wortmarke „M...“, die bei den streitgegenständlichen wie auch bei den meisten anderen Modellen im Ringbeschlag am Kappenende angebracht sei, werde vom Verkehr als herkunftshinweisend empfunden. Darüber hinaus wiesen das „Me...“ und der „S... P...“ Unterschiede auf. So sei am Kappenende des „P...“ gerade kein dreifacher Ring, sondern ein einheitlicher Ring angebracht, der aus drei „verschmolzenen“ Segmenten (zwei polierten Teilen außen, einem abgesenkten matten Teil mit Schriftzug und Gravurfläche in der Mitte) bestehe. Es fehle insofern an dem für die Drei-Ring-Marke (DE...) charakteristischen Hell-Dunkel-Kontrast zwischen den Ringen und den Freiräumen. Der Clip des Produkts der Beklagten sei in der Breite neutralisiert und trage auf der Flachseite ein „S“-Logo. Die Ansprüche der Klägerin seien jedenfalls verwirkt bzw. ihre Geltendmachung rechtsmissbräuchlich. Insofern ergebe sich aus dem Abmahnungsschriftwechsel im August-September 1988 (Anlagen B 5 und 6), dass die Klägerin bereits vor mehr als 20 Jahren Kenntnis von dem Produkt „S... P...“ gehabt habe. Das Vorgängermodell „Mel... S...“ (Anlage B 4) werde sogar bereits seit Anfang der 50er Jahre hergestellt und vertrieben. Mangels Rechtsverletzung stünden der Klägerin auch die geltend gemachten Annex- und Sekundäransprüche nicht zu. Der widerklagend geltend gemachte Löschungsanspruch gegen die Klagemarke DE... (Drei-Ring-Marke) sei wegen Verfalls begründet. Aus Sicht des Verkehrs stelle sich die von der Klägerin verwandte Applikation eher als dekoratives Element dar; jedenfalls verändere diese Benutzung den kennzeichnenden Charakter der angegriffenen Marke.

Die Beklagte hat widerklagend beantragt,

die Klägerin zu verurteilen, in die Löschung der Deutschen Marke Nr. ... gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen.

Nachdem die Klägerin die Teillöschung der Marke DE ... im Hinblick auf die Warenkategorien „Etuis und Geschenkpackungen für Schreibgeräte, Nachfüllpatronen, Schreibpapier, Tagebücher, Schreibtischgarnituren, Clips und Federspitzen“ erklärt hat (Anlage K 35, K 50), hat die Beklagte ihre Widerklage insofern

für erledigt erklärt.

Die Klägerin hat beantragt,

die Widerklage abzuweisen.

Die von der Klägerin genutzte Form des dreifachen Rings sei von der eingetragenen Drei-Ring-Marke umfasst. Insbesondere umfasse die schwarz-weiß-Eintragung einer Marke alle farblichen Benutzungsformen. Das Hinzufügen der Wortbestandteile „M... Me...“ führe nicht zu einer Veränderung des Gesamteindrucks der Marke. Er werde vom Verkehr nicht wahrgenommen, da er farblich eingepasst sei und aus bereits geringer Distanz nicht erkennbar sei. Allein im Jahr 2007 sei für Füllfederhalter ein Umsatz von ca. 5.000.000,00 EUR erzielt worden.

Mit Urteil vom 3. Februar 2012 hat das Landgericht die Klage abgewiesen und der Widerklage stattgegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf das Urteil verwiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Berufung der Klägerin. Sie wiederholt und vertieft ihren erstinstanzlichen Vortrag.

Das „Me...“ sei überragend bekannt (Anlagen K 54 bis K 59, K 60 bis K 64, K 65 bis K 70); die Bekanntheit eines Produkts erhöhe anerkanntermaßen im ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz den Schutzumfang. Eine Verwirkung komme schon deshalb nicht in Betracht, weil nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jede neue Verletzungshandlung einen neuen Unterlassungsanspruch entstehen lasse. Im Hinblick auf die von der Klägerin zwischenzeitlich erwirkte dreidimensionale Markeneintragung DE... werde die Klage hilfsweise auch auf diese Marke gestützt, wobei bei der Antragsfassung das Prioritätsdatum berücksichtigt sei. Die Klägerin stelle die von ihr geltend gemachten Klagegründe in der Berufung in folgendes Rangverhältnis: Hinsichtlich der Hauptanträge werde vorrangig Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG sowie hilfsweise – in der nachstehenden Reihenfolge – vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a) UWG, Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit anderer Ware), Täuschung durch Werbung gem. § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 Anhang, Verletzung der Drei-Ring-Marke gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit der Marke) geltend gemacht. Der Hilfsantrag werde 1. auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und 2. auf § 5 Abs. 2 UWG gestützt. Die Klägerin meint weiter, der Löschungsanspruch der Beklagten bestehe nicht. Ausschlaggebend für die rechtserhaltende Nutzung einer Marke sei lediglich die Beibehaltung eines Kontrastverhältnisses, nicht jedoch der exakten Hell-Dunkel-Charakteristik. Eine Benutzung sei bei schwarz-weißen Marken auch bei einer Kontrastumkehr möglich. Jedenfalls sei diese Gestaltung aufgrund der jahrelangen konsistenten Benutzung bekannt.

Die Klägerin beantragt,

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 27. Januar 2012 (Az.: 406 HKO 96/11) abzuändern und auf die Klage

1. die Beklagte zu verurteilen, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes, und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens € 250.000,00, Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre)zu unterlassen,Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. herstellen oder ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen oder bewerben zu lassen:

...2. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin Auskunft zu erteilen

a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindern in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen;

b) über den Umfang der Bewerbung der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte jeweils aufgeschlüsselt nach Werbemedium (Print/Katalogwerbung/ Onlinewerbung). Die Auskunft hat auszuweisen, in welchem Zeitraum die Werbung bereitgehalten wurde und hat zudem die Auflagenhöhe der jeweiligen Werbung (Print/Katalogwerbung) bzw. die Anzahl der Page Impressions (Onlinewerbung) zu umfassen. Die Auskunft hat in Form eines geordneten Verzeichnisses zu erfolgen;

3. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin EUR 1.200,40 nebst 5 % Zinsen über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;

4. festzustellen, dass die Beklagte zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 1. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht;

hilfsweise zu 1. die Beklagte zu verurteilen, es ab dem 21.9.2012 bei Vermeidung der gesetzlich vorgesehenen Ordnungsmittel zu unterlassen, Schreibgeräte gemäß der nachfolgenden Abbildung herzustellen, auszuführen, anzubieten, in den Verkehr zu bringen und/oder dafür zu werben bzw. ausführen, anbieten, in den Verkehr bringen und/oder bewerben zu lassen:

[es folgt obige Abbildung des Schreibgeräts]

hilfsweise zu 2.: die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin ab dem 21.9.2012 Auskunft zu erteilen

a) über den Umfang des Vertriebs der in Ziffer 1. genannten Schreibgeräte, jeweils durch Bekanntgabe von Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehmer sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Schreibgeräte sowie der jeweiligen Einkaufs- und Verkaufspreise und der gewinnmindernd in Abzug zu bringenden Kosten, jeweils durch Übergabe eines geordneten Verzeichnisses bzw. durch Vorlage entsprechender, geordneter Rechnungsunterlagen ;

b) [entspricht oben 2.b];

hilfsweise zu 4. festzustellen, dass die Beklagte ab dem 21.9.2012 zur Erstattung sämtlichen Schadens verpflichtet ist, welcher der Klägerin wegen der unter Ziffer 4. genannten Handlungen entstanden ist oder noch entsteht.

Die Klägerin beantragt ferner,

die Widerklage abzuweisen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung der Klägerin kostenpflichtig zurückzuweisen

hilfsweise für den Fall, dass der Senat den Bestand der deutschen Marke Nr. ... als entscheidungserheblich ansehen sollte,

das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Bestand der deutschen Marke Nr. ... auszusetzen,

hilfsweise für den Fall, dass der Senat die Ansprüche der Klägerin nicht als verwirkt ansehen sollte,

den Rechtsstreit zur Prüfung dieser Ansprüche an das Landgericht zurückzuverweisen.

Die Beklagte macht ergänzend geltend: Die Klägerin habe die rechtserhaltende Benutzung ihrer Klagemarke nicht hinreichend dargelegt. Der Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung stehe die Umkehr des Hell-Dunkel-Verhältnisses als Veränderung des kennzeichnenden Charakters des Markenzeichens i.S.d. § 26 MarkenG entgegen. Denn aus drei hellen Streifen auf schwarzem Grund würden bei Umkehrung des Hell-Dunkel-Verhältnisses zwei helle Ringe (die bisherigen zwei Zwischenringe) übrig; so werde aus einem Drei-Ringe-Zeichen ein Zwei-Ringe-Zeichen. Auch darüber hinaus weiche die Verwendung der Klagemarke von der Markeneintragung ab. Die Abweichungen seien aufgrund der schwachen Kennzeichnungskraft der Marke erheblich. Da unmarkierte 3-D-Marken typischerweise mit mehreren Marken zusammen verwendet würden, setze eine rechtserhaltende Benutzung voraus, dass innerhalb der Gesamtbezeichnung die dreidimensionale Form als selbständige Marke erkannt werde. Dies sei vorliegend bezogen auf die drei Ringe aufgrund der Verwendung des M...-Logos auf der Kappe sowie das Wortzeichen „M...“ nicht der Fall. Die Hilfsanträge seien verspätet, denn die Marke sei bereits seit dem 13.11.2012, also seit über einem Jahr, eingetragen. Die Hilfsanträge seien auch in der Sache unbegründet. Füllfederhaltergestaltungen der vorliegenden Art seien am Markt gang und gäbe, es fehle auch an Rufausbeutung oder Herkunftstäuschung. Aufgrund dieses älteren Formenschatzes sei auch der Schutzbereich der neuen 3-D-Marke der Klägerin extrem limitiert. Diese generiere ihren Schutz im Wesentlichen aus der auf dem Mittelring befindlichen Gravur „M...-Me...“, denn im Übrigen erschöpfe sich die Marke in der Form der beanspruchten Ware. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr. Soweit die Klägerin weiter zur angeblichen Bekanntheit des Me... vortrage, sei dieser Vortrag verspätet, da er sich auf Umstände beziehe, die schon erstinstanzlich hätten geltend gemacht werden können. Jedenfalls aber könne diesen Unterlagen, die viele Jahre alt seien, keine aktuell bestehende Bekanntheit entnommen werden.

Ergänzend werden die von den Parteien eingereichten Schriftsätze nebst Anlagen in Bezug genommen.

B.

Die zulässige Berufung ist nicht begründet. Das Landgericht hat zu Recht sowohl die Klage abgewiesen (nachfolgend I.) als auch der Widerklage stattgegeben (nachfolgend II.).

I.

Die Klage ist zulässig (nachfolgend 1.), aber unbegründet, weil weder die mit dem Hauptantrag (nachfolgend 2.) noch die mit dem Hilfsantrag (nachfolgend 3.) geltend gemachten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen.

1. Die Klage ist zulässig, insbesondere sind Haupt- und Hilfs-Unterlassungsantrag und die jeweils auf sie zurückbezogenen Annexanträge hinreichend bestimmt i.S.d. § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO (nachfolgend a] und b]). Der auf die im Berufungsrechtszug eingeführte weitere Klagemarke DE ... gestützte Hilfsantrag ist als sachdienliche Klageerweiterung zulässig (nachfolgend c]).

a) Zunächst ist der Gegenstand der Beanstandung – der Füllfederhalter der Beklagten – hinreichend konkret bezeichnet. Eine bildliche Darstellung des beanstandeten Gegenstands im Antrag genügt den Bestimmtheitsanforderungen des § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO, wenn sich unter Heranziehung der Klagegründe eindeutig ergibt, in welchen Merkmalen des angegriffenen Erzeugnisses die Grundlage und der Anknüpfungspunkt des Wettbewerbsverstoßes und damit des Unterlassungsgebots liegen soll (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 12 – Einkaufswagen III; BGH GRUR 2002, 86, 88 – Laubhefter). Vorliegend ist mit der Bezugnahme auf die im Antrag abgebildete konkrete Verletzungsform und aufgrund der aus der Klagebegründung zu entnehmenden Spezifizierung des Beanstandungsgegenstands – Bilder des angegriffenen Füllfederhalters der Beklagten liegen als Anlage K 27 vor; das Original des Füllfederhalters ist im Berufungsrechtszug als Anlage K 75 zur Akte genommen worden – klargestellt, gegen welche Füllergestaltung sich die Klage richtet.

b) Hinsichtlich der von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe handelt es sich – soweit sie eine Mehrheit von Streitgegenständen beinhalten – um eine zulässige eventuale Klagehäufung. Bezüglich der Streitgegenstandsbetrachtung hat der Bundesgerichtshof ausgesprochen, dass es sich bei der Geltendmachung verschiedener Schutzrechte, nicht aber bei den auf die Verletzung desselben Schutzrechts gestützten markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen des § 14 Abs. 2 MarkenG, um jeweils eigenständige Streitgegenstände handelt (BGH GRUR 2012, 621 Rn. 32 – OSCAR). In einer Klage gemeinsam verfolgte markenrechtliche und wettbewerbsrechtliche Klagegründe stellen ebenfalls separate Streitgegenstände dar (BGH GRUR 2013, 397 Rn. 13 – Peek & Cloppenburg III; GRUR 2013, 285 Rn. 21 f. – Kinderwagen II). Der BGH hat weiter ausgesprochen, dass die gegen das Verbot einer konkreten Verletzungsform gerichteten Ansprüche gem. §§ 4 Nr. 9 a) und b), 5 Abs. 2 UWG einen einheitlichen Streitgegenstand darstellen (BGH GRUR 2013, 1052 Rn. 11 – Einkaufswagen III). Soweit es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand handelt, ist die Bildung einer Reihenfolge von Anspruchsgrundlagen durch den Kläger unschädlich (vgl. BGH GRUR 2012, 621 Rn. 32 – OSCAR), wenngleich auch für die gerichtliche Prüfung nicht bindend (BGH GRUR 2014, 91 Rn. 16 – Treuepunkte-Aktion).

Die Klägerin hat erklärt, ihr mit dem Hauptantrag nebst Annexanträgen verfolgtes Klageziel auf die in folgender Reihenfolge hilfsweise gestaffelten Klagegründe stützen zu wollen: Erstrangig auf die Ausnutzung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG, nachrangig sodann auf vermeidbare Herkunftstäuschung gem. § 4 Nr. 9a) UWG, Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit anderer Ware), Täuschung durch Werbung gem. § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 Anhang, Verletzung der Drei-Ring-Marke gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sowie schließlich Irreführung gem. § 5 Abs. 2 UWG (Verwechslungsgefahr mit der Marke) geltend gemacht. Mit dieser Staffelung einerseits wettbewerbsrechtlicher und andererseits auf die Verletzung eines Schutzrechts gestützter markenrechtlicher Klagegründe hat die Klägerin die darin liegenden eigenständigen Streitgegenstände in zulässiger Weise hilfsweise geltend gemacht. Dies gilt auch für den Hilfsantrag nebst Annexanträgen, den die Klägerin ausdrücklich vorrangig auf § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und hilfsweise auf § 5 Abs. 2 UWG stützt.

c) Der im Berufungsrechtszug erstmals gestellte, auf die weitere Klagemarke DE ... gestützte Hilfsantrag mit Unterlassungs- und Annexanträgen ist als sachdienliche Klageerweiterung gem. § 533 Nr. 1 2. Alt. ZPO zulässig. Der Senat erachtet es als für die umfassende Streitbeilegung zwischen den Parteien zweckdienlich, wenn auch über diesen Angriff im vorliegenden Verfahren mitentschieden wird. Der Angriff wird zudem gem. § 533 Nr. 2 ZPO auf Tatsachen gestützt, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zulegen hat. Die auf die Anmeldung vom 21.9.2012 am 13.11.2012 erlangte weitere Markeneintragung ist erst während des Berufungsverfahrens erfolgt und unterfällt daher nicht dem Novenausschluss der §§ 529, 531 Abs. 2 ZPO.

2. Die mit dem Hauptantrag verfolgten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen nicht.

a) Der Klägerin steht der mit dem Hauptantrag zu 1. verfolgte Unterlassungsanspruch nicht gem. §§ 4 Nr. 9a) oder b), 8 Abs. 1 UWG zu. Nach diesen Vorschriften kann ein Mitbewerber wegen wettbewerbswidriger Übernahme einer Gestaltungsform Unterlassung verlangen, wenn das Erzeugnis von wettbewerblicher Eigenart ist und in Gestalt der vermeidbaren Herkunftstäuschung bzw. der Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung besondere Umstände hinzutreten, die die Nachahmung unlauter erscheinen lassen (st. Rspr., siehe nur BGH GRUR 2007, 984, 985 – Gartenliege; BGH WRP 2007, 1076, 1078 – Handtaschen; BGH WRP 2007, 313, 317 – Stufenleitern; BGH GRUR 2006, 79, 80 – Jeans; BGH GRUR 2003, 332, 336 – Abschlussstück; BGH GRUR 2001, 443, 444 – Viennetta). Zwischen dem Grad der wettbewerblichen Eigenart, der Art und Weise und der Intensität der Übernahme sowie den besonderen wettbewerblichen Umständen besteht eine Wechselwirkung in dem Sinne, dass je größer die wettbewerbliche Eigenart und je höher der Grad der Übernahme ist, die Anforderungen an die besonderen Umstände desto geringer sind, die die Wettbewerbswidrigkeit begründen (BGH WRP 2007, 1076, 1078 – Handtaschen; BGH WRP 2007, 313, 317 – Stufenleitern; BGH GRUR 2006, 79, 80 – Jeans).

Zwar ist dem „Me...“ der Klägerin ein gewisses Maß an wettbewerblicher Eigenart zuzubilligen (nachfolgend aa]). Jedoch handelt es sich bei dem Füllfederhalter der Beklagten nicht um eine Nachahmung (nachfolgend bb]). Schließlich fehlt es sowohl an einer vermeidbaren Herkunftstäuschung (nachfolgend cc]) als auch einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (nachfolgend dd]).

aa) Eine wettbewerbliche Eigenart kann dem „Me...“ nicht abgesprochen werden.

Unter wettbewerblicher Eigenart wird die Eignung eines Erzeugnisses verstanden, aufgrund seiner konkreten Gestaltung oder aufgrund bestimmter Merkmale für die angesprochenen Verkehrskreise auf die betriebliche Herkunft oder die Besonderheit des Erzeugnisses hinzuweisen (BGH WRP 2007, 1076, 1078 – Handtaschen; BGH GRUR 2006, 79, 80 – Jeans; BGH GRUR 2003, 332, 336 – Abschlussstück). Die wettbewerbliche Eigenart kann sich aus ästhetischen Merkmalen ergeben (BGH GRUR 1984, 453 – Hemdblusenkleid), aber auch aus technischen Merkmalen, soweit sie nicht eine gemeinfreie technische Lösung verwirklichen bzw. technisch notwendige Gestaltungselemente sind (BGH GRUR 2012, 58 Rn. 43 – Seilzirkus; GRUR 2009, 1073 Rn. 10 – Ausbeinmesser; Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.27 f.). Für den wettbewerbsrechtlichen Schutz kommen danach alle diejenigen Erzeugnisse in Betracht, bei denen der Verkehr Wert auf ihre betriebliche Herkunft legt und gewohnt ist, aus bestimmten Merkmalen auf die betriebliche Herkunft zu schließen (BGH GRUR 2001, 251, 253 – Messerkennzeichnung). Für das Vorliegen der wettbewerblichen Eigenart ist eine Bekanntheit des betreffenden Erzeugnisses zwar nicht Voraussetzung, jedoch kann der Grad der wettbewerblichen Eigenart, der für die Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Unlauterkeit des Vertriebs von Nachahmungen bedeutsam ist, durch seine tatsächliche Bekanntheit im Verkehr verstärkt werden (BGH GRUR 2007, 984, 986 – Gartenliege).

Das „Me...“ ist geeignet, durch seine Gestaltung den angesprochenen Verkehrskreis auf die betriebliche Herkunft des Schreibgeräts oder aber seine Besonderheit hinzuweisen.

Die Klägerin hat vorgetragen, die Kombination der Gestaltungselemente der Zigarrenform, der schwarz-goldenen, hochglänzenden Farb- und Materialkombination, des ringförmig in eine Nut eingefassten Clips, der Kolbenfüllmechanik mit Sichtfenster, des Ringdesigns am Kappenende sowie der Farbkombination der Feder sei für die Me...-Serie charakteristisch. Die Klägerin hat weiter eine Bekanntheit ihres „Me... ...“ geltend gemacht und auf zahlreiche Presse- und Werbeveröffentlichungen sowie darauf verwiesen, dass das „Me...“ in die Sammlung des Museum of Modern Art (MoMA) New York aufgenommen worden sei.

Die von der Klägerin vorgelegten Veröffentlichungen bieten eine hinreichende Grundlage für die Annahme, dass das Me... dem Verkehr als Repräsentant einer „gehobenen Schreibkultur“ geläufig ist. Anknüpfungspunkt ist hierbei die Gesamtheit der von der Klägerin vorgetragenen Gestaltungselemente, die – über die diesbezügliche Aufzählung der Klägerin hinausgehend – durch folgende weitere Merkmale mitbestimmt wird: Auf dem breiten Ring am unteren Kappenende sind stets die Gravuren „M...“ und „Me...“ sowie auf der Kappenspitze das bekannte M...-Signet angebracht. Hierbei ist aber zu beachten, dass die einzelnen Gestaltungsmerkmale der Zigarrenform, schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, des Clips und der Farbkombination der Feder gängige Gestaltungsmittel am Markt für Schreibgeräte sind und es auch im Zeitpunkt der Markteinführung des „S... P...“ bereits waren, wie die Betrachtung der Anlagen B 1, 2, 7 und 18 verdeutlicht, weshalb diese Merkmale für sich betrachtet als herkunftshinweisend nicht in Betracht kommen. Gleiches gilt für den Kolbenfüllmechanismus als technisches Merkmal, das bei Füllern eine gemeinfreie technische Lösung verwirklicht.

Es ist aber mit der Klägerin anzunehmen, dass das „Me...“ aufgrund seiner Bekanntheit im Markt eine Sonderstellung einnimmt, die im vorliegenden Kontext die Annahme wettbewerblicher Eigenart aufgrund der Gesamtheit der genannten Gestaltungsmittel rechtfertigt, weil der Verkehr dieser Gestaltungsform Hinweise auf die Besonderheit des Erzeugnisses entnimmt. Angesichts dieser Bekanntheit kann nicht festgestellt werden, dass die Eigenart der Gestaltung durch die Vielzahl ähnlicher Produkte derart geschwächt wurde, dass die Gestaltungselemente nicht mehr dazu geeignet wären, den Verkehr auf die Herkunft des Erzeugnisses hinzuweisen (vgl. BGH, Urteil v. 6.11.1997 – I ZR 102/95, GRUR 1998, 477, 479 – Trachtenjanker; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.26).

Hingegen kann eine wettbewerbliche Eigenart der Me...-Serie insgesamt nicht angenommen werden. Bei Betrachtung der Vielzahl an Sondereditionen, die Teil der Me...-Serie sind (Anlagen K 3 bis K 13), wird deutlich, dass es sich jeweils um ganz unterschiedliche Gesamtheiten von Gestaltungsmitteln handelt. Die Klägerin bringt Schreibgeräte der Me...-Serie in einer Vielzahl anderer Farben auf den Markt, so z.B. in platinfarben (Anlage K 3 Bl. 1), rosé-goldfarben (Anlage K 3 Bl. 1), silberfarben (Anlage K 3 Bl. 1), bordeauxfarben (Anlage K 5) oder weiß (Anlage K 7). Zudem weist die „Me...“-Serie auch gestreifte (Anlage K 3 Bl. 3) oder steinbesetzte (Anlage K 4 Bl. 4) Modelle sowie Modelle aus Granit (Anlage K 9 Bl. 2) und Lapislazuli (Anlage K 10) auf.

bb) Die Beklagte hat allerdings ihren Füller nicht dem „Me...“ der Klägerin nachgeahmt.

Das Tatbestandsmerkmal der Nachahmung setzt voraus, dass das Produkt des Anspruchsstellers als Vorbild für das Produkt des Anspruchsgegners gedient hat (Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.34). Unter Nachahmung im Sinne des § 4 Nr. 9 UWG wird in Anlehnung an die zu § 1 UWG a.F. ergangene Rechtsprechung je nach dem Grad der Übereinstimmung mit dem Original die unmittelbare Leistungsübernahme, die fast identische Leistungsübernahme sowie die nachschaffende Leistungsübernahme verstanden (Köhler/Bornkamm § 4 Rz. 9.34ff). Jedenfalls aber müssen diejenigen Gestaltungsmerkmale übernommen sein, die die wettbewerbliche Eigenart des Originals ausmachen (Köhler/Bornkamm § 4 Rn. 9.34).

Die Annahme einer Nachahmung scheidet aus, weil sich der „S... P...“ in der Gesamtheit seiner Gestaltungsmerkmale deutlich von denjenigen Gestaltungsmerkmalen unterscheidet, die in ihrer Gesamtheit die wettbewerbliche Eigenart des „Me... ...“ ausmachen. Auf eine Übereinstimmung in den – wie bereits ausgeführt – seinerzeit für Füllfederhalter gängigen Gestaltungsmerkmalen der Zigarrenform, der schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, der Existenz eines Clips und der Farbkombination der Feder kann in diesem Zusammenhang nicht maßgeblich abgestellt werden. Der Füllfederhalter der Beklagten unterscheidet sich in der Gestaltung deutlich vom „Me...“ der Klägerin. Der „S... P...“ weist einen anders gestalteten Clip auf, der zwar auch an einem Ring befestigt ist, der bündig mit der Kappe abschließt, jedoch das Signet „S“ sowie eine nach unten zeigende Pfeilspitze besitzt, an die eine eingravierte Nut anschließt. Demgegenüber ist der Clip des „Me... ...“ – abgesehen von einer mittig angebrachten, schmalen Erhebung auf seinem oberen Viertel – einheitlich ohne Verzierung ausgeführt. Das Kappenende des „S... P...“ ist dergestalt ausgeführt, dass ein einheitlich erscheinender goldener Ring wahrgenommen wird, der zwei blank polierte Randstreifen hat. Auf dem Mittelteil des goldenen Rings des „S... P...“ befindet sich die Aufschrift „S... P...“ und auf Höhe des Clips eine Art blankpoliertes „Fenster“ in Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken, in das ein Monogramm eingraviert werden kann. Demgegenüber weist das „Me...“ einen breiteren mittleren Goldring mit der Gravur „M... Me...“ und – durch schwarze umlaufende Ringe oberhalb und unterhalb unterbrochen – zwei schmale goldene Ringe auf. Die Spitze der Kappe des „S... P...“ weist keinerlei Zeichen auf, anders als das „Me...“, das dort das M... Signet zeigt.

cc) Eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft im Sinne des § 4 Nr. 9a) UWG ist nicht gegeben. Ein Anspruch nach dieser Vorschrift setzt voraus, dass die Gefahr der Herkunftstäuschung besteht und der Nachahmer zumutbare und geeignete Maßnahmen unterlässt, sie zu vermeiden; dies erfordert in aller Regel, dass das nachgeahmte Erzeugnis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Bekanntheit erlangt hat (BGH WRP 2007, 1076, 1078 – Handtaschen; GRUR 2006, 79, 80 – Jeans).

Eine von dem Produkt der Beklagten ausgehende Herkunftstäuschung ist nicht feststellbar. Denn der „S... P...“ weist zwei deutlich sichtbare Herkunftshinweise auf das Unternehmen der Beklagten auf. So befindet sich auf dem Clip ein stilisiertes „S“. Darüber hinaus weist der Füller auch den Schriftzug „S... P...“ auf dem goldenen Ring auf, der aufgrund des Kontrastes zwischen glänzender Schrift und mattem Hintergrund sowie des Umstands, dass er um die gesamte Kappe führt, leicht lesbar ist. Eine vermeidbare Herkunftstäuschung wäre angesichts dieser gut sichtbaren Kennzeichnung nur dann anzunehmen, wenn der Verkehr sich allein an der äußeren Gestaltung orientieren und diese allein deswegen einem bestimmten Hersteller zuordnen würde (vgl. BGH, Urteil v. 14.01.1999 – I ZR 203/96, GRUR 1999, 751, 753 – Güllepumpen; BGH, Urteil v. 19.10.2000 – I ZR 225/98, GRUR 2001, 443, 446 – Viennetta). Hiervon ist bei den streitgegenständlichen Produkten nicht auszugehen. Hochwertige Füller stellen typische Prestigeobjekte dar, deren subjektiver Wert über ihren eigentlichen Nutzen als Schreibgerät hinausgeht. Die Herkunft der Füller ist insofern von zentraler Bedeutung, da sie nicht nur als Garantin der Qualität des Schreibwerkzeugs, sondern auch als nach außen erkennbarer Hinweis auf ihre Hochwertigkeit aufgefasst wird. Der Verkehr ist deshalb gewohnt, auf Herkunftshinweise von Füllfederhaltern zu achten. Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund eines gemeinsamen Vorrats an für Füllfederhalter gängigen Gestaltungsmerkmalen (Zigarrenform, schwarz-golden-hochglänzenden Farb- und Materialkombination, Existenz eines Clips, Farbkombination der Feder), deren Verwendung für sich allein noch nicht als herkunftshinweisend aufgefasst wird. Hinzu kommt, dass die Klägerin ihre Schreibgeräte der „Me...“-Linie sichtbar durch den bekannten „M...-Stern“ am Kappenende kennzeichnet. Diesem Element kommt neben dem Schriftzug „M...“ auf dem Ring die maßgebliche kennzeichnende Funktion zu. Der Verkehr wird deshalb einen Füllfederhalter, der nicht dieses Zeichen am oberen Kappenende und die beschriebenen Unterschiede in der Gestaltung des Clips und des goldenen Rings am unteren Kappenende aufweist, nicht mit dem Unternehmen der Klägerin in Verbindung bringen.

dd) Es liegt auch keine Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung gem. § 4 Nr. 9b) UWG vor. Eine Ausnutzung der Wertschätzung im Sinne dieser Vorschrift ist gegeben, wenn der Verkehr seine Vorstellung von der Güte oder Qualität („guter Ruf“, „Image“) auf die Nachahmung überträgt (BGH GRUR 2010, 1125 Rn. 42 – Femur-Teil; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.53). Beeinträchtigt wird die Wertschätzung im Sinne der Vorschrift, wenn durch den Vertrieb der Nachahmung der gute Ruf des Originals beschädigt wird; Ansatzpunkte können hier die Vorstellung von Qualität sein, die durch qualitative Mängel der Nachahmung leidet, oder die durch einen massenhaften Vertrieb der Nachahmung in Mitleidenschaft gezogene Exklusivitätserwartung (BGH WRP 2013, 1189 Rn. 46 – Regalsystem; BGH GRUR 1985, 876 – Tchibo/Rolex I; Köhler, in Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59).

Vorliegend genießt zwar das „Me...“ eine solche Wertschätzung, weil der Verkehr dieses Produkt als hochwertig und prestigeträchtig empfindet. Es findet jedoch weder eine Übertragung dieses Rufs auf die Produkte der Beklagten noch eine Beeinträchtigung des Rufs statt. Voraussetzung für eine Rufausnutzung ist die erkennbare Bezugnahme auf den Hersteller des Originals oder seiner Produkte (BGH, Urteil v. 2.12.2004 – I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 – Klemmbausteine III; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.53). Das schlichte Erwecken von Assoziationen reicht hingegen nicht aus (BGH, Urteil v. 10.4.2003 – I ZR 276/00, GRUR 2003, 973, 975 – Tupperwareparty; BGH, Urteil v. 2.12.2004 – I ZR 30/02, GRUR 2005, 349, 353 – Klemmbausteine III; Köhler in: Köhler/Bornkamm, § 4 UWG Rn. 9.53). Eine Beeinträchtigung der Wertschätzung kommt nicht in Betracht, wenn der Verkehr nicht der Gefahr der Herkunftstäuschung unterliegt (BGHZ 138, 143, 151 – Les-PaulGitarren; Köhler, in: Köhler/Bornkamm, § 4 Rn. 9.59).

Die Beklagte hat bei der Gestaltung ihres Produkts Elemente der klassischen Form- und Farbgestaltung von Schreibgeräten aufgegriffen. Ein über bloße Assoziationen hinausgehender Bezug zum konkreten Produkt der Klägerin wird dadurch jedoch nicht hergestellt. Es kommt auch nicht zur Rufbeeinträchtigung, weil aufgrund der deutlichen Unterschiede in der Gestaltung (dazu vorstehend bb]) der Verkehr hinsichtlich des Produkts der Beklagten nicht der Gefahr der Herkunftstäuschung unterliegt.

b) Ein Verstoß gegen § 3 Abs. 3 UWG i.V.m. Ziff. 13 des Anhangs ist ebenfalls nicht gegeben. Nach diesen Vorschriften ist gegenüber Verbrauchern unzulässig die Werbung für eine Ware, die der Ware eines Mitbewerbers ähnlich ist, wenn dies in der Absicht geschieht, über die betriebliche Herkunft der beworbenen Ware zu täuschen. Hier gilt das unter a) cc) und dd) Gesagte entsprechend: eine Herkunftstäuschung ist nicht gegeben.

c) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen Verwechslungsgefahr aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG auf der Basis der Marke DE ... (Anlage K 21) besteht nicht. Zwar ist von der Rechtmäßigkeit der Markeneintragung auszugehen (nachfolgend aa]). Jedoch ist die Marke zum einen löschungsreif (nachfolgend bb]); zum anderen fehlt es auch an einer markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte (nachfolgend cc]), jedenfalls aber an einer Verwechslungsgefahr (nachfolgend dd]).

aa) Nach der rechtskräftigen Abweisung des Löschungsantrags u.a. der Beklagten (Anlage K 52) ist von der Rechtmäßigkeit der Markeneintragung unter den Aspekten der §§ 3, 8 Abs. 1 MarkenG auszugehen.

bb) Die Marke ist aber auf die von der Beklagten erhobene Einrede rechtserhaltender Benutzung gem. §§ 25 Abs. 1, Abs. 2 S. 1, 26 MarkenG als löschungsreif zu beurteilen. Nach diesen Vorschriften muss die Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist im Falle der Geltendmachung von Verletzungsansprüchen für die Waren, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren vor Klageerhebung im Inland ernsthaft benutzt worden sein. Eine rechtserhaltende Benutzung setzt voraus, dass die Marke entsprechend dem markenrechtlichen Hauptzweck herkunftshinweisend benutzt worden ist (EuGH GRUR 2003, 425 Rn. 36 – Ansul; BGH GRUR 2009, 60 Rn. 22 – LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke § 26 Rn. 24 f.). Die von der Klägerin dargelegten, in den relevanten Zeitraum fallenden Benutzungsformen (1) sind nicht rechtserhaltend, weil sie von der Markeneintragung abweichen und deren kennzeichnenden Charakter verändern (2).

(1) Die Klagemarke (Anlage K 21) ist eine am 22.4.1997 eingetragene dreidimensionale Marke, deren Schutz sich nach Teillöschungserklärung der Klägerin (Anlagen K 35, K 50) noch auf folgende Waren der Klasse 16 erstreckt: „Schreibgeräte, insbesondere Füller, Rollerballschreiber, Kugelschreiber, Druckbleistifte; Tinten, Papierbeschwerer, Halter und Ablagen für Füller und Schreibgeräte und Teile dieser Waren, Zubehör, nämlich Kappen“. Mithin unterliegt die Marke seit dem 23.4.2002 dem Benutzungszwang. Die vorliegende, am 20.6.2011 eingereichte Klage ist den Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 27.6.2011 zugestellt worden. Bei der Fristberechnung nach § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG findet § 167 ZPO keine Anwendung, ist also nicht der Einreichungszeitpunkt bei alsbaldiger Zustellung, sondern allein der Zustellungszeitpunkt maßgeblich (Ingerl/Rohnke § 25 Rn. 12).

(a) Die Klägerin hat zum Nachweis der Zeichenbenutzung Kopien aus ihrem Produktkatalog „M... ...2010/2011“ (Anlagen K 2, K 3, K 7), Kopien aus dem im Zeitpunkt der Klageeinreichung aktuellen Katalog „...“ (Anlage K 4), Kopien aus dem Produktkatalog „M... ...2006/2007“ (Anlagen K 5, K 6), Kopien aus dem Produktkatalog 2009/2010 (Anlage K 8), Kopien eines Prospekts über die anlässlich des 100jährigen Geburtstags der Klägerin im Jahr 2006 erschienene Sonderserie „...“ (Anlage K 9), Kopien eines undatierten Prospekts „...“ (Anlage K 10), Kopien eines Prospekts über die im Jahr 2004 mit UNICEF gestartete Initiative (Anlage K 11), Kopien einer jüngeren Broschüre der Klägerin (Anlage K 12), Abdrucke von Screenshots der Homepage der Klägerin vom 20. und 25.3.2011 (Anlage K 13), Kopien des Produktkatalogs „M... ...2009/2010“ (Anlage K 22), Kopien des undatierten Prospekts „Corporate Gift Best Seller“ (Anlage K 37), Kopien von Screenshots verschiedener Homepages vom 29.11.2011 (Anlagen K 38 bis K 47) sowie Kopien eines Lufthansa World Shop Katalogs mit dem Gültigkeitszeitraum 1.9.2011 bis 29.2.2012 (Anlage K 48) vorgelegt.

(b) Im Hinblick auf den nach § 25 Abs. 2 S. 1 MarkenG maßgeblichen Benutzungszeitraum von fünf Jahren vor der Klageerhebung – vorliegend also vom 27.6 2011 zurückgerechnet – kommen Benutzungshandlungen, die nach diesem Datum liegen, als rechtserhaltende Nutzung nicht in Betracht; dies betrifft die vorgenannten Anlagen K 38 bis K 47 und K 48. Benutzungshandlungen, deren Erfolgen mangels entsprechenden Vortrags der Klägerin zeitlich nicht eingeordnet werden kann, können eine rechtserhaltende Benutzung im maßgeblichen Zeitraum ebenfalls nicht belegen; dies betrifft die Anlagen K 10, K 11, K 12 und K 37.Die in den Kopien des Produktkatalogs „M... ...2009/2010“ (Anlage K 22) gezeigten Halsketten, Geldschein- und Krawattenklammern liegen außerhalb des geschützten Warenbereichs der Klagemarke und sind daher keine für deren Rechtserhaltung geeignete Benutzungsformen.

(2) Die von der Klägerin dargelegten und nach dem Vorstehenden in den relevanten Zeitraum und Warenbereich fallenden Benutzungsformen stellen aber keine rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke dar, weil sie von der Markeneintragung abweichen und den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern.

Nach § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG gilt als Benutzung auch die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Beurteilungskriterium für die Feststellung, ob die abweichende Benutzung den Anforderungen des § 26 Abs. 3 Satz 1 genügt, ist der kennzeichnende Charakter der eingetragenen Marke am Maßstab der Verkehrsauffassung (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 135; Fezer, § 26 MarkenG Rn. 170). Dabei ist eine einzelfallorientierte Entscheidung zu treffen (vgl. BGH, Urteil v. 31.05.1974 – I ZR 28/73 GRUR 1975, 135, 137 – KIM-Mohr; Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 136). Es ist zu prüfen, ob der Verkehr die verwendete Marke trotz Wahrnehmung ihrer Unterschiedlichkeit dem Gesamteindruck nach mit der eingetragenen Marke gleichsetzt (st. Rspr. seit BGH, Urteil v. 28. 8. 2003 – I ZR 293/00, GRUR 2003, 1047 – Kellogg‘s/Kelly‘s; vgl. Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 138 m.w.N.; Fezer, § 26 MarkenG Rn. 177). Dabei ist an die Feststellung des Abweichungsausmaßes kein allzu strenger Maßstab anzulegen. Die Regelung des § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG ist gerade Ausdruck des gesetzgeberischen Willens, dem Markeninhaber einen angemessen weiten Spielraum bei der Verwendung seiner eingetragenen Marke zu gewähren und mittelbar das Markenregister zu entlasten (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 125, 127). Im Falle der Hinzufügung von Bestandteilen liegt eine rechtserhaltende Benutzung dann vor, wenn der Verkehr die eingetragene und die benutzte Form als ein und dasselbe Zeichen ansieht und den hinzugefügten Bestandteilen keine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH, GRUR 1999, 167 – Karolus Magnus; GRUR 1999, 54 [55] – Holtkamp; GRUR 2000, 1038 [1039] – Kornkammer; GRUR 2013, 68 Rn. 14 –Castell/VIN CASTEL).

(a) Die von der Klägerin dargelegten Benutzungsformen weichen hinsichtlich der Ringproportionen von der Markeneintragung ab. Die Klagemarke DE ... zeigt drei schwarze Ringe, die am unteren Ende einer Halbellipse angebracht sind, und von denen der mittlere Ring etwas breiter ist als die beiden äußeren, wobei der trennende – in der Markeneintragung in weiß dargestellte – Bereich zwischen den Ringen deutlich schmaler gehalten ist als die beiden äußeren Ringe.

Diese Proportionen weisen die von der Klägerin dargelegten Benutzungsformen nicht auf. Aus den Produktkatalogen „M... ...“ der Jahre 2010/2011“ (Anlagen K 2, K 3, K 7), 2006/2007 (Anlagen K 5 und K 6) und 2009/2010 (Anlage K 8) lässt sich entnehmen, dass die Klägerin ihre darin gezeigten Schreibgeräte, soweit sie über eine Kappe verfügen, am unteren Kappenende mit drei Ringen dergestalt versehen hat, dass der mittlere Ring breit und etwas erhaben, d.h. im Profil leicht vorstehend, ausgeführt ist und die Aufschrift „M... Me...“ trägt. Teilweise sind die Ringe gold- oder silberfarben auf schwarzem Grund ausgeführt und ist der oberhalb und unterhalb des mittleren Rings schwarz ausgebildete Bereich deutlich breiter als die dann folgenden schmalen Außenringe (so etwa in der Anlage K 2 auf den Seiten 12, 15, 18, 25, und in den Anlagen K 8 und K 13); zum Teil sind die Ringe einheitlich aus metallischem Material ausgeführt und entspricht die Breite der schmalen Außenringe in etwa der Breite des Zwischenraums zwischen den Ringen oder ist etwas größer (so etwa in der Anlage K 3 auf den Seiten 67 bis 70 und in der Anlage K 9 auf den Seiten 140 f.). Nichts anderes ergibt sich bei Betrachtung der Kopien aus dem im Zeitpunkt der Klageeinreichung aktuellen Katalog „...“ (Anlage K 4), soweit hierin Schreibgeräte gezeigt sind.

(b) Die von der Klägerin vorgetragenen Verwendungsformen machen inversen Gebrauch von der Klagemarke, kehren also das Hell-Dunkel-Verhältnis um. Die Klagemarke weist drei dunkle Ringe auf hellem Untergrund auf, die durch zwei parallel verlaufende helle Linien gebildet werden. Hingegen hat die Klägerin ihre Schreibgeräte mit drei hellen – etwa in goldener oder silberner Farbe gehaltenen – Ringen auf dunklem Untergrund versehen oder – soweit die Ringe einheitlich metallisch gestaltet sind (so in der Anlage K 3 auf den Seiten 68 ff.) – jedenfalls den Bereich zwischen den Ringen dunkel schimmernd ausgeführt.

(c) In der Gesamtbetrachtung gelangt der Senat zu der Auffassung, dass die in den Benutzungsformen festzustellenden Abweichungen in ihrer Summe den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke verändern. Denn sie sind so erheblich, dass der Verkehr die verwendete Marke dem Gesamteindruck nach nicht mehr mit der eingetragenen Marke gleichsetzt.

Hierbei stellt der Senat allerdings nicht auf den Umstand ab, dass die Benutzungsformen von der Marke nur in inverser Form, also unter Umkehrung des Hell-Dunkel-Verhältnisses, Gebrauch machen. Denn im vorliegenden Fall tangiert die Kontrastumkehr der schwarz-weißen Marke in ihr Negativ den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke nicht (vgl. LG München I InstGE 4, 48, 57; Ingerl/Rohnke § 26 Rn. 157).

Maßgebliches Gewicht erlangen bei der Gesamtbetrachtung jedoch die Veränderungen der Ringproportionen sowie die Hinzufügung der herkunftshinweisenden Worte „M... Me...“. Das Hinzufügen einzelner, ihrerseits kennzeichnender Bestandteile ist grundsätzlich dazu geeignet, einer rechtserhaltenden Benutzung i.S.d. § 26 Abs. 3 Satz 1 MarkenG entgegenzustehen, wenn der Verkehr dem hinzugefügten Bestandteil eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH, Urteil v. 18.12.2008 – I ZR 200/06, GRUR 2009, 772, Rn. 44 – Augsburger Puppenkiste; BGH, Beschluss v. 20.1.2005 – I ZB 31/03, GRUR 2005, 515 – FERROSIL). Die Ausnahme, die hiervon gemacht wird, wenn die Klagemarke bewusst „neutralisiert“, also als einfache Wiedergabe der Form, bar jeder weiteren Angabe, eingetragen wurde (Ingerl/Rohnke, § 26 MarkenG Rn. 172), ist hier nicht anwendbar. Diese Ausnahme greift vor allem in Fällen, in denen die Formmarke als Verpackungsform verwendet werden soll, denn in diesem Fall würde es dem Sinn und Zweck der Eintragungsmöglichkeit einer Formmarke widersprechen, wenn diese Form nicht durch weitere Kennzeichen ergänzt werden könnte (vgl. Hans. OLG, Urteil v. 3.3.2006 – 5 U 5/05, GRUR-RR 2006, 321, 322 – Prismenpackung). Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch nicht um eine „neutralisiert“ eingetragene 3-D-Marke in Verpackungsform, sondern gerade die Eintragung einer Form mit einem bestimmten Zeichen – dem 3-Ringe-Zeichen. Aus Sicht des Verkehrs tritt die Wortmarke „M...“, der ein hoher Bekanntheitsgrad zukommt, in den Vordergrund und drängt den eigenen kennzeichnenden Gehalt der Formmarke in den Hintergrund. Damit ist der kennzeichnende Charakter der Klagemarke verändert worden, und eine Abweichung i.S.d. § 26 Abs. 3 Satz 1 liegt vor. Dass die Gravur verhältnismäßig klein gehalten ist und auf größere Distanz kaum zu erkennen sein dürfte, steht dieser Annahme nicht entgegen. Denn aufgrund des im betroffenen Warenbereich der Schreibgeräte verbreiteten gemeinsamen Vorrats an Gestaltungsmitteln ist der Verkehr daran gewöhnt, Ausstattungsdetails mit einer gesteigerten Aufmerksamkeit zur Kenntnis zu nehmen.

cc) Es fehlt ferner an einer markenmäßigen Benutzung des angegriffenen Zeichens durch die Beklagte.

Eine Verletzungshandlung nach § 14 Abs. 2 MarkenG setzt voraus, dass die angegriffene Gestaltungsform markenmäßig verwendet wird. Sie muss im Rahmen des Absatzes des angegriffenen Produkts zumindest auch der Unterscheidung der Waren der Beklagten von denen anderer Unternehmen dienen (vgl. BGH, Urteil v. 30.4.2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 – Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I – 10273, GRUR 2003, 55, Rn. 51ff – Arsenal Football Club; BGH, Urteil v. 5.12.2002 – I ZR 91/00, GRUR 2003, 332 – Abschlussstück; BGH, Urteil v. 22.9.2005 – I ZR 188/02, GRUR 2005, 1044 – Dentale Abformmasse). Dieser Grundvoraussetzung der Unterlassungstatbestände des § 14 MarkenG liegt der Sinn und Zweck des Schutzes der Marke zugrunde, den Markeninhaber vor einer Beeinträchtigung der Gewährleistungs- und Herkunftsfunktion der Marke aufgrund einer Zeichenbenutzung durch Dritte zu schützen (BGH, Urteil v. 30.4.2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 – Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I – 10273, GRUR 2003, 55, Rn. 51ff – Arsenal Football Club; BGH, Urteil v. 7.10.2004 – I ZR 91/02, GRUR 2005, 427 – Lila-Schokolade). Insofern muss auch bei dem Schutz einer dreidimensionalen Marke die Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke, nicht jedoch die Übernahme ästhetischer Gestaltungsmerkmale im Vordergrund stehen (BGH, Urteil v. 30.4.2008 – I ZR 123/05, GRUR 2008, 793, 794 – Rillenkoffer; EuGH, Slg. 2002, I – 5475, GRUR 2002, 804, Rn. 78 – Philips; BGH, Urteil v. 25.1.2007 – I ZR 22/04, GRUR 2007, 780 – Pralinenform). Bei der Beurteilung der Frage, ob einer Gestaltung herkunftshinweisende Funktion zukommt, ist in diesem Zusammenhang der Erfahrungssatz zu berücksichtigen, dass der Verkehr der Form einer Ware vorrangig eine funktionelle und ästhetische Bedeutung zumisst, weniger eine herkunftshinweisende Funktion (vgl. BGH GRUR 2007, 780, 783 – Pralinenform). Hierbei hat auch der Kennzeichnungsgrad der dreidimensionalen Marke, deren Schutz begehrt wird, Auswirkungen darauf, ob der Verkehr bei Betrachtung der (angegriffenen) Ware ihre Formgestaltung als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 793 Rn. 18 – Rillenkoffer; GRUR 2007, 780 – Pralinenform I).

Die Kennzeichnungskraft der Klagemarke DE ... ist nur gering. Die Kennzeichnungskraft einer Marke ist produktbezogen zu ermitteln (BGH, Urteil v. 5.2.2009 – I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rz. 83 – Metrobus; BGH, Urteil v. 29.4.2004 – I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 781 – Zwilling/Zweibrüder; Ingerl/Rohnke, § 14 MarkenG Rn. 521). Dabei ist auch bei dreidimensionalen Marken auf den Gesamteindruck der Marke abzustellen (BGH, Urteil v. 03.11.1999 – I ZR 136/97, GRUR 2000, 888, 889 – MagLite). Die Klagemarke zeigt drei schwarze Ringe, die am unteren Ende einer Halbellipse angebracht sind, und von denen der mittlere Ring etwas breiter ist als die beiden äußeren, wobei der trennende – in der Markeneintragung in weiß dargestellte – Bereich zwischen den Ringen deutlich schmaler gehalten ist als die beiden äußeren Ringe. Die Anbringung ringartiger Zeichen auf Schreibgeräten ist – wie dem von der Beklagten vorgelegten Material entnommen werden kann (s. Anlagen B 7 und B 18) – ein gängiges dekoratives Gestaltungselement, durch welches das so gestaltete Schreibgerät optisch unterbrochen und z.B. das Ende der Kappe markiert wird. Der Verkehr nimmt daher auch das Klagezeichen nicht als Herkunftshinweis, sondern als Verzierung wahr, weshalb vorliegend nur von einem aufgrund der Eintragung der Marke feststehenden Mindestmaß an Kennzeichnungskraft auszugehen ist. Eine Steigerung der Kennzeichnungskraft durch Benutzung kann nicht festgestellt werden, weil die von der Klägerin vorgetragenen Benutzungsformen den kennzeichnenden Charakter der Klagemarke – wie oben unter bb) dargelegt – verändern und eine etwaige Bekanntheit des von der Klägerin auf den Schreibgeräten ihrer „Me...“-Serie tatsächlich verwendeten Zeichens der Klagemarke daher nicht zugutekommt.

Vor diesem Hintergrund nimmt der Verkehr auch die angegriffene Verwendungsform nicht als herkunftshinweisend wahr. Das Kappenende des Füllfederhalters der Beklagten ist dergestalt ausgeführt, dass ein einheitlich erscheinender goldener Ring wahrgenommen wird, der zwei blank polierte Randstreifen hat. Auf dem Mittelteil des goldenen Rings des „S...s P...“ befindet sich die Aufschrift „S... P...“ und auf Höhe des Clips eine Art blankpoliertes „Fenster“ in Form eines Rechtecks mit abgerundeten Ecken, das Platz für eine Gravur bietet. Bei der Betrachtung springen die Wortbestandteile „S... P...“ ins Auge, die der Verkehr als herkunftshinweisend ansieht, wohingegen das umlaufende Ringzeichen als bloß ornamental wahrgenommen wird. Der Charakter der Ringe als Verzierung wird noch dadurch verstärkt, dass im Bereich des mittleren Rings ein „Gravur-Fenster“ vorgesehen ist, welches durch Einfügung etwa eines Monogramms die Personalisierung des Füllfederhalters gestattet.

dd) Es besteht keine Verwechslungsgefahr.

Die Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beurteilen, wobei eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu ziehenden Faktoren besteht, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Zeichen oder durch erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 1998, 387, 389f., Tz. 22 f. – Sabél/Puma; GRUR 1998, 922, 923, Tz. 16 f. – Canon; BGH GRUR 2007, 780 Rn. 33 – Pralinenform I; BGH GRUR 2008, 258 Tz. 20 – INTERCONNECT/T-InterConnect; BGH GRUR 2009, 766, Tz. 26 – Stofffähnchen).

Die Klagemarke weist, wie bereits vorstehend unter cc) erörtert, lediglich eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft auf. Es besteht Warenidentität. Die Zeichen sind in ihrer bildlichen Erscheinung – dies ist die einzige Dimension, in der die Zeichen gegenübergestellt werden können – deutlich unterschiedlich. Hierbei ist vor allem auf den Umstand abzustellen, dass das angegriffene Zeichen gut sichtbar die Aufschrift „S... P...“ im mittleren Ring trägt, hingegen die Klagemarke keinerlei Aufschrift aufweist. Der Wortbestandteil prägt die angegriffene Gestaltung maßgeblich und lässt die Ringgestaltung als bloßen Träger der herkunftshinweisenden Aufschrift erscheinen. Der Verkehr erkennt zudem die angegriffene Gestaltung als einheitlichen Ring mit polierten Außenrändern und nicht als ein – wie die Klagemarke – aus drei Ringen bestehendes Zeichen. In der Gesamtbetrachtung kann aufgrund der deutlichen Zeichenunterschiede bei unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke und Warenidentität nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden.

d) Es besteht auch kein Unterlassungsanspruch gem. §§ 5 Abs. 2, 8 Abs. 1 UWG. Nach dieser Vorschrift ist eine geschäftliche Handlung irreführend, wenn sie im Zusammenhang mit der Vermarktung von Waren eine Verwechslungsgefahr mit einer anderen Ware oder mit der Marke eines Mitbewerbers hervorruft.

(1) Die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Waren, § 5 Abs. 2, Alt. 1 UWG, besteht nicht. Die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr im Tatbestand des § 5 Abs. 2 UWG entsprechen den Anforderungen an die Täuschung über die betriebliche Herkunft (§ 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 UWG) bzw. an die Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 a] UWG), mit der Besonderheit, dass § 5 Abs. 2 UWG nicht dem Schutz der Individualinteressen von Mitbewerbern, sondern dem Schutz der Marktgegenseite (Verbraucher und gewerbliche Abnehmer) dient (Bornkamm in: Köhler/Bornkamm, § 5 UWG Rn. 2.14). Insofern fehlt es aus denselben Gründen, die bereits gegen die Annahme einer Herkunftstäuschung sprachen (s.o. a] cc]), an einer Verwechslungsgefahr i.S.d. § 5 Abs. 2, 1. Alt. UWG. Aufgrund der Gestaltungsunterschiede besteht nicht die Gefahr, dass der Verkehr das Produkt der Beklagten für ein solches der Klägerin hält.

(2) Auch ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG wegen der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der Marke der Klägerin liegt nicht vor.

Das Verhältnis des § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG zu markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen (hierzu vgl. etwa Sosnitza in: Piper/Ohly/Sosnitza, § 5 UWG Rn. 699) bedarf vorliegend keiner näheren Betrachtung. Denn ein Anspruch nach dieser Vorschrift besteht jedenfalls mangels Verwechslungsgefahr nicht. Die von der Beklagten verwendete Ringgestaltung ist nicht dazu geeignet, vom Verkehr mit der Drei-Ring-Marke der Klägerin verwechselt zu werden und damit über die Herkunft des „S... P...“ zu täuschen. Im Rahmen des § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG entsprechen die Anforderungen an die Verwechslungsgefahr denen an die Herkunftstäuschung (§ 4 Nr. 9 UWG) bzw. an die Täuschung über die betriebliche Herkunft (Sosnitza in: Piper/Ohly/Sosnitza, § 5 UWG Rn. 703). Auf die vorstehenden Ausführungen zu a) bis c) kann daher verwiesen werden.

e) Aus den vorstehend a) bis d) genannten Gründen stehen der Klägerin auch die mit dem Hauptantrag zu 2. bis 4. geltend gemachten Auskunfts-, Kostenerstattungs- und Schadensersatzansprüche nicht zu.

3. Die mit dem Hilfsantrag verfolgten Unterlassungs- und Annexansprüche bestehen ebenfalls nicht.

a) Ein Unterlassungsanspruch der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG besteht auch im Hinblick auf die hilfsweise eingeführte Klagemarke DE ... (hierzu nachfolgend aa]) nicht. Zwar ist hier von einer markenmäßigen Benutzung durch die Beklagte auszugehen (nachfolgend bb]), es fehlt jedoch an einer Verwechslungsgefahr (nachfolgend cc]).

aa) Die am 21.9.2012 angemeldete und am 13.11.2012 eingetragene dreidimensionale Klagemarke DE ... zeigt ein Schreibgerät mit drei Ringen, wobei der Mittelring die Gravur „M...-ME...“ trägt; eine bestimmte Farbe wird nicht beansprucht. Die Klagemarke ist eingetragen für die Waren der Klasse 16 „Schreibgeräte, insbesondere Füllfederhalter, Tintenroller, Kugelschreiber, Textmarker, Stifte“.

bb) Unter dem Aspekt der weiteren Klagemarke hat die Beklagte die angegriffene Gestaltung markenmäßig verwendet. Hinsichtlich der rechtlichen Obersätze wird auf die Ausführungen oben 2.c) cc) verwiesen, die hier entsprechend gelten. Inwiefern der Kennzeichnungsgrad der Klagemarke als Formmarke Auswirkungen darauf hat, dass der Verkehr bei Betrachtung der (angegriffenen) Ware ihre Formgestaltung als Herkunftshinweis versteht (vgl. BGH GRUR 2008, 793 Rn. 18 – Rillenkoffer; GRUR 2007, 780 – Pralinenform I), kann hier dahinstehen. Denn jedenfalls im Hinblick auf den in der Darstellung der Klagemarke im mittleren Ring am unteren Kappenende vorgesehenen Wortbestandteil „M...-ME...“ versteht der Verkehr die Verwendung der angegriffenen Gestaltung der Beklagten, die am unteren Kappenende ebenfalls einen Ring mit einer Aufschrift – hier: „S... P...“ – aufweist, als Herkunftshinweis.

cc) Es besteht keine Verwechslungsgefahr. Hinsichtlich der rechtlichen Obersätze wird hier auf die Ausführungen oben 2.c) dd) verwiesen, die entsprechend gelten.

(1) Ihre Kennzeichnungskraft bezieht die Klagemarke maßgeblich aus dem in den mittleren Ring am Kappenende eingravierten Wortbestandteil „M...-ME...“. Anerkanntermaßen hängt die Kennzeichnungskraft einer dreidimensionalen Marke davon ab, auf welchen herkunftshinweisenden Gestaltungsmerkmalen ihre Schutzfähigkeit beruht (Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 600), so dass etwa im Falle einer mit einem Wortbestandteil kombinierten Formmarke allein auf den – die Unterscheidungskraft begründenden – Wortbestandteil abzustellen sein kann (so etwa im Fall BGH GRUR 2005, 158, 159 – Stabtaschenlampe). Die Klagemarke zeigt eine dreidimensionale Darstellung eines Füllfederhalters – eines „Me...“ der Klägerin (ohne das M...-Signet an der Kappenspitze), die hinsichtlich der Formgebung aus Merkmalen der Warenform besteht, die gängige Gestaltungselemente auf dem Markt für Schreibgeräte sind – Zigarrenform, Clip mit einer bündig mit der Kappe abschließenden Halterung, Ringmuster am Kappenende sowie am unteren Ende – und denen eine Eignung zum Herkunftshinweis auf der Basis des Vortrags der Klägerin nicht zugesprochen werden kann. Soweit die Klägerin auf die hohe Bekanntheit ihres „Me... ...“ (hierzu s. bereits oben 2. a] aa]) verweist, kann hieraus nicht auf die Kennzeichnungskraft der Formmarke geschlossen werden. Denn die Klagemarke zeigt kein vollständiges Abbild des tatsächlich vertriebenen „Me... ...“, weil das auf der Kappenspitze befindliche M...-Signet nicht Gegenstand der Markeneintragung ist; die bildliche Wiedergabe zeigt den Füllfederhalter von verschiedenen Seiten und schräg von unten, nicht aber von oben. Aus der Bekanntheit des realen „Me... ...“ lässt sich daher nicht darauf schließen, dass die Abbildung eines Füllfederhalters, wie sie Gegenstand der Markeneintragung ist, als solche dem Verkehr bekannt ist. Hinreichenden Vortrag zur herkunftshinweisenden Wahrnehmung einzelner Gestaltungsmerkmale oder aber der Gesamtheit der Gestaltungsmerkmale abzüglich des M...-Signets auf der Kappenspitze hat die Klägerin nicht erbracht, sondern lediglich auf die Anlagen K 29a und K 29b Bezug genommen; auf diese lassen sich Feststellungen solcher Verkehrsgewohnheiten jedoch nicht stützen. Mit Blick auf die Bekanntheit des Wortbestandteils „M...-ME...“ kann aber für die Klagemarke insgesamt eine gesteigerte Kennzeichnungskraft unterstellt werden.

(2) Die sich gegenüberstehenden Waren der Parteien – Schreibgeräte – sind identisch.

(3) Allerdings sind die Formgestaltungen der Parteien einander unähnlich.

Im Ausgangspunkt ist bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit der Erfahrungssatz zugrunde zu legen, dass der Verkehr ein Kennzeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen, wie es ihm bei der konkreten Verwendung entgegentritt, aufnimmt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (BGH, Urteil v. 15.2.2001, Az. I ZR 232/98, juris-Rz. 36 – CompuNet/ComNet). Maßgeblich ist also der Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Zeichen (BGH GRUR 2002, 1067, 1069 – DKV/OKV). Im Falle der dreidimensionalen Marke sind aber nur Übereinstimmungen in denjenigen Merkmalen für die Ähnlichkeitsprüfung maßgeblich, die jeweils herkunftshinweisende Bedeutung haben (BGH GRUR 2007, 780 Rn. 40 – Pralinenform I; Ingerl/Rohnke § 14 Rn. 988). Aus der Übereinstimmung in den für Füllfederhalter typischen Beschaffenheitsmerkmalen, die zur Kennzeichnungskraft der Klagemarke nicht beitragen, weil sie nur die Warenform beschreiben (s. vorstehend [1]), kann deshalb in diesem Zusammenhang nicht abgestellt werden. Maßgeblich ist hier vielmehr der Vergleich des allein kennzeichnungskräftigen Wortbestandteils der Klagemarke „M...-ME...“ einerseits und der auf dem Ring am unteren Rand der Kappe der angegriffenen Gestaltungsform befindlichen Aufschrift „S... P...“ andererseits. Diese Wortbestandteile sind klar unterschiedlich und schließen die Annahme einer Ähnlichkeit der Klagemarke und der angegriffenen Gestaltung aus. Selbst wenn man die Ringgestaltung am unteren Kappenende als kennzeichnungskräftig ansähe, führte dies aufgrund der bereits erörterten deutlichen Gestaltungsunterschiede nicht zur Annahme der Zeichenähnlichkeit.

(4) In der Gesamtbetrachtung kann daher mangels Zeichenähnlichkeit selbst bei Warenidentität und – unterstellter – gesteigerter Kennzeichnungskraft der Klagemarke eine Verwechslungsgefahr nicht angenommen werden.

b) Ein Unterlassungsanspruch steht der Klägerin auch nach den §§ 5 Abs. 2, 8 Abs. 1 UWG nicht zu.

Die Gefahr einer Verwechslung mit anderen Waren, § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG, besteht nicht. Die Ausführungen oben 2.d) (1) gelten hier entsprechend; auf sie wird verwiesen. Auch ein Verstoß gegen § 5 Abs. 2 2. Alt. UWG wegen der Herbeiführung einer Verwechslungsgefahr mit der hilfsweise eingeführten Klagemarke liegt nicht vor. Die von der Beklagten verwendete Gestaltung ist aufgrund der fehlenden Ähnlichkeit der herkunftshinweisenden Wortbestandteile nicht dazu geeignet, vom Verkehr mit der Klagemarke verwechselt zu werden und damit über die Herkunft des „S... P...“ zu täuschen. Ergänzend wird auf die vorstehenden Ausführungen zu 2.d) (2) sowie 2. a) bis c) verwiesen.

c) Aus den vorstehend a) und b) genannten Gründen stehen der Klägerin auch die mit dem Hilfsantrag zu 2. und 4. geltend gemachten Auskunfts- und Schadensersatzansprüche nicht zu.

II.

Die zulässige Widerklage ist begründet.

Das Landgericht hat der Beklagten zu Recht einen Anspruch auf Löschung der Marke DE ... wegen Verfalls, § 49 Abs. 1 Satz 1, 26, 55 Abs. 1 MarkenG, zugesprochen, weil eine rechtserhaltende Benutzung nicht gegeben ist.

Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG ist eine Marke wegen Verfalls löschungsreif, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Die Darlegungs- und Beweislast im Falle der Löschung wegen Nichtbenutzung trägt der Anspruchsteller, wobei ihm allerdings die im Wettbewerbsrecht anerkannten Beweiserleichterungen beim Nachweis negativer Tatsachen, betriebsinterner Vorgänge und dem Löschungsbeklagten ohne weiteres zugänglichen, für den Löschungskläger aber nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand beschaffbare Benutzungsinformationen zugute kommen (BGH GRUR 2009, 60, Rz. 19 – LOTTOCARD; Ingerl/Rohnke § 55 Rz. 12).

Die Beklagte hat in der Widerklage auf die Darlegungen der Klägerin zur Benutzung ihrer Klagemarke Bezug genommen und geltend gemacht, dass diese – weil den kennzeichnenden Charakter verändernd – nicht rechtserhaltend gewesen seien. Hiermit hat sie ihrer Darlegungs- und Beweislast genügt. Die in der Folge sekundär darlegungspflichtige Klägerin hat sodann rechtserhaltende Benutzungsformen nicht mehr vorgetragen. Die Ausführungen oben I.2.c) bb) geltend hier entsprechend; auf sie wird verwiesen.

III.

Die Nebenentscheidungen folgen aus den §§ 97 Abs. 1, 708 Nr. 11, 711 ZPO. Die Revision ist nicht zuzulassen, da die Zulassungsgründe des § 543 Abs. 2 ZPO nicht vorliegen.