LG Düsseldorf, Urteil vom 03.11.2020 - 4a O 63/19
Fundstelle
openJur 2021, 5620
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Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines Ordnungsgeldes in Höhe von bis zu € 250.000,- für jeden Fall der Zuwiderhandlung, hilfsweise Ordnungshaft bis 6 Monate, oder Ordnungshaft bis 6 Monate, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu 2 Jahren, zu vollziehen an einem aktuellen Geschäftsführer der Beklagten,

zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland

ein Arzneimittel, enthaltend 40-O-(2-Hydroxyethyl)-Rapamycin sinnfällig hergerichtet zur Verwendung in Kombination mit einem Aromataseinhibitor für die Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen, oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

2. den Klägerinnen zu 1) und 3) unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses vollständig Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie die im Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 22. Mai 2019 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer,

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer sowie der Verkaufsstellen, für die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

3. den Klägerinnen zu 1) und 3) unter Vorlage eines einheitlichen, chronologisch geordneten Verzeichnisses Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die im Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 22. Juni 2019 begangen hat, und zwar unter Angabe:

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen unter Einschluss von Produktbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, und

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei

es der Beklagten nach ihrer Wahl vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer Angebotsempfänger und ihrer nicht gewerblichen Abnehmer statt den Klägerinnen zu 1) und 3) einem von den Klägerinnen zu 1) und 3) zu bezeichnenden, zur Verschwiegenheit verpflichteten, für die Bundesrepublik Deutschland vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, den Klägerinnen zu 1) und 3) auf konkrete Anfrage darüber Auskunft zu erteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist, und wobei

die Auskunft und die Rechnungslegung von der Beklagten in einer mittels EDV auswertbaren, elektronischen Form zu übermitteln sind;

4. die jeweils in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, in Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Erzeugnisse zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von ihr zu benennenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf ihre Kosten herauszugeben, wobei es der Beklagten vorbehalten bleibt, allein die Packungsbeilage der Arzneimittel A", "B" und "C" zu vernichten;

5. die bereits an Abnehmer seit dem 22. Juni 2019 in Verkehr gebrachten, in Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Erzeugnisse unter Hinweis auf die gerichtlich festgestellte Verletzung des Klagepatents und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten sowie mit der Rückgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu übernehmen und die Komponenten wieder an sich zu nehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

1. den Klägerinnen zu 1) und 3) allen Schaden zu ersetzen, der diesen durch die in Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen seit dem 22. Juni 2019 bereits entstanden ist und/oder noch entstehen wird,

2. der Klägerin zu 1) weiterhin auch allen Schaden zu ersetzen, der der Klägerin zu 2) durch die in Tenor zu Ziffer I.1 bezeichneten Handlungen vom 22. Juni 2019 bis zum 8. Mai 2020 entstanden ist.

III. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

IV. Das Urteil ist insgesamt gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000.000,00 EUR vorläufig vollstreckbar.

Daneben sind die Ansprüche auf Unterlassung, Vernichtung und Rückruf (Ziffern I.1, I.4 und I.5 des Tenors) gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 750.000,00 EUR. Die Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung (Ziffern I.2 und I.3 des Tenors) sind gemeinsam gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 100.000,00 EUR. Die Kostenentscheidung ist gesondert vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags.

Tatbestand

Die Klägerinnen nehmen die Beklagte wegen angeblicher Patentverletzung auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und Vernichtung sowie Feststellung der Schadenersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch.

Die Klägerin zu 1) ist die in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des Europäischen Patents EP D(nachfolgend als Klagepatent gezeichnet). Die Klagepatentschrift wurde als Anlage FBD-B-6 und in deutscher Übersetzung als Anlage FDB-B-6a zur Gerichtsakte gereicht. Das in englischer Verfahrenssprache erteilte Klagepatent wurde unter Inanspruchnahme der Prioritäten der britischen Patentanmeldungen GB E vom 19.02.2001 und GB F vom 17.10.2001 mit dem Anmeldedatum der Stammanmeldung vom 18.02.2001 angemeldet. Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 25.07.2018, die Bekanntgabe der Erteilung am 22.05.2019. Der deutsche Teil des Klagepatents steht in Kraft.

Die Klägerin zu 2) ist durch eine Verschmelzung mit der Klägerin zu 1) mit Wirkung vom 08.05.2020 vollständig in der Klägerin zu 1) aufgegangen. Bei der Klägerin zu 3) handelt es sich ebenfalls um ein Unternehmen aus dem G-Konzern.

Das Klagepatent betrifft ein Rapamycin-Derivat zur Behandlung eines soliden Tumors, der mit deregulierter Angiogenese assoziiert ist.

Der geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet in der maßgeblichen englischen Verfahrenssprache:

40-O-(2-hydroxyethyl)-rapamycin for use in combination with an aromatase inhibitor for thetreatment of hormone receptor positive breast tumors.

In deutscher Übersetzung:

40-0-(2-Hydroxyethyl)rapamycin zur Verwendung in Kombination mit einem Aromataseinhibitor bei der Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren.

Die unten verkleinert dargestellte Formel 1 zeigt nach Abschnitt [0002] des Klagepatents beispielhafte Verbindungen der Rapamycin-Derivate.

Die Beklagte erhielt am 14.08.2018 die Marktzulassung für das P-Generikum "H" (nachfolgend als angegriffene Ausführungsform bezeichnet) in verschiedenen Dosierungsformen. Die Marktzulassung erstreckt sich unter anderem auf die folgende Indikation (vgl. Anlage FBD 8):

H wird in Kombination mit Exemestan zur Therapie des hormonrezeptorpositiven [...] Mamma-Karzinoms bei postmenopausalen Frauen [...] angewendet [...]

Die Beklagte hat gegen das Klagepatent vor der Einspruchsabteilung des EPA mit Schriftsatz vom 23.05.2019 den als Anlagenkonvolut BK 3 vorgelegten Einspruch erhoben. Die Entscheidung der Einspruchsabteilung steht noch aus.

Die Klägerinnen sind der Ansicht, für sämtliche geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert zu sein. Für die Klägerin zu 1) folge dies bereits aus der Registereintragung. Darüber hinaus seien der Klägerin zu 1) und die Klägerin zu 2) durch den als Anlage FBD-B-01 vorgelegten Übertragungsvertrag vom 26.06.2018 materielle Inhaberinnen des Klagepatents geworden.

Die Klägerin zu 3) sei auf Grund einer ausschließlichen Lizenz, die sich aus dem als Anlage FBD-B-3 vorgelegten Vertrag vom 26.06.2018 ergebe, ebenfalls aktivlegitimiert.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Klagepatent werde sich im Einspruchsverfahren als vollumfänglich rechtsbeständig erweisen.

Eine unzulässige Erweiterung sei zu verneinen, da insbesondere die Kombination von P und einem Aromataseinhibitor hinreichend unmittelbar und eindeutig bereits in der Anmeldeschrift offenbart sei.

Eine unzureichende Ausführbarkeit der klagepatentgemäßen Erfindung sei ebenfalls zu verneinen, da in der Anmeldeschrift eine therapeutische Wirkung wenigstens plausibel dargelegt sei, was für eine Ausführbarkeit hinreichend sei.

Eine Neuheit sowie eine erfinderische Tätigkeit seien zu bejahen. Die Entgegenhaltung WO I(Anlage 15a/15b, nachfolgend als Entgegenhaltung D 36 bezeichnet) sei nicht geeignet, die Neuheit der klagepatentgemäßen Lehre zu erschüttern. Ausgehend von dem nach Auffassung der Klägerinnen nächstliegenden Stand der Technik, der Entgegenhaltung WO J(Anlage BK 3-HW8, nachfolgend bezeichnet als Entgegenhaltung D 8) liege die klagepatentgemäße Erfindung unter Berücksichtigung der von der Beklagten vorgebrachten Kombinationen mit anderen Druckschriften nicht nahe. Gleiches gelte, wenn man als Ausgangspunkt die Druckschrift WO J(Anlage BK 3-HW7, nachfolgend bezeichnet als Entgegenhaltung D 7) oder die Entgegenhaltung Yu et al. (Anlage BK 3-HW9, nachfolgend bezeichnet als Entgegenhaltung D 9).heranziehe.

Die Klägerinnen haben ihre Anträge in der mündlichen Hauptverhandlung konkretisiert und beantragen nunmehr,

- wie erkannt -.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise,

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung im Einspruchsverfahren vor dem EPA betreffend das Klagepatent auszusetzen.

Sie rügt die Aktivlegitimation sämtlicher Klägerinnen. Sie bestreitet die Vertretungsberechtigung der den Übertragungsvertrag sowie den Lizenzvertrag unterzeichnenden Personen mit Nichtwissen. Ferner seien einige Unterschriften nicht leserlich.

Angesichts dessen, dass die Lizenz gegenüber der Klägerin zu 3) ausweislich der Klausel 1 des entsprechenden Lizenzvertrags unter der Bedingung erteilt worden sei, Vorprodukte bzw. Hauptprodukte von den Klägerinnen zu 1) und 2) bzw. autorisierten Lieferanten abzunehmen, handele es sich nicht mehr um eine ausschließliche Lizenz.

Das Klagepatent werde im Einspruchsverfahren wegen fehlender Neuheit bzw. erfinderischer Tätigkeit vernichtet werden. Ferner lägen der Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung und der mangelnden Ausführbarkeit vor.

Die klagepatentgemäße Lehre sei gegenüber der Entgegenhaltung D 36 nicht neu. Sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 1 seien insoweit neuheitsschädlich offenbart. Insbesondere die Therapie von hormonrezeptorpositivem Brustkrebs lese der Fachmann durch die Nennung der Wirkstoffe Anastrozol und Letrozol in der betreffenden Entgegenhaltung unweigerlich mit. Hierzu legt die Beklagte ein Gutachten des Prof. K als Anlage BK 16 bzw. in deutscher Übersetzung als Anlage B 16a vor.

Ferner sei das Klagepatent gegenüber der Ursprungsoffenbarung unzulässig erweitert. Insoweit seien im Rahmen der Neuheit und der unzulässigen Erweiterung dieselben Maßstäbe anzulegen. Würde man die Neuheit der klagepatentgemäßen Lehre bejahe, so müsse man gleichzeitig zur unzulässigen Erweiterung gelangen. Um zur klagepatentgemäßen Lehre zu gelangen, müsse der Fachmann - unzulässigerweise - in der Ursprungsoffenbarung eine Auswahl aus mehreren Listen treffen. Die Beklagte bezieht sich insoweit insbesondere auf die als Anlage BK 1a vorgelegte Entscheidung der Einspruchsabteilung zum Schwesterpatent EP L

Schließlich fehle es an einer Ausführbarkeit auf Grund unzureichender Offenbarung. Der Ursprungsoffenbarung fehle es in Bezug auf eine verbesserte Wirkung der klagepatentgemäßen Lehre gegenüber der im Stand der Technik vorbekannten Therapiemethoden an einer hinreichenden Plausibilität. Insbesondere ließen sich die Daten zu den im Klagepatent offenbarten in vitro-Experimenten, die unstreitig andere Tumorarten betreffen, nicht auf hormonrezeptorpositiven Brustkrebs übertragen. Hierzu bezieht sich die Beklagte unter anderem auf eine Äußerung der G AG in einem parallelen Erteilungsverfahren zum Patent EP M und die insoweit dortige Auffassung der Beschwerdekammer, vorgelegt als Anlagen BK 14b und BK 14a. Insbesondere fehle die Plausibilität auch in Bezug auf prämenopausale Frauen.

Auf Grund der fehlenden Plausibilität einer verbesserten Wirksamkeit sei im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit lediglich danach zu fragen, ob der Fachmann die klagepatentgemäße Kombination als bloße Alternative und nicht als Verbesserung der aus dem Stand der Technik bekannten Therapieformen ausgewählt hätte. Hierzu bezieht sich die Beklagte insbesondere auf die vorläufige Auffassung der Technischen Beschwerdekammer des EPA zum Parallelpatent EP N, vorgelegt als Anlage BK 9. Unter Berücksichtigung der dortigen Auflassung fehle es der klagepatentgemäßen Lehre insbesondere im Hinblick auf eine Kombination der Entgegenhaltung D 8 mit der Entgegenhaltung Beuvink et al. (Anlage BK 3-HW10, nachfolgend bezeichnet als Entgegenhaltung D 10) bzw. mit der Entgegenhaltung D 7 an Erfindungshöhe. Gleiches gelte für eine Kombination ausgehend von der Entgegenhaltung D 7 in Kombination mit der D 8 sowie ausgehend von der Entgegenhaltung D 9.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird ergänzend Bezug genommen auf die wechselseitig zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29.09.2020 (Bl. 302 ff. GA).

Gründe

Die zulässige Klage ist begründet. Sämtliche Klägerinnen sind bzw. waren aktivlegitimiert (hierzu unter I.). Die Beklagte verletzt das Klagepatent unmittelbar und wortsinngemäß durch sinnfällig hergerichtetes Anbieten der angegriffenen Ausführungsform (hierzu unter II. und III.). Aus der Patentverletzung resultieren die zuerkannten Rechtsfolgen (hierzu unter IV.). Der Rechtsstreit wird nicht nach § 148 ZPO ausgesetzt (hierzu unter V.).

I.

Die Klägerinnen sind bzw. waren aktivlegitimiert.

1.

Die Klägerin zu 1) ist hinsichtlich sämtlicher geltend gemachter Ansprüche aktivlegitimiert.

a)

Die Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) in Bezug auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungs-, Rückruf- und Vernichtungsanspruch folgt unmittelbar aus ihrer nunmehr erfolgten Eintragung in das Patentregister (vgl. Kühnen, Hdb. der Patentverletzung, 12. Auflage 2020, Abschnitt D, Rn 105).

b)

In Bezug auf den Schadenersatz-/Entschädigungsanspruch sowie den Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch ist allein die materielle Rechtslage entscheidend (BGH, GRUR 2013, 713 - Fräsverfahren). Der insoweit voll darlegungs- und beweisbelastete Kläger hat seine materielle Inhaberschaft darzulegen und zu beweisen. Es gelten die üblichen Beweislastregeln.

aa)

Eine Indizwirkung des Registers kann angesichts des elfmonatigen Zeitraums zwischen Übertragung und Umschreibung nicht angenommen werden.

bb)

Allerdings ist die Kammer nach Würdigung der von den Klägerinnen vorgelegten Dokumente davon überzeugt, dass die Klägerin zu 1) nunmehr materielle Patentinhaberin ist.

Dir Übertragung auf die Klägerin zu 1) und die Klägerin zu 2) folgt unmittelbar aus dem als Anlage FBD-B-1 vorgelegten Übertragungsvertrag vom 26.06.2018.

Die Zeichnungsberechtigung der für die Klägerin zu 2) unterzeichnenden Personen folgt aus dem als Anlage FBD 13 vorgelegten Handelsregisterauszug, so dass insoweit ein bloßes Bestreiten der Beklagten mit Nichtwissen nicht hinreichend ist. Die Beklagte hat keine weiteren Umstände vorgetragen, die die Beweiskraft des Registers erschüttern.

Dem Beweisantritt der Klägerinnen zur Zeichnungsberechtigung der für die G AG und die Klägerin zu 1) handelnden Personen durch Zeugenvernehmung war indes nicht nachzugehen. Denn jedenfalls haben die Klägerin zu 1) und die G AG das entsprechende Rechtsgeschäft mittels der als Anlage FBD 16 vorgelegten Bestätigungsvereinbarung vom 07.05.2019 genehmigt. Die Zeichnungsberechtigung der dort handelnden Personen ist durch Vorlage der Handelsregisterauszüge in den Anlagen FBD 13, FBD 17 und FBD 18 nachgewiesen. Insoweit fehlt ebenfalls weiterer konkreter Gegenvortrag der Beklagten.

c)

Hinsichtlich der nunmehr durch die Klägerin zu 1) geltend gemachten Schadenersatzansprüche der Klägerin zu 2) folgt die Aktivlegitimation der Klägerin zu 1) daraus, dass diese nach einer mit Wirkung zum 08.05.2020 erfolgten Verschmelzung, durch welche die Klägerin zu 2) vollständig in der Klägerin zu 1) aufgegangen ist, Gesamtrechtsnachfolgerin der Klägerin zu 2) ist. In Bezug auf die ursprüngliche Aktivlegitimation der Klägerin zu 2) wird auf die obigen Ausführungen verwiesen. Die Klägerin zu 2) wurde gemeinsam mit der Klägerin zu 1) materielle Inhaberin des Klagepatents durch Übertragungsvertrag vom 26.06.2018 und war ebenfalls Partei der Bestätigungsvereinbarung.

2.

Die Klägerin zu 3) ist als exklusive Lizenznehmerin ebenfalls in Bezug auf sämtliche geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert.

Der ausschließliche Lizenznehmer ist aus originärem Recht aktivlegitimiert (BGH, GRUR 2004, 738 - Flügelradzähler). Die Abgrenzung zwischen einer einfachen und einer ausschließlichen Lizenz erfolgt dahingehend, ob dem Lizenznehmer, wenn auch nur für ein umgrenztes Gebiet, ein ausschließliches Benutzungsrecht eingeräumt wird. Die Lizenz kann dabei sachlich, räumlich oder zeitlich eingeschränkt sein (Groß, Der Lizenzvertrag, 10. Auflage 2011, Kapitel A, Rn 37).

a)

Die Klägerin zu 3) beruft sich insoweit auf die als Anlage FBD-B 3 vorgelegte Lizenzvereinbarung mit der Klägerin zu 1) vom 26.06.2018. Die Kammer ist nach Inaugenscheinnahme der vorgelegten Dokumente von der Wirksamkeit der Lizenzierung überzeugt. Insbesondere die Zeichnungsbefugnis der handelnden Personen ist durch die Vorlage von Registerauszügen nachgewiesen. Spätestens aber folgt die Lizenzierung aus der als Anlage FBD 15 vorgelegten Bestätigungsvereinbarung, welche leserliche Unterschriften aufweist.

b)

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Voraussetzungen handelt es sich bei der Lizenzvergabe um eine exklusive Lizenz. Die Bezugsvereinbarung dahingehend, dass die Klägerin zu 3) P und weitere Produkte von der Klägerin zu 1) bzw. autorisierten Händlern zu erwerben hat, führt zu keinem anderen Ergebnis. Hierbei handelt es sich um eine bloße sachliche Beschränkung der Lizenz, die am Exklusivitätscharakter nichts ändert. Innerhalb dieser sachlichen Begrenzung ist die Patentinhaberin auf Grund der exklusiven Vereinbarung an einem eigenen Vertrieb weiterhin gehindert.

II.

Das Klagepatent betrifft die Verwendung von Rapamycin-Derivaten zur Behandlung von soliden Tumoren.

Nach Abschnitt [0001] des Klagepatents handelt es sich bei Rapamycin um ein bekanntes Makrolidantibiotikum, welches von bestimmten Bakterien produziert wird. Es existieren diverse Rapamycinderivate, die unter anderem in den Verbindungen nach der in Abschnitt [0002] dargestellten Formel 1 bestehen.

Nach dem Klagepatent ist aus dem Stand der Technik eine Medikamentenkombination beinhaltend ein Rapamycin-Makrolid zur Behandlung von Zell-Hyperproliferation (Abschnitt [0005]) bekannt. Ferner beschreibe die WO O immunsuppressive Wirkungen von Rapamycin-Derivaten (Abschnitt [0006]). Ein weiteres Dokument aus dem Stand der Technik beschreibe immunsuppressive, antiangiogene und Tumor hemmende Wirkungen von Rapamycin (Abschnitt [0007]). In der Druckschrift WO O wurde das Rapamycin-Derivat 40-0-(2-Hydroxyethyl)rapamycin, in der Klagepatentschrift auch als Verbindung A bezeichnet, auch bekannt unter dem Handelsnamen P, veröffentlicht (Abschnitt [0008]).

Das Klagepatent beschreibt es als Notwendigkeit und damit als technische Aufgabe, das Instrumentarium zur Behandlung fester Tumore zu erweitern.

Zur Lösung schlägt es eine Verwendung von 40-0-(2-Hydroxyethyl)rapamycin nach Anspruch 1 des Klagepatents vor, der sich in die folgenden Merkmale gliedern lässt:

1. 40-0-(2-Hydroxyethyl)rapamycin

2. zur Verwendung in Kombination mit einem Aromataseinhibitor

3. bei der Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren.

III.

Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um ein klagepatentgemäßes Erzeugnis nach § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.

Bei einem auf eine bestimmte Verwendung gerichteten Patent - so liegt der Fall hier - ist eine unmittelbare Verletzung dann zu bejahen, wenn der Patentverletzende den geschützten Stoff für die geschützte Verwendung sinnfällig hergerichtet hat (BGH, GRUR 2001, 730 - Trigonelitin). Eine solche sinnfällige Herrichtung liegt vor, wenn das Arzneimittel so aufbereitet wird, dass es mit ihm absehbar zu dem geschützten therapeutischen Gebrauch kommt. Solches kann durch eine auf den speziellen Verwendungszweck abgestellte Formulierung und Konfektionierung des Arzneimittels sowie durch seine Dosierung, aber auch z.B. durch Beifügung einer Gebrauchsanleitung in Form eines Beipackzettels oder einen Hinweis auf der Umverpackung geschehen (vgl. OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1107; vgl. auch OLG Düsseldorf, BeckRS 2013, 11782; OLG Düsseldorf, BeckRS 2014, 21947 m. w. Nachw.).

Dies ist hier der Fall.

1.

Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um den Wirkstoff 40-0-(2-Hydroxyethyl)rapamycin (P) nach Merkmal 1 des Klagepatents.

2.

Die angegriffene Ausführungsform ist zur klagepatentgemäßen Verwendung sinnfällig hergerichtet.

Sowohl die Marktzulassung als auch das Label der Lauer-Taxe beschränken die Indikation der angegriffenen Ausführungsform auf die Verwendung in Kombination mit Exemestan, einem Aromataseinhibitor im Sinne des Merkmals 2, zur Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren nach Merkmal 3.

IV.

Aus der festgestellten Patentverletzung folgen die zuerkannten Rechtsfolgen.

1.

Der Unterlassungsanspruch folgt aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V. § 139 Abs. 1 PatG. Er ist entsprechend der Antragskonkretisierung der Klägerinnen auf die sinnfällige Herrichtung der klagepatentgemäßen Kombination gerichtet.

2.

Die Klägerinnen zu 1) und zu 3) haben ferner gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadensersatz dem Grunde nach (§ 139 Abs. 2 PatG) für patentverletzende Handlungen. Die Tenorierung berücksichtigt hierbei die Rechtsnachfolge der Klägerin zu 1) in Bezug auf die Ansprüche der Klägerin zu 2) vor dem Verschmelzungszeitpunkt.

Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung durch die angegriffene Ausführungsform bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt erkennen können, § 276 BGB.

Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Da es jedoch ausreichend wahrscheinlich ist, dass den Klägerinnen durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von den Klägerinnen noch nicht beziffert werden kann, weil sie ohne eigenes Verschulden in Unkenntnis über den Umfang der Verletzungshandlungen sind, ist ein rechtliches Interesse der Klägerinnen an einer Feststellung der Schadenersatzverpflichtung dem Grunde nach anzuerkennen, § 256 ZPO.

3.

Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § Nb Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § Nb Abs. 3 PatG.

Damit die Klägerinnen zu 1) und 3) in die Lage versetzt werden, ihre Schadensersatzansprüche zu beziffern, steht ihnen gegen die Beklagte ferner ein Anspruch auf Auskunft im zuerkannten Umfang aus §§ 242, 259 BGB zu. Die Klägerinnen sind auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügen; die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

4.

Der Vernichtungsanspruch folgt aus § Na Abs. 1 S. 1 PatG. Eine Unverhältnismäßigkeit nach § Na Abs. 4 ist angesichts dessen, dass der Beklagten vorbehalten bleibt, allein die Packungsbelege zu vernichten, nicht ersichtlich.

5.

Ein Anspruch auf Rückruf besteht ebenfalls nach § Na Abs. 3 PatG. Auch insoweit lässt sich keine Unverhältnismäßigkeit gemäß § Na Abs. 4 PatG ersehen.

V.

Das Verfahren ist nicht nach § 148 ZPO auszusetzen.

1.

Nach § 148 ZPO kann das Gericht bei der Vorgreiflichkeit eines anderen Verfahrens einen Rechtsstreit aussetzen. Die Vorgreiflichkeit ist aufgrund der angenommenen Verletzung des Schutzrechtes hinsichtlich des anhängigen Nichtigkeitsverfahrens gegeben. Die Erhebung einer Nichtigkeitsklage stellt ohne Weiteres noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen. Die Patenterteilung ist auch für die (Verletzungs-) Gerichte bindend. Wegen der gesetzlichen Regelung, die für die Ansprüche nach §§ 139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und für die Beseitigung dieser Rechtsposition nur die in die ausschließliche Zuständigkeit des Patentgerichts fallende Nichtigkeitsklage zur Verfügung stellt, kann der Angriff gegen das Klagepatent nicht als Einwand im Verletzungsverfahren geführt werden. Jedoch darf dies nicht dazu führen, dass diesem Angriff jede Auswirkung auf das Verletzungsverfahren versagt wird. Die Aussetzung des Verletzungsstreits im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Ermessenentscheidung ist vielmehr grundsätzlich, aber auch nur dann geboten, wenn mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage nicht standhalten wird (BGH, GRUR 2014, 1237, 1238 - Kurznachrichten; OLG Düsseldorf, Urteil vom 11.06.2015 - Az. I-2 U 64/14, S. 29 f.).

2.

Die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer kann nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Einspruchsabteilung das Klagepatent wegen fehlender Neuheit auf Grund der Entgegenhaltung D 36 vernichten wird.

Die Entgegenhaltung D 36 betrifft die Verwendung eines mTOR-Inhibitors in Kombination mit einem antimeoplastischen Antimetabolitermittel als Kombinationschemotherapie (Anlage 15a, Seite 2, Zeilen 30 ff.).

Als Antimerabolite sind auf Seite 10 in den Zeilen 20 ff. diverse repräsentative Wirkstoffe aufgeführt. Um zur klagepatentgemäßen Erfindung zu gelangen, muss der Fachmann zunächst einen dieser Wirkstoffe mit P kombinieren. P wird auf Seite 9 in den Zeilen 14 ff. als bevorzugter mTOR-Inhibitor neben Rapamycin und CCI-779 genannt, wobei in den daran anschließenden Ausführungen CCI-779 als besonders bevorzugt herausgestellt wird. Im weiteren Verlauf der Entgegenhaltung wird auf Seite 17 Folgendes offenbart (Anlage 15a, Seite 17, 3 ff.):

Es wird erwartet, dass die Kombinationen der vorliegenden Erfindung als Teil eines Chemotherapie-Cocktails verwendet werden, der je nach der Beschaffenheit der zu behandelnden Neoplaste ein oder mehre zusätzliche Antineoplastika enthalten kann. Beispielsweise umfasst die vorliegende Erfindung auch die Verwendung der verwendeten mTOR-Inhibitor/Antimerabolit-Kombination in Verbindung mit anderen Chemotherapeutika, wie [...] hormonellen Mitteln ([...], Anastrozol oder Letrozol; [...]

Hiervon ausgehend muss sich der Fachmann entscheiden, ob P in Kombination mit dem Antimerabolit überhaupt zusätzlich noch einen weiteren antineoplastischen Wirkstoff enthalten soll. Denn in der oben zitierten Stelle der Entgegenhaltung heißt es "enthalten kann". Sollte sich der Fachmann dazu entschieden haben, tatsächlich einen weiteren antineoplastischen Wirkstoff hinzuzufügen, hat er aus der sich über zehn Zeilen erstreckenden Aufzählung antineoplastischer Wirkstoffe die Aromatasehemmer Anatroxol oder Letrozol auszuwählen. Selbst unter Berücksichtigung des Vortrags der Beklagten, wonach Anatrozol und Letrozol zum Prioritätszeitpunkt ausschließlich zur Behandlung von hormonrezeptorpositivem Brustkrebs Verwendung fanden und der Fachmann die entsprechende Krebsart als Behandlungsziel bei Nennung dieser Wirkstoffe unweigerlich mitlese, verbleibt es dabei, dass in einem ersten Schritt P auszuwählen ist, welches in der betreffenden Entgegenhaltung noch nicht einmal den bevorzugten Wirkstoff darstellt. Daran anschließend ist die Entscheidung zu treffen, ob überhaupt ein weiteres antineoplastisches Mittel zuzusetzen ist. Es sind also diverse Kombinationen möglich, von denen sich diejenigen, die P enthalten, gerade nicht, wie oben bereits erörtert, als bevorzugt darstellen. Hiervon ausgehend kann die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer eine hinreichend eindeutige Offenbarung der klagepatentgemäßen Lehre nicht feststellen.

Vor diesem Hintergrund ist die von den Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Anlage FBD 118 nicht entscheidungserheblich, so dass es insoweit keines Schriftsatznachlasses seitens der Beklagten bedurfte.

3.

Die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer kann nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Einspruchsabteilung das Klagepatent wegen unzulässiger Erweiterung widerrufen wird.

Nach Art. 100 lit.c) EPÜ kann als Einspruchsgrund vorgebracht werden, dass der Gegenstand eines europäischen Patents über den Inhalt der ursprünglichen Anmeldung, bei der Teilanmeldung über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Stammanmeldung, hinausgehet. Der Inhalt in diesem Sinne ist alles, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig der Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen unter Berücksichtigung seines Fachwissens entnimmt (Schäfers/Sendrowski in Benkard, EPÜ, 3. Auflage 2019, Art. 123, Rn 85).

Zwar findet sich der erteilte Klagepatentanspruch 1, also die Kombination aus P und Aromataseinhibitor zur Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren nicht explizit als Anspruch in der Stammanmeldung ausformuliert.

Allerdings heißt es auf Seite 6 in den Zeilen 24-26 der Stammanmeldung WO Q(Anlage BK4, Übersetzung in Anlage BK 4a vorgelegt):

Eine Kombination der Erfindung, umfassend ein chemotherapeutisches Mittel, das ein Aromataseinhibitor ist, ist besonders nützlich bei der Behandlung von hormonrezeptorpositiven Tumoren, z.B. Brusttumoren.

In diesem Abschnitt werden also bereits zwei von drei Merkmalen des erteilten Klagepatentanspruchs 1 offenbart, nämlich eine Wirkstoffkombination enthaltend einen Aromataseinhibitor zur Behandlung von hormonrezeptorpositiven Brusttumoren.

Unter Berücksichtigung des Gesamtinhalts der Stammanmeldung kann die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass der Fachmann die Verwendung von H als Teil der oben genannten "Kombination der Erfindung" nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehörend offenbart ansieht.

Für eine hinreichend eindeutige Offenbarung spricht zunächst, dass H als bevorzugter Wirkstoff der Formel I in der Stammanmeldung offenbart wird, nämlich auf Seite 1 im vorletzten Absatz (Anlage BK 4) und dass H als einziger Wirkstoff eine Zusatzbezeichnung in der Stammanmeldung erhalten hat, nämlich die Bezeichnung als "Compound A". Diese Sichtweise wird durch die Einspruchsabteilung in ihrer Widerrufsentscheidung (Anlage BK 1a) zum Schwesterpatent EP L, welches auf derselben Stammanmeldung basiert, geteilt.

In Bezug auf die Verwendung von P in der Kombinationstherapie mit einem Aromatasehemmer lehnt die Einspruchsabteilung in der oben zitierten Entscheidung eine Bevorzugung hingegen ab. Mithin kam sie zu dem Ergebnis, dass der Fachmann, um zum Wirkstoff P zu gelangen, wenigstens eine Auswahlentscheidung treffen muss.

Selbst unter Berücksichtigung dieser Bewertung des Offenbarungsgehalts der Stammanmeldung, wonach P in der Stammanmeldung im Rahmen der Kombinationstherapie beinhaltend einen Aromatasehemmer nicht als bevorzugt, sondern gleichrangig neben den Wirkstoffen CCI-779 und ABT578 offenbart sei (Anlage BK 1a, S. 12, Rn 3.2.8), lässt sich daraus nicht mit hinreichender Sicherheit schließen, dass die Einspruchsabteilung das Klagepatent als unzulässig erweitert ansieht. Denn im Parallelverfahren stellte die Einspruchsabteilung fest, dass der Fachmann, um zur dortigen Anspruchskombination zu gelangen, nicht nur P, sondern auch einen konkreten Aromatasehemmer, nämlich den im dortigen Anspruch explizit genannten Wirkstoff Exemestan, aus einer Liste auszuwählen hatte. In Bezug auf diese Mehrzahl an Auswahlentscheidungen hat die Einspruchsabteilung eine hinreichend unmittelbare und eindeutige Offenbarung der dortigen patentgemäßen Lehre abgelehnt (Anlage BK 1a, S. 13, Rn 3.2.9).

In Bezug auf das hiesige Klagepatent ist unter Berücksichtigung der Ausführungen der Einspruchsabteilung zum Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung lediglich eine einzige Auswahl aus einer Liste von drei gleichrangig offenbarten Wirkstoffen zu treffen, um zur klagepatentgemäßen Lehre zu gelangen. Die Kammer kann insoweit nicht feststellen, dass die Einspruchsabteilung die Auswahl von P nicht als zur Erfindung gehörend offenbart ansieht.

Auch in Bezug auf prämenopausale Frauen verbleibt es bei den vorgenannten Ausführungen. Bereits zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents war es bekannt, prämenopausale Frauen auf Aromatasehemmer ansprechend zu machen (vgl. hierzu das als D100 im Anlagenkonvolut FBD102 vorgelegte Dokument aus dem Januar 2001).

Entgegen der Auffassung der Beklagten werden insoweit keine unterschiedlichen Maßstäbe in Bezug auf die Prüfung der Neuheit und der unzulässigen Erweiterung angelegt. Denn in der dort zu bewertenden Entgegenhaltung D 36 war P bereits nicht aus einer überschaubaren Liste von gleichrangig nebeneinandergestellten Wirkstoffen auszuwählen. Vielmehr offenbarte die betreffende Entgegenhaltung - wie oben dargestellt - den Wirkstoff Temsirolimus als besonders bevorzugt.

4.

Die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer kann nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass die Einspruchsabteilung des EPA das Klagepatent wegen mangelnder Ausführbarkeit auf Grund unzureichender Offenbarung nach Art 83 EPÜ vernichten wird.

a)

Zur Bejahung der Ausführbarkeit einer Erfindung ist es nach Auffassung der Technischen Beschwerdekammern des EPA notwendig, dass in der Anmeldung zumindest glaubhaft gemacht wird, dass die in ihr enthaltene Lehre die angeblich gelöste Aufgabe auch tatsächlich löst. Nachträglich veröffentlichte Beweisstücke dafür, dass der beanspruchte Gegenstand die Aufgabe tatsächlich löst, werden berücksichtigt, wenn an Hand der im Patent enthaltenen Offenbarung bereits glaubhaft erscheint, dass die Aufgabe tatsächlich gelöst wird (Rechtsprechung der Beschwerdekammern 2019, Abschnitt I.D.4.6).

b)

Die als Anlagen FBD 109 bis FBD 114 vorgelegten, nach dem Prioritätsdatum des Klagepatents veröffentlichten wissenschaftlichen Beiträge und Pressemitteilungen bestätigen, dass P in Kombination mit einem Aromatasehemmer eine zielgerichtete Anti-Tumor-Wirkung hat, die im Vergleich zu den üblicherweise verwendeten Chemotherapeutika mit weniger unerwünschten Ereignissen assoziiert ist.

c)

Es besteht keine hinreichende Sicherheit dahingehend, dass die Einspruchsabteilung diese nachveröffentlichten Belege einer verbesserten Wirksamkeit der klagepatentgemäßen Kombination auf Grund fehlender Plausibilität nicht zur Bejahung einer hinreichenden Ausführbarkeit heranziehen wird.

aa)

In den Abschnitten [0038] und [0039] des Klagepatents wird allgemein beschrieben, dass eine klagepatentgemäße Wirkstoffkombination zu weniger Nebenwirkungen führt als eine bloße Monotherapie, insbesondere bei gegenüber üblichen Chemotherapeutika resistenten Tumoren. In Beispiel B4 des Klagepatents (Abschnitt [0028]) wird beschrieben, dass der mit einer Verabreichung von Doxorubicin einhergehende Gewichtsverlust bei einer Kombination mit P nicht verschlimmert wird, in dem in Abschnitt [0031] offenbarten Beispiel B7 (P in Kombination mit einem antiangiogenen Wirkstoff) wird sogar von einer Gewichtszunahme berichtet. Schließlich wird sowohl in dem Beispiel B6 als auch in dem Beispiel B7 eine antiangiogenese Aktivität des Wirkstoffs P beschrieben, also eine Hemmung der Blutgefäßbildung im Tumor, durch welche das Tumorwachstum unterbunden werden kann. Das Beispiel B7 beschreibt zwar insbesondere synergetische Effekte der Wirkstoffkombination von P und einem Antiangiogenehemmer, allerdings auch antiangiogenese Effekte bei der Verabreichung von H allein. Schließlich beschreibt das Beispiel B7 dass H allein das Gewicht von Lymphknotenmetastasen reduziert.

Ausgehend von den oben genannten Beschreibungsstellen des Klagepatents erscheint die therapeutische Wirkung auf hormonrezeptorpositiven Brustkrebs glaubhaft. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Lymphknotenstatus um einen wichtigen prognostischen Faktor bei der Behandlung von Brustkrebs handelt, was vom Den Haager Berufungsgericht in einem parallelen Verletzungsverfahren zum Klagepatent in seiner Entscheidung festgestellt (Anlage FBD 100/100a/100b, Rn 4.6 f.) und von der Beklagten nicht hinreichend in Abrede gestellt wurde.

bb)

Zu keinem anderen Ergebnis führen die Äußerungen der G im Erteilungsverfahren betreffend das Patent EP M, welches die Behandlung eines speziellen Bauchspeicheldrüsentumors betraf.

Die dortige Patentinhaberin G führte dort unter anderem in einem Schriftsatz vom 10.04.2012 aus:

Die Wirksamkeit von mTOR-Inhibitoren bei der Behandlung weiterer Tumorarten kann nicht einfach auf der Grundlage der vorherigen Verwendung derselben oder ähnlicher Substanzen bei der Behandlung anderer Tumore vorausgesagt werden. [...]

Die Technische Beschwerdekammer stellte zu dem betreffenden Patent EP M daran anschließend in ihrer Entscheidung (Anlagen BK 10a) fest, dass sich neuroendokrine Tumore der Bauchspeicheldrüse von exokrinen Tumoren der Bauchspeicheldrüse unterscheiden und dass es erforderlich gewesen wäre, in der Ursprungsoffenbarung einige technische Beweise vorzulegen, die es dem Fachmann erlaubten, zu dem Schluss zu kommen, dass P für die Behandlung von PNETs geeignet sei.

Sämtliche der genannten Feststellungen sind allerdings in Zusammenhang zu den Unterarten des Bauspeicheldrüsenkrebses getroffen worden. Eine Allgemeingültigkeit für alle Tumorarten lässt sich hieraus nicht herleiten. Es mag sein, dass sich aus den dortigen Experimenten der Ursprungsoffenbarung keine hinreichenden Hinweise auf eine Wirkung auf eine konkrete Unterart des Bauchspeicheldrüsenkrebses finden lassen. Wie oben dargelegt, liegt der Sachverhalt in Bezug auf das Klagepatent insbesondere auf Grund des dort beschriebenen Einflusses von P auf den Lymphknotenstatus anders.

5.

Die Vernichtung des Klagepatents wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit ausgehend von der Entgegenhaltung D 8 erscheint nicht hinreichend sicher.

a)

Die Entgegenhaltung D 8 betrifft eine Kombination von Aromatasehemmern und Chemotherapeutika zur Behandlung von Brustkrebs. Die D 8 lehrt, dass die Verabreichung eines zytotoxischen Wirkstoffs verbessert wird und Nebenwirkungen verringert werden, wenn der Wirkstoff zusammen mit einem Aromatasehemmer verabreicht wird (vgl. D 8, S. 4, Z. 15-19). Um zur klagepatentgemäßen Erfindung zu gelangen, hat der Fachmann das Chemotherapeutikum durch P zu ersetzen. Hierzu wird von der Beklagten vorgeschlagen, die Entgegenhaltung D 8 mit der Entgegenhaltung D 10, der Entgegenhaltung D 9 oder der Entgegenhaltung D 7 zu kombinieren.

Wie oben im Rahmen der hinreichenden Ausführbarkeit bereits dargelegt, kann die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass es der klagepatentgemäßen Lösung an Plausibilität fehlt. Soweit die Parteien im Rahmen der erfinderischen Tätigkeit darum streiten, ob auf Grund einer bestehenden Plausibilität der klagepatentgemäßen Lösung der Fachmann nach einer verbesserten Therapie für hormonrezeptorpositiven Brustkrebs suchte oder auf Grund fehlender Plausibilität lediglich nach einer Alternativtherapie zu suchen war (vgl. zu den Grundsätzen die Auffassung der Technischen Beschwerdekammer zum Parallelpatent EP N, vorgelegt als Anlage BK 9), so kann dieser Streit hier offenbleiben.

Denn auch unter Berücksichtigung der Auffassung der Beklagten kann die Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass der Fachmann auf der Suche nach einer (wenigstens gleichwertigen) Alternative die von der Beklagten vorgelegten Entgegenhaltungen kombiniert hätte und ausgehend von ihnen zu der klagepatentgemäßen Lehre gelangt wäre.

aa)

Die von der Beklagten angeführte Entgegenhaltung D 10 betrifft unter anderem den Wirkstoff P, hier unter dem Namen RAD001 offenbart.

Unter Berücksichtigung des Offenbarungsgehalts der D 10 kann die technisch nicht fachkundig besetzte Kammer nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass der Fachmann den Wirkstoff RAD001 als wenigstens gleichwertig sicheres und wirksames Austauschmittel zu den in der D 8 offenbarten zytotoxischen Wirkstoffen angesehen hätte.

Zwar wird in der D 10 im zweiten Satz offenbart, dass RAD001 eine gewisse Antitumorwirkung hat:

RAD001 has demonstrated in vitro antiproliferative activity against a number of human tumor cell lines.

In deutscher Übersetzung:

RAD001 hat in vitro eine antiproliferative Wirkung gegen eine Reihe von menschlichen Tumorzelllinien gezeigt.

Es handelt sich hier allerdings um ein bloßes Experiment in vitro. Konkrete in vivo-Experimente sind hingegen nicht offenbart. Darüber hinaus werden auch Misserfolge mit RAD001 offenbart. Im drittletzten Satz der D 10 wird nämlich eine Resistenz einer konkreten Zelllinie in vitro beschrieben.

Für den Fachmann in dem konkreten technischen Fachgebiet ist eine jedenfalls gewisse Erfolgserwartung notwendig, um eine Entgegenhaltung zur Kombination heranzuziehen. Eine derart vage Offenbarung wie in der D 10 ist hierfür nicht ausreichend.

Entgegen der Auffassung der Beklagten hätte der Fachmann hier nicht den sogenannten "try and see"-Ansatz verfolgt. Dieser wird von den Beschwerdekammern des EPA wie folgt definiert (Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern 2019, I.D.7.2):

Wenn weder die Umsetzung noch die Erprobung eines im Stand der Technik vorgeschlagenen Ansatzes irgendwelche besonderen technischen Schwierigkeiten mit sich bringt, dann ist die Überlegung, dass der Fachmann zumindest eine "try and see"-Haltung eingenommen hätte, ein Grund für die Verneinung der erfinderischen Tätigkeit. [...] Der Fachmann würde es vorziehen, zu prüfen, ob die von ihm ersonnene technische Lösung funktioniert, statt das Projekt aufzugeben, weil der Erfolg nicht sicher ist.

Hier wären zur Erprobung der Wirksamkeit von P aber aufwendige Experimente in vitro und in vivo sowie klinische Studien notwendig. Es wären demnach erhebliche technische Schwierigkeiten zu überwinden. Die Kombination der beiden Entgegenhaltungen stellt mithin eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise dar.

bb)

Die klagepatentgemäße Erfindung erscheint auch bei einer Kombination der D 8 und der Entgegenhaltung D 9 nicht naheliegend.

Die D 9 offenbart die Anti-Tumorwirkung des Rapamycin-Derivats Temsirolimus. P findet hingegen keine Erwähnung. Zwar handelt es sich bei Temsirolimus ebenfalls um ein Rapamycin-Derivat. Aus der D 9 selbst ist allerdings nicht ersichtlich, dass andere Rapamycin-Derivate eine ähnliche therapeutische Wirkung haben wie Temsirolimus. Zu einem möglichen allgemeinen Fachwissen dahingehend trägt die Beklagte nicht hinreichend konkret vor. Der "try and see"-Ansatz ist insoweit - wie oben dargelegt - nicht anwendbar.

cc)

In Bezug auf eine Kombination der D8 mit der Entgegenhaltung D 7 lassen sich ebenfalls gute Argumente für eine erfinderische Tätigkeit finden.

Die D 7 betrifft die Kombination aus einem Somatostatinanalogon und Rapamycin bzw. dessen Derivaten. Die D 7 benennt die Behandlung von Brustkrebs als therapeutische Wirkung der Kombination (deutsche Übersetzung der D7, Seite 13 Mitte). Ferner benennt sie als Rapamycinderivat ausdrücklich P und verwendet hierfür die Bezeichnung Verbindung B. Unter Abschnitt A (Seite 14 f.) werden die Ergebnisse eines in vitro - Tests offenbart, unter Abschnitt B (Seite 15 f.) die Ergebnisse eines in vivo - Experiments.

Bei dem für den Fachmann aussagekräftigerem in vivo - Experiment wurden die Tumorvolumina einer Kontrollgruppe mit den Tumorvolumina bei der Gabe von Octreotidpamoat allein, H allein, Rapamycin allein, P in Kombination mit Octreotidpamoat sowie Rapamycin in Kombination mit Octreotidpamoat miteinander verglichen. Octreotidpamoat schnitt bei der Monotherapie am besten ab. Bei der Kombinationstherapie erreichten P und Rapamycin ähnliche Ergebnisse. Die Kombinationstherapie führte dabei insgesamt zu erheblich besseren Ergebnissen als die Monotherapie. Sollte der Fachmann also die D 7 als Kombinationsdokument für einen Austausch des Chemotherapeutikums in der D 8 zu Rate ziehen, erkennt er, dass Octreotidpamoat sowohl in der Monotherapie als auch in der Kombination die besten Ergebnisse erzielt und deshalb die Verwendung von Octreotidpamoat gegenüber P bevorzugen. Die Auswahl von P stellt wiederum eine unzulässige rückschauende Betrachtungsweise dar.

6.

Ausgehend von der Entgegenhaltung D 7 als nächstliegendem Stand der Technik lassen sich ebenfalls noch gute Argumente für das Bejahen der erfinderischen Tätigkeit finden.

Zwar offenbart die D 7 H als Anti-Tumor-Mittel. Allerdings erscheint es zweifelhaft, dass der Fachmann ausgehend von der D 7 überhaupt eine Veranlassung hatte, H als Ausgangspunkt für die Forschung nach weiteren wirksamen Anti-Tumor-Kombinationsmedikamenten zu verwenden. Denn die D 7 offenbart, dass P eine schlechtere Anti-Tumor-Wirkung aufweist als Rapamycin oder Octreotidpamoat. Eine Veranlassung, H als Ausgangspunkt weiterer Kombinationen zu nehmen, bestand nicht, weil die D 7 dem Fachmann durch die in vivo - Versuche zwei wirksamere Ausgangspunkte zur Verfügung stellt.

7.

In Bezug auf die Entgegenhaltung D 9 als Ausgangspunkt erscheint es bereits zweifelhaft, dass es sich insoweit um den nächstliegenden Stand der Technik handelt. Denn die D 9 offenbart weder P noch einen Aromatasehemmer, sondern vielmehr Temsirolimus in Kombination mit einer Antiöstrogentherapie. Selbst wenn der Fachmann also die Entgegenhaltung D 7 als Kombinationsdokument in Betracht gezogen und aus ihr H als Austauschmittel für Temsirolimus ausgewählt hätte, so liefert die D 7 keinen Anhaltspunkt für einen Aromatasehemmer. Zu einem angeblichen allgemeinen Fachwissen, wonach es sich bei Aromatasehemmern und einer Antiöstrogentherapie um vergleichbare Austauschmittel handelt, fehl es an hinreichend konkreten Vortrag der Beklagten.

8.

Die weiteren von der Beklagten angeführten Entgegenhaltung und Kombinationen liegen weiter von der klagepatentgemäßen Erfindung weg, so dass es insoweit keiner weiteren Erörterung bedarf.

VI.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO. Hierbei ist die Klägerin zu 1) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf Grund der vollzogenen Verschmelzung berechtigt, im Kostenfestsetzungsverfahren die Kosten der Klägerin zu 2), die bis zum Verschmelzungszeitpunkt (08.05.2020) entstanden waren, geltend zu machen.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO. Auf Antrag der Klägerinnen waren Teilsicherheiten festzusetzen.

Der nichtnachgelassene Schriftsatz der Beklagten vom 07.10.2020 gab weder Anlass zu einer abweichenden Entscheidung noch zur Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung nach § 156 ZPO.

Streitwert: 1.000.000,00 EUR

Der Streitwert war entgegen der Auffassung der Beklagten nicht herabzusetzen, da das Unterlassungsinteresse sich nicht mit der Anzahl der Kläger potenziert.