I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, die Ordnungshaft zu vollziehen an einem ihrer Geschäftsführer (Ordnungsgeld im Einzelfall höchstens 250.000,00 €; Ordnungshaft insgesamt höchstens 2 Jahre),
zu unterlassen,
im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin in der Bundesrepublik Deutschland,
a) die Zeichen „M. & Co., Inc.“ und/oder „M. & Co.“ marken- und/oder unternehmenskennzeichenmäßig auf der unter www.msd.de zugänglichen Website zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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und/oder
b) das Zeichen „M. Investigators Studies Program“ marken- und/oder unternehmenskennzeichenmäßig zur Bewerbung von Forschungsaktivitäten auf der unter www.msd.de zugänglichen Website zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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und/oder
c) das Zeichen „www.merckformothers.com“ marken- und/oder unternehmenskennzeichenmäßig auf der unter www.msd.de abrufbaren Website als Link auf die unter www.merckformothers.com zugängliche Website zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend wiedergegeben:
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und/oder
d) „M. & Co., Inc.“ und/oder „M. & Co.“ und/oder „www.merck.com/mrl/swf/ M._Position_on_Clinical_Trials_Registries.swf“ und/oder „M. Investigator Studies Program“ auf der Website www.msd.de zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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und/oder
e) „http://www.merck.com/finance/pipeline.swf“ auf der Website www.msd.de zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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und/oder
f) „www.merck.com/mrl/“ auf der Website www.msd.de zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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und/oder
g) „M. & Co., Inc.“ auf der Website www.msd.de zu benutzen, wenn dies geschieht wie nachfolgend abgebildet:
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II. Die Beklagte wird verurteilt, unter Vorlage entsprechender Belege schriftlich Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang sie die vorstehend in Ziff. I lit. a) bis g) bezeichneten Handlungen begangen hat, insbesondere durch Vorlage eines Verzeichnisses mit den „Uniform Resource Locators“ (einheitlichen Quellenanzeigern, umgangssprachlich „Internetadressen“) sämtlicher Internetseiten, die von der Beklagten betrieben werden und/oder auf die Beklagte registriert sind, und über die die Beklagte die in Ziff. I lit. a) bis g) genannten Handlungen vornimmt oder vorgenommen hat, inklusive des jeweiligen Zeitraumes des Betriebs dieser Internetseiten und der Abrufzahlen aus der Bundesrepublik Deutschland.
III. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin alle Schäden zu ersetzen, welche dieser durch die in Ziff. I lit. a) bis g) bezeichneten Handlungen entstanden sind und künftig noch entstehen werden.
IV. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
V. Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.
VI. Das Urteil ist aus den Ziff. I lit. a), I lit. b), I lit. c), I lit. d), I lit. e), I lit. f) und I lit. g) gegen Sicherheitsleistung in Höhe von jeweils 10.000,00 €, aus Ziff. II gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 7.000,00 € und aus Ziff. V gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.
Die Klägerin macht gegen die Beklagte Unterlassungs- und Annexansprüche wegen der Verwendung des Wortes „MERCK“ in einer Reihe von Domains, Kennzeichen, Internetpräsenzen, Internetplattformen und geschäftlichen Bezeichnungen in Deutschland geltend.
Die Klägerin ist ein weltweit tätiges pharmazeutisch-chemisches Unternehmen. Ihr Unternehmensbereich Pharma umfasst rezeptpflichtige Arzneimittel sowie Produkte für die Selbstmedikation. Die Klägerin ist Rechtsnachfolgerin der im neunzehnten Jahrhundert gegründeten Geschäftssozietät M..
Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „MERCK“ Nr. ... mit einer Priorität vom 11.01.1900, die Schutz für Waren in den internationalen Klassen 1 bis 5 u. a. „Arzneimittel und Verbandstoffe für Menschen und Tiere, Verbandswatte und -mulle, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Drogen aus dem Pflanzenreich, nämlich Kräuter, Wurzeln, Stängel, Stammteile, Blätter, Blüten und Früchte und Teile derselben, Alkaloide, ätherische und fette Öle, Harze, Gummiharze sowie alle aus Pflanzen herstellbaren Präparate, Drogen aus dem Tierreich, nämlich Moschus [...]“ genießt (im Folgenden die „Klagemarke 1“). Sie ist ferner Inhaberin der Unionswortmarke „MERCK“ mit einer Priorität vom 01.04.1996, die unter anderem für „[p]harmazeutische [...] Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ in Nizza-Klasse 5 geschützt ist (im Folgenden die „Klagemarke 2“).
Im Jahre 1891 wurde in den U. S. A. die offene Handelsgesellschaft M. & Co. als Tochtergesellschaft der Rechtsvorgängerin der Klägerin gegründet. Diese ist die Rechtsvorgängerin der M.S. & D. Corp.. Das Unternehmen wurde im Jahr 1908 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und in „M. & Co., Inc.“ umbenannt. Im Jahre 1917 gab der Alien Property Custodian in den Vereinigten Staaten von Amerika die Beschlagnahme des Unternehmens M. & Co., Inc., bekannt. Die daraufhin an die Regierung der U. S. A. übergebenen, im Besitz deutscher Familienmitglieder der Familie M. befindlichen Anteile an der M. & Co., Inc., wurden im Jahr 1919 von G.M. zurückerworben. Seit diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen wirtschaftlich vollständig von der Rechtsvorgängerin der Klägerin getrennt.
Die M.S. & D. Corp. produziert und vertreibt in erster Linie Arzneimittel und Impfstoffe, daneben auch Produkte zur Haut- und Gesundheitspflege. Sie beschäftigt etwa 86.000 Angestellte in 140 Ländern und hat weltweit 31 Fabriken. Damit ist sie das zweitgrößte Pharma-Unternehmen der Welt. Ihre Produkte werden in mehr als 200 Ländern vertrieben. Die M.S. & D. Corp. hat ihren Sitz seit 1993 in W.S. im U. S.-Bundesstaat N.J.. Zuvor war die M.S. & D. Corp. in R., ebenfalls im U. S.-Bundesstaat N.J., ansässig. In der Europäischen Union hat die M.S. & D. Corp. die folgenden Tochtergesellschaften:
Belgien: M. S. & D. B.V.;Dänemark: M. S. & D. Denmark;Deutschland: MSD S. & D. GmbH;Estland: M. S. D. OÜ;Finnland: MSD Finland Oy;Frankreich: M. S. & D.-Chibret;Griechenland: M. S. & D. ΑΦΒΕΕ;Großbritannien: M. S. & D., Ltd.;Irland: M. S. & D. Ireland (Human Health) Ltd.;Italien: M. S. & D. Italia S.p.A.;Litauen: UAB „ M. S. & D.“;Niederlande: M. S. & D. BV;Österreich: M. S. & D. Ges.m.b.H.;Polen: MSD Polska Sp. z o.o.;Portugal: M. S. & D. Ida.;Rumänien: M. S. & D. Romania SRL;Schweden: M. S. & D. Sweden AB;Slowenien: M. S. & D. IDEA, Inc. Affiliate Ljublijana;Slowakei: M. S. & D. IDEA, Inc.;Spanien: M. S. & D. de España, SA;Tschechien: M. S. & D., IDEA, Inc.;Ungarn: MSD Hungary Ltd..
Im Jahr 1953 fusionierte die M.S. & D. Corp. mit der Pharma-Gruppe S. & D., die ein funktionierendes Betriebsnetz im Ausland mitbrachte. Im Jahre 2009 wurde die M.S. & D. Corp. im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses zu einer hundertprozentigen Tochter der S.- P. Corp.. Die S.P. Corp. blieb weiter bestehen und wurde in M. & Co., Inc., umbenannt. Die M. & Co., Inc., ist die in den U. S. A. börsennotierte Muttergesellschaft der M.S. & D. Corp.. Das operative Geschäft wird von der M.S. & D. Corp. geleitet. Die M. & Co., Inc., betraute die M.S. & D. Corp. damit, die Außendarstellung der M. & Co., Inc., im Internet zu übernehmen, z. B. die Veröffentlichung von für Aktionäre der M. & Co., Inc., relevanten Informationen.
Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., und betreibt die Webseiten unter der Domain „msd.de“.
Im Hinblick auf die Domains „merck.com“, „merckresponsibility.com“, „mercknewsroom.com“, „merckengage.com“, „merckvaccines.com“, „merckmanuals.com“, „merckservices.com“, „merckbooks.com“, „merck-animal-health.com“, „migrainesupport.com“ und „msdformothers.com“ ist ausweislich der Online-Datenbank „Who.is“ jeweils die M.S. & D. Corp. „Registrant“ und die M. & Co., Inc., „Administrative Contact“ (sog. Admin-C). Abgesehen von ihren jeweiligen Firmen sind die dort angegebenen Kontaktdaten (postalische Adresse, Mail-Adresse (merck-domains@merck.com), Telefon- und Faxnummer) der M.S. & D. Corp. und der M. & Co., Inc., jeweils identisch.
Von der zentralen Webseite „www.merck.com“ werden Nutzer teilweise über Links auf Webseiten geleitet, die weitere Inhalte der Internetpräsenz der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., enthalten, insbesondere „www.merckresponsibility.com“, „www.mercknewsroom.com“, „www.merckformothers.com“, „www.merckservices.com“, „www.merckengage.com“, „www.merckvaccines.com“, „www.merck-animal-health.com“ und „www.merckbooks.com“.
Im Rahmen keiner dieser Domains bzw. Webseiten machen die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., von der Möglichkeit des sog. Geotargeting Gebrauch, so dass diese mit ihren sämtlichen Inhalten in identischer Form jeweils weltweit abrufbar sind.
Unter dem 17.11.1932 kam zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der M.S. & D. Corp. ein sog. „TREATY AGREEMENT“ zustande (Anlage B 2). In der Präambel dieses Vertrages heißt es u. a. wie folgt:
„The business of M. & Co., Inc., and its use of the word ‘Merck’ in connection therewith has been almost exclusively confined to the United States, its territories and dependencies (the word ‘territories’ wherever used herein meaning Alaska and Hawaii and the word ‘dependencies’ wherever used herein meaning Porto Rico, Virgin Islands, the Panama Canal Zone, Samoa, Guam and the Wake and Midway Islands) and Canada, while the business of E. Merck and its use of the name ‘Merck’ has been almost exclusively confined to the remainder of the world, except that both parties have business in Cuba, the West Indies and the Philippine Islands (said Philippine Islands, while dependencies of the United States, are not included in the definition of that word as used herein) in connection with which they have used the word ‘Merck’. The parties hereto have carried on their respective businesses under conditions of mutual cooperation and respect for the rights of the other and they desire to confirm and establish covenants and principles of mutual cooperation and helpfulness in carrying on their respective businesses.“
Ziff. 1 des Vertrages gemäß Anlage B 2 lautet wie folgt:
„E. Merck recognizes and confirms the right of M. & Co., Inc. to the exclusive use of the word ‘Merck’ in the United States, its territories and dependencies, and Canada, and the right to use said name jointly with E. Merck in Cuba, the West Indies and the Philippines, whether said word ‘Merck’ is used alone or in conjunction with or combination with any other word or in connection with any patent or trade-mark or in any other way.“
Ziff. 2 des Vertrages gem. Anlage B 2 lautet wie folgt:
„M. & Co., Inc. recognizes and confirms the right of E. Merck to the exclusive use of the word ‘Merck’ in the entire world, except the United States, its territories and dependencies, and Canada, and except in Cuba, the West Indies and the Philippine Islands, where M. & Co., Inc. recognizes the right of E. Merck to use said name jointly with M. & Co., Inc. The right of E. Merck to use the name ‘Merck’ as herein recognized and confirmed by M. & Co., Inc. means the right to use said name alone or in conjunction with or combination with any another word or in connection with any patent or trade-mark or in any other way.“
Durch Consent Judgement vom 06.10.1945 hob der District Court of the United States for the District of N. J. den Vertrag gemäß Anlage B 2 auf und untersagte der Rechtsvorgängerin der M.S. & D. Corp. die weitere Befolgung dieses Vertrages (Anlage B 3).
Unter dem 12.09.1955 kam ein neuer Vertrag (Agreement) zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und derjenigen der M.S. & D. Corp. zustande (Anlage B 4). Dieser enthält in seinen Ziffern 3 ff. für das Gebiet Deutschlands und der übrigen derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union relevante Regelungen betreffend die Verwendung bestimmter geschäftlicher Bezeichnungen und Marken.
In dieser Vereinbarung war in Ziff. 3 b) für Deutschland Folgendes geregelt:
„M. & Co. recognizes the exclusive right of E. Merck to the use of the trademark Merck in Germany and in such country will not use or attempt to acquire rights in any trademark containing Merck.“
In Ziff. 7 hieß es im Hinblick auf „all other countries“ (in der Präambel definiert als „all countries of the world other than the United States, Canada, Germany, Cuba and the Philippines“):
„In all other countries M. & Co. shall promptly and in any event no later than three years after the effective date of this agreement cancel all existing registrations, withdraw all applications and discontinue all use of the trademark Merck, Merck Cross and MerckMerckMerck.“
Im Hinblick auf die Benutzung von „Merck“ als Unternehmensbezeichnung enthielt der Vertrag im Hinblick auf „all other countries“ im oben genannten Sinne in Ziff. 8 folgende Regelung:
„In all other countries M. & Co. shall promptly and in any event no later than three years of the effective date of this agreement discontinue all use of the following corporate names:
M. (Pan America) Inc.,
Industrias Farmacéuticas M. (Norte Americana) S.A.
M. & Co. (Great Britain) Ltd.“
Abgesehen hiervon gestattete der Vertrag der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., für Deutschland die Benutzung von Unternehmensbezeichnungen „M. & Co. Inc.“ oder „M. & Co. Limited“ sowie „M. S. & D.“ nur mit einem konkret spezifizierten aufklärenden geografischen Zusatz (Ziff. 3 a). Entsprechendes galt für „all other countries“ im Hinblick auf „M. & Co. Inc.“ und „M. & Co. Limited“ gemäß Ziff. 5.
Der Vertrag gem. Anlage B 4 wurde in der Folgezeit durch denjenigen vom 01.01.1970 (Anlage K 1) ersetzt. Dieser definiert unter seinen Ziffern 1 lit. a) - c) die aus dem Vertrag Verpflichteten. Unter seinen Ziffern 3 ff. lautet er auszugsweise wie folgt:
“3.) a) E. Merck will not object to the use in Germany by M. & Co. of
(i) M. & Co., Inc. or M. & Co. Limited as all or part of a firm name or corporate name provided such names are geographically identified with the United States or Canada as follows: „M. & Co., Inc., R., N.J., U.S.A.“, and „M. & Co. Limited, Montreal, Canada“, all words being given equal prominence.
(ii) „M. S. & D.“ as all or part of a firm name, corporate name or name of a corporate subdivision, provided such names are geographically identified with a country other than Germany, all words being given equal prominence.
b) M.. & Co. recognizes the exclusive right of E. M. to the use of the trademark M. in Germany and in such country will not use or attempt to acquire rights in any trade mark containing M..
All other countries:
4.) In all other countries E. Merck recognizes that „M. S. & D.“ as a trademark or name is not confusingly similar to any of the trademarks or names used or owned by E. Merck and E. Merck will not object to M. & Co.’s use and registration of M. S. & D. as all or part of a trademark, tradename or corporate name. When requested E. Merck shall so state in writing. The embellishments of design of such trademarks shall not imitate marks owned by E. Merck.
5.) In all other countries E. Merck will not object to the use by M. & Co. as all or part of a firm-name or corporate name of „M. & Co., Inc.“ used in association with words such as „R., N.J., U.S.A.“ which identify it geographically with the United States or „M. & Co. Limited“ used in association with words such as „Montreal Canada“ which identify it with Canada, all words being given equal prominence.
6.) In all other countries M. & Co. recognizes that E. Merck is entitled to use the word „Merck “ or combinations such as „E. Merck “ as a trademark or name provided that any such marks or names adopted in the future shall not be confusingly similar to marks or names adopted or used by M. & Co. under Paragraphs 4 and 5 above. When requested M. & Co. shall so state in writing.“
Unter dem 24.11.1975 kam es zu einem weiteren Vertrag zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der M.S. & D. Corp. (Anlage K 2). Dieser lautet auszugsweise, in seinen Ziff. 3 und 5, wie folgt:
„3. Interpretation of the Phrase ‚All Words Being Given Equal Prominence‘ in the January 1, 1970 Agreement
The phrase ‘all words being given equal prominence’ as used in paragraphs 2a, 3a (i), 3a (ii) and 5 of the January 1, 1970 Agreement does not require that the firm name or corporate name and the geographic identification be in lettering of the same size but does require that the geographic identification associated with the firm name or corporate name be in close proximity thereto and in letter size that is readily legible and in reasonable proportion to the letter size of the firm name or corporate name.
[...]
5. Journal Advertising
M. & Co., Inc. and E. Merck, including their subsidiaries and affiliates, will not object in any country to the use by the other of the term MERCK as a trademark in advertisements appearing in journals which emanate from countries where the respective company has the right to use the trademark MERCK.”
Neben ihren Domains betreibt die Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., Internetpräsenzen auf den sog. Social-Media-Plattformen „Facebook“ und „Twitter“ sowie in dem Internet-Videoportal „YouTube“. Die Karriereseite „https://www.facebook.com/pages/merck-carrieres/44283616752? ref-ts&fref=ts“ wurde am 19.08.2008 registriert. Die Facebook-Präsenz „facebook.com/ M.BeWell“ wurde am 23.08.2011 registriert. Der Twitter-Account „twitter.com/merck“ wurde am 28.04.2009 registriert. Der Twitter-Account „twitter.com/merckmanual“ wurde am 09.01.2012 registriert. Der Twitter-Account „twitter.com/merckcarrieres1“ wurde am 30.03.2009 registriert. Das älteste Video in dem YouTube-Kanal „www.youtube.com/users/merck“ wurde dort am 19.09.2011 hochgeladen.
Die streitgegenständlichen Internetauftritte der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., wiesen durchgängig den Copyright-Vermerk „Copyright © 2009-2014 M.S. & D. Corp., a subsidiary of M. & Co., Inc.“ auf. Die Jahreszahl neben dem Symbol © und dem Namen des Copyright-Inhabers zeigt gemäß Art. III Abs. 1 Universal Copyright Convention (UCC) das jeweilige Erstveröffentlichungsjahr der so bezeichneten Inhalte an.
Die Inhalte der Webseiten unter der Domain „merck.com“ sind nahezu ausschließlich in englischer Sprache verfasst. In deutscher Sprache waren auf dieser lediglich u. a. an potentielle Zulieferer der M.S. & D. Corp. gerichtete Einkaufsbedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, der M.S. & D. Corp. über die Unterseite „http://www.merck.com/policy/termsofuse/procurement_terms_conditions.html“, dort unter den Überschriften „Austria“ und „Germany“, abrufbar. Über die Domains „jobs.merck.com“ und „merck-jobs.com“ waren ferner auch deutschsprachige Stellenangebote der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., im Internet abrufbar.
Über den jeweiligen Link „Terms of Use“ am jeweils unteren Seitenrand der Internetauftritte unter den Domains „merck.com“, „merckengage.com“, „merckvaccines.com“, „merckmanuals.com“, „merckbooks.com“, „merck-animal-health.com“, „msdformothers.com“ und „migrainesupport“ konnten Besucher dieser Webseiten jeweils die URL „http://www.merck.com/policy/terms_of_use/home.html“ öffnen, unter der es im Eingangssatz wie folgt hieß:
„This website is maintained by M.S. & D. Corp. („MERCK“) and is intended for use by the residents of the U. S. and its territories who are 18 years of age or older.“
Am oberen Seitenrand der Internetpräsenz unter der Domain „merckvaccines.com“ hieß es zudem wie folgt:
„For U. S. healthcare professionals only“.
Dies galt im Zeitpunkt der Klageerhebung auch für den Internetauftritt unter der Domain „merckservices.com“.
Am unteren Rand der Internetseite „www.merckengage.com“ hieß es u. a. wie folgt:
„This site is intended for residents of the United States, its territories and Puerto Rico“.
Im Rahmen des Facebook-Profils „Facebook/ M.BeWell“ hieß es unter der dortigen Spartenangabe „Gesundheit/Medizin/Medikamente“ wie folgt:
„This site is intended only for residents of the United States and its territories. Merck, known as MSD outside the United States and Canada, is an innovative, global healthcare [...]“.
Darunter befand sich ein Link „Info“, durch dessen Anklicken der vollständige Satz
„Merck, known as MSD outside the United States and Canada, is an innovative, global healthcare leader that is committed to improving health and well-being around the world“
sichtbar wurde.
Der Hinweis
„This site is intended only for residents of the United States and its territories“
unter der Spartenangabe „Gesundheit/Medizin/Medikamente“ befand sich auch im Rahmen des Facebook-Profils „Facebook.com/merckformothers“ der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc..
Im oberen Teil des Twitter-Accounts der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., unter „twitter.com/merck“ hieß es u.a. wie folgt:
„Intended for U. S. residents only“.
Dieser Satz befand sich an einer ähnlichen Stelle auch im Rahmen des Twitter-Accounts der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., unter „Twitter.com/ M.AH“.
Zum Vortrag der Klägerin zur rechtserhaltenden Benutzung der Klagemarke wird auf den Akteninhalt, insbesondere die Seiten 2 bis 27 des Schriftsatzes der Klägerseite vom 17.09.2018 nebst Anlagen, verwiesen.
Sowohl die Klägerin als auch die M.R.H., Inc., deren Muttergesellschaft die M. & Co., Inc., ist, bewarben sich bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) um die Top-Level Domain „.merck“. Die MSD Registry Holdings, Inc., bewarb sich ferner um die Top-Level-Domain „.merckmsd“.
Am 01.10.2014 verkaufte die Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., ihre Consumer Products-Sparte, in welcher sie zuvor die sog. „Coppertone“-Produkte zur Hautpflege herstellte und vertrieb, an die Bayer AG. Weder die M.S. & D. Corp. noch die M. & Co., Inc., oder die Beklagte hatten zuvor selbst diese Produkte nach oder in Deutschland vertrieben.
Die Klägerin ist der Auffassung, in der Aufrufbarkeit der streitgegenständlichen Domains, Internetpräsenzen und Internetplattformen in Deutschland ohne Geotargeting-Beschränkungen liege eine Verletzung ihres, der Klägerin, Unternehmenskennzeichenrechts an der Bezeichnung „MERCK“ gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG, im Hinblick auf die Hauptanträge zu den Ziff. 2 bis 4 hilfsweise der Klagemarke 1, im Hinblick auf die Hauptanträge zu den Ziff. 1 bis 4 weiter hilfsweise der Klagemarke 2 sowie insgesamt weiter hilfsweise von § 5 Abs. 2 UWG (im Folgenden bezeichnet die Kammer das Unternehmenskennzeichenrecht der Klägerin an der Bezeichnung „MERCK“ gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG und die Klagemarken auch gemeinsam als die „Klageschutzrechte“). Diese Internetauftritte hätten auch in Deutschland einen sog. „commercial effect“, zumal sich die Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp., die M. & Co., Inc., und die Beklagte an mehreren Stellen ihrer Webpräsenzen als ein weltweit tätiges Unternehmen darstellten. Da eine Gesamtbetrachtung der Webpräsenzen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp., die M. & Co., Inc., und die Beklagte vorzunehmen sei, die streitgegenständlichen Webpräsenzen auch für den deutschen Verkehr relevante Informationen enthielten, die Webpräsenzen aufgrund von Verlinkungen eng mit für den deutschen Verkehr relevanten Webseiten verflochten seien und die Webpräsenzen z. T. eine Kontaktaufnahmemöglichkeit für den deutschen Verkehr eröffneten, seien auch die abstrakten Klagehaupt- und -hilfsanträge zulässig und begründet.
Die Klägerin beantragt zuletzt,
- wie aus der Anlage zu diesem Urteil ersichtlich -.
Die Beklagte beantragt,
die Klage als unzulässig, im Übrigen als unbegründet, abzuweisen.
Die Beklagte ist der Auffassung, das Verfahren sei nach Art. 136 Abs. 1 lit. b) UMV und den Artt. 29 Abs. 1, 30 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 auszusetzen. Die Klage sei ferner aufgrund der Antragsfassung mangels hinreichender Bestimmtheit insgesamt unzulässig. In der Sache bestreitet die Beklagte u. a. eine rechterhaltende Benutzung der Klagemarken und deren originäre und von Hause aus überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft sowie Bekanntheit für die von dieser geschützten Waren und Dienstleistungen. Zudem hätten die von der Klägerin angegriffenen Zeichennutzungen keinen hinreichenden „commercial effect“ in Deutschland. Sie, die Beklagte, sei ferner nach der Vereinbarung aus dem Jahre 1970 nicht nur zur Benutzung des Zeichens „M. S. & D.“ in Deutschland berechtigt. Nach der vertraglichen Regelung dürfe sie in Deutschland sowohl das Zeichen „M. & Co., Inc.“ als auch das Zeichen „M. S. & D.“ verwenden. Rechtlich lägen – u. a. mangels „commercial effect“ der streitgegenständlichen Webseiten in Deutschland und unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit zwischen der Klägerin und der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., zustande gekommenen Vereinbarungen und des anwendbaren Rechts der Gleichnamigen im Verhältnis zwischen den Parteien – keine Markenverletzungen vor. Die Klägerin habe Internetpräsenzen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., ferner jahrelang unbeanstandet geduldet, so dass die nunmehr geltend gemachten Ansprüche verwirkt seien. Im Übrigen verwende die Klägerin selbst auf ihren in den U.S.A. ohne Weiteres abrufbaren englischsprachigen Webseiten vielfach das Wort „MERCK“ in Alleinstellung oder mit nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen, veröffentliche die Klägerin unter Verwendung des Zeichens „MERCK“ in Alleinstellung oder mit nicht kennzeichnungskräftigen Zusätzen englischsprachige Stellenanzeigen für ihre Tochterunternehmen in den U. S. A. ohne Zugangsbeschränkungen im Internet, verwende die Klägerin den Begriff „Merck“ auch auf ihren U.S.-Webseiten „www.emdgroup.com“, „www.emdmillipore.com“ und „www.emdserono.com“ als Metatag und ermögliche die Klägerin Interessenten in den U. S. A. die Kontaktaufnahme mit ihren Mitarbeitern unter Mail Adressen mit dem Aufbau „Vorname.Nachname@merckgroup.com“.
Die vorliegende Klage ist ursprünglich am 11.03.2013 zum hiesigen Az. 327 O 140/13 bei dem erkennenden Gericht anhängig gemacht worden.
Mit zum hiesigen Az. 327 O 140/13 ergangenem Beschluss vom 14.04.2016 hat die Kammer gemäß § 145 ZPO angeordnet, dass die Klage im Umfang der Klageanträge zu den Ziff. I 2 und I 3 sowie zu den Ziff. I 4 bis I 6, soweit sich diese auf die Klageanträge zu den Ziff. I 2 und I 3 beziehen, aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie der auf diese Hauptanträge bezogenen Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015 und die Klage im Umfang der Klageanträge zu Ziff. II aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie der auf diese Hauptanträge bezogenen Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015 in abgetrennten Prozessen verhandelt werden. Bei dem vorliegenden Verfahren handelt es sich um das mit dem Beschluss vom 14.04.2016 abgetrennte Verfahren betreffend die ursprüngliche Klage im Prozessrechtsverhältnis zwischen den Parteien dieses Rechtsstreits im Umfang der Klageanträge zu Ziff. II aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie der auf diese Hauptanträge bezogenen Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015.
Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes im Übrigen wird ergänzend auf die in dem Rechtsstreit zum hiesigen Az. 327 O 140/13 bis zum 14.04.2016 bei dem Gericht eingegangenen Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen, soweit diese das Prozessrechtsverhältnis zwischen den Parteien des vorliegenden Rechtsstreits betreffen, auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen in dem Rechtsstreit zum hiesigen Az. 327 O 184/16 sowie auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 13.11.2014 und 18.02.2016 (noch zu dem hiesigen Az. 327 O 140/13), vom 27.04.2017 und vom 25.10.2018 verwiesen (§ 313 Abs. 2 Satz 2 ZPO).
Die Klage ist lediglich in dem aus dem Tenor zu den Ziff. I bis III ersichtlichen Umfang zulässig und begründet. Im Übrigen ist sie zum Teil bereits unzulässig und jedenfalls unbegründet
I.
Aufgrund des Umfangs des Prozessstoffs und der Klagehaupt- und -hilfsanträge hält die Kammer im Folgenden einleitend die Grundsätze fest, die für die Annahme hinreichend bestimmter Klageanträge und eines sog. „commercial effect“ von Internetseiten in Deutschland – insoweit sowohl die Zulässigkeit als auch die Begründetheit der Klage im Übrigen betreffend – gelten und führt aus, dass – und aus welchen Gründen – im Verhältnis zwischen den Parteien in Deutschland die Grundsätze über das sog. Recht der Gleichnamigen anwendbar sind und im Streitfall weitgehend eine normative Einschränkung der Rechte der Klägerin aus deren Unternehmenskennzeichen, der Klagemarke sowie auch im Rahmen von § 5 Abs. 2 UWG erforderlich ist.
1.
a) Nach § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO darf ein Verbotsantrag nicht derart undeutlich gefasst sein, dass Gegenstand und Umfang der Entscheidungsbefugnis des Gerichts (§ 308 Abs. 1 ZPO) nicht erkennbar abgegrenzt sind, sich der Beklagte deshalb nicht erschöpfend verteidigen kann und letztlich die Entscheidung darüber, was ihm verboten ist, dem Vollstreckungsgericht überlassen bleibt (vgl. zuletzt BGH GRUR 2018, 417 ff. (419) – Resistograph m. w. N.).
b) Die Verwendung auslegungsbedürftiger Begriffe im Klageantrag zur Bezeichnung der zu untersagenden Handlung ist hinnehmbar und im Interesse einer sachgerechten Verurteilung zweckmäßig oder sogar geboten, wenn über den Sinngehalt der verwendeten Begriffe kein Zweifel besteht, so dass die Reichweite von Antrag und Urteil feststeht, wovon im Regelfall dann auszugehen ist, wenn über die Bedeutung des an sich auslegungsbedürftigen Begriffs zwischen den Parteien kein Streit besteht und objektive Maßstäbe zur Abgrenzung vorliegen oder wenn zum Verständnis des Begriffs auf die konkrete Verletzungshandlung und die gegebene Klagebegründung zurückgegriffen werden kann (vgl. BGH a. a. O. (S. 420) m. w. N.).
c) Ist – wie hier – zwischen den Parteien streitig, ob bzw. inwieweit eine Zeichennutzung in Deutschland vorliegt, ergibt sich das Charakteristische der konkreten Verletzungshandlung erst aus den besonderen Umständen, die nach Ansicht des Klägers den erforderlichen Inlandsbezug begründen (vgl. BGH a. a. O.). Es fehlen objektive Maßstäbe für die Abgrenzung, wann in derartigen Fällen ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug besteht. Die Prüfung dieser Frage ist vielmehr im Einzelfall schwierig. Die dafür erforderliche komplexe rechtliche Würdigung ist dem Erkenntnisverfahren vorbehalten und kann nicht ins Vollstreckungsverfahren verlagert werden. Der Kläger muss den Inlandsbezug in derartigen Fällen daher konkret umschreiben und gegebenenfalls mit Beispielen unterlegen (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.). Dabei führt ein dem verallgemeinernden Teil des Klageantrags angefügter „insbesondere“-Zusatz nicht zu einer Einschränkung des im Obersatz formulierten Klagebegehrens, sondern stellt nur eine Auslegungshilfe dar (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.). Als Auslegungshilfe verdeutlicht der mit „insbesondere“ eingeleitete Teil des Antrags lediglich, welche Benutzungsformen der Klagemarke der Kläger beanstandet (vgl. BGH a. a. O.). Er gibt jedoch keinen Aufschluss für die Bestimmung relevanter Inlandshandlungen (vgl. BGH a. a. O.). Eine unbestimmte Antragsformulierung ist allerdings unschädlich, wenn sich das Begehrte im Tatsächlichen durch Auslegung unter Heranziehung des Sachvortrags des Klägers eindeutig ergibt und die betreffende tatsächliche Gestaltung zwischen den Parteien nicht infrage gestellt ist, sondern sich der Streit der Parteien ausschließlich auf die rechtliche Qualifizierung der angegriffenen Verhaltensweise beschränkt (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.).
d) Im Übrigen sind die Gerichte nicht verpflichtet, umfangreiche ungeordnete Anlagenkonvolute von sich aus durchzuarbeiten, um so die erhobenen Ansprüche zu konkretisieren (BGH NJW-RR 2004, 639 f. (640)).
2.
Aufgrund des im Immaterialgüterrecht maßgeblichen Territorialitätsprinzips ist der Schutzbereich der Klageschutzrechte auf das Gebiet Deutschlands beschränkt.
Ein Unterlassungsanspruch nach den §§ 14 Abs. 5, 15 Abs. 4 MarkenG setzt deshalb eine das Kennzeichenrecht verletzende Benutzungshandlung in Deutschland voraus.
Diese ist zwar regelmäßig gegeben, wenn in Deutschland unter dem Zeichen Waren oder Dienstleistungen angeboten werden. Allerdings ist nicht jede Kennzeichennutzung in Deutschland dem Kennzeichenschutz nach dem MarkenG unterworfen. Ob eine relevante Verletzungshandlung im Inland vorliegt, bedarf besonderer Feststellungen, wenn das beanstandete Verhalten seinen Schwerpunkt im Ausland hat (vgl. BGH GRUR 2018, 417 ff. (421) – Resistograph m. w. N.; vgl. ferner Peukert IIC 2016, 60 ff. (75) m. w. N.). Daher darf nicht jedes im Inland abrufbare Angebot für Dienstleistungen oder Waren aus dem Ausland im Internet bei Verwechslungsgefahr mit den Klageschutzrechten kennzeichenrechtliche Ansprüche auslösen. Erforderlich ist vielmehr, dass das Angebot einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) in Bezug auf das Territorium Deutschlands aufweist. Ob ein derartiger Inlandsbezug besteht, ist aufgrund einer Gesamtabwägung der Umstände festzustellen (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.).
Die herkunftshinweisende Funktion der Klagemarke ist beeinträchtigt, wenn aus der angegriffenen Verletzungsform für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in dieser beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Klagemarke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen, wobei der Umstand, dass einige Internetnutzer möglicherweise nur schwer erkennen können, dass die angegriffene Verletzungsform nichts mit dem Inhaber der Klagemarke zu tun hat, nicht ausreicht, um eine Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion festzustellen (EuGH EuZW 2011, 834 ff. (837) - Interflora).
Im Rahmen der vorzunehmenden Gesamtabwägung zur Beurteilung der Frage, ob eine angegriffene Verletzungsform einen hinreichenden wirtschaftlich relevanten Inlandsbezug („commercial effect“) in Bezug auf das Territorium Deutschlands aufweist, sind einerseits die Auswirkungen der Kennzeichenbenutzung auf die wirtschaftlichen Interessen des Zeicheninhabers in Deutschland zu berücksichtigen. Andererseits ist maßgebend, ob und inwieweit die Rechtsverletzung sich als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Sachverhalte darstellt, auf die der in Anspruch Genommene keinen Einfluss hat, oder ob dieser etwa durch die Schaffung von Bestellmöglichkeiten aus dem Inland oder die Lieferung auch ins Inland zielgerichtet von der inländischen Erreichbarkeit profitiert (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.).
Dabei reicht es für die Annahme eines relevanten Inlandsbezugs nicht bereits aus, dass die Möglichkeit besteht, dass nicht-deutschsprachige, im Inland ansässige Interessenten eine englischsprachige ausländische, vorrangig auf den außerdeutschen Markt ausgerichtete Webseite bevorzugen könnten, weil sie die englische Sprache besser verstehen (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.). Die grundsätzlich bestehende Möglichkeit zum Aufruf ausländischer Internetseiten aus dem Inland kann als solche schon deshalb kein für die Gesamtabwägung relevantes Kriterium sein, weil sie von dem Inhaber der Internetseite nicht beeinflusst werden kann (vgl. BGH a. a. O. m. w. N.).
3.
Der Streitfall ist ferner unter Berücksichtigung der zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätze und nicht nach Prioritätsgrundsätzen zu entscheiden. Zu berücksichtigen ist insoweit ferner, dass der Mutterkonzern der Beklagten um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., in den U. S. A., seinem Sitzstaat, über die gegenüber der Klägerin prioritätsbesseren Rechte an dem Zeichen „Merck“ verfügt.
Jedenfalls seit dem 12.09.1955 (Vertrag gemäß Anlage B 4) besteht eine unternehmenskennzeichenrechtliche Gleichgewichtslage zwischen den Parteien in der Europäischen Union dergestalt, dass sowohl der Kläger- als auch dem U.S.-amerikanischen M.-Konzern, zu dem die Beklagte gehört, der firmenrechtliche Auftritt unter dem Zeichen „Merck“ nebst einem Rechtsformzusatz in Deutschland und den weiteren heutigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestattet ist.
Der Vertrag gemäß Anlage B 4 hatte dem U.S.-amerikanischen M.-Konzern für Deutschland die Benutzung der Unternehmensbezeichnungen „M. & Co. Inc.“ oder „M. & Co. Limited“ sowie „M. S. & D.“ und für „all other countries“ die Benutzung der Unternehmenskennzeichen „M. & Co. Inc.“ und „M. & Co. Limited“, jeweils mit einem konkret spezifizierten aufklärenden geografischen Zusatz, gestattet.
Mit dem Vertrag vom 01.01.1970 (Anlage K 1), der den Vertrag gemäß Anlage B 4 ersetzt hat, hatte die Klägerseite die Verwendung von „M. & Co., Inc.“, „M. & Co. Limited“ und „M. S. & D.“ durch den U.S.-amerikanischen M.-Konzern als Unternehmenskennzeichen in Deutschland und den übrigen heutigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gemäß den Ziff. 3 ff. des Vertrages gemäß Anlage K 1 in Verbindung mit Ziff. 3 des Vertrages zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der M.S. & D. Corp. vom 24.11.1975 (Anlage K 2) weiterhin akzeptiert.
Gemäß Ziff. 5 des Vertrages vom 24.11.1975 hat die Klägerseite ferner die Verwendung „of the term MERCK as a trademark in advertisements appearing in journals which emanate from countries where the respective company has the right to use the trademark MERCK“ (Unterstreichung durch die Kammer) durch den U.S.-amerikanischen M.-Konzern, mithin – unter den bezeichneten Voraussetzungen (insbes. Herkunft der die Werbung des U.S.-amerikanischen M.-Konzerns enthaltenden Veröffentlichung insbesondere aus den U.S.A. oder Kanada) – die markenmäßige Nutzung des Zeichens „MERCK“ in der Werbung durch den U.S.-amerikanischen M.-Konzern, in u. a. der (heutigen) Europäischen Union akzeptiert.
Nach den zum Recht der Gleichnamigen entwickelten Grundsätzen muss es der Inhaber eines Kennzeichenrechts in aller Regel nur dann hinnehmen, dass der Inhaber des anderen Kennzeichenrechts die Verwechslungsgefahr erhöht und damit die Gleichgewichtslage stört, wenn dieser ein schutzwürdiges Interesse an der Benutzung hat und alles Erforderliche und Zumutbare tut, um einer Erhöhung der Verwechslungsgefahr weitestgehend entgegenzuwirken (vgl. BGH GRUR 2010, 738 ff., Rn. 19 ff. – Peek & Cloppenburg m. w. N.).
4.
Nicht im Sinn einer völkerrechtlichen Verpflichtung, indes als sog. soft law, das die Kammer ohne weitere nationale Gesetzgebungsakte als Quelle der Inspiration berücksichtigen und in der Praxis umsetzen kann, sind aufgrund der Besonderheiten des Internets als World Wide Web, das die Territorialität von Zeichennutzungen faktisch aufgehoben hat, so dass bei Gleichnamigen in verschiedenen Staaten, die in ihren jeweiligen Sitzstaaten jeweils über die gegenüber dem Prozessgegner besseren Zeichenrechte und jeweils über weltweit abrufbare Webpräsenzen verfügen, ein nach Treu und Glauben angemessener Ausgleich zu schaffen ist, ferner die Regelungen der „Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet” der Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property und der General Assembly der World Intellectual Property Organization (WIPO) aus September/Oktober 2001 (im Folgenden die „Joint Recommendation“), insbesondere deren Artt. 2, 3, 9, 10, 12 und 15 zu berücksichtigen (vgl. dazu allgemein Drexl in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2018, Teil 8. Internationales Immaterialgüterrecht, Rn. 350-353).
In transnationalen Markenrechtskonflikten gilt mit Peukert IIC 2016, 60 ff. (77):
„The binary logic of allocating exclusive rights in a sign to one party on the basis of the principle of priority has to give way to the principle of fair coexistence of conflicting trade mark laws or rights if the alleged infringer shows that she holds a right in the sign or at least has a legitimate interest in using the sign without the consent of the proprietor of the trade mark according to another trade mark law.”
Sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie auch die U. S. A. und Kanada sind Mitgliedstaaten der WIPO.
In seiner „Hotel Maritime“-Entscheidung hatte sich der Bundesgerichtshof ausdrücklich – durch Bezugnahme auf die Verwendung des Begriffs „commercial effect“ durch die WIPO und die diesbezüglichen Ausführungen des OLG Karlsruhe als Vorinstanz (MMR 2002, 814 ff. (816)) – an den Prinzipien der Joint Recommendation orientiert (vgl. BGH GRUR Int. 2005, 433 ff. (434) – HOTEL MARITIME).
Die Joint Recommendation verfolgt das Ziel, die Reichweite der nationalen Markenrechte im Internet genauer abzugrenzen. Dazu entwickelt sie weder ein materielles Markenrecht für das Internet noch spezielle Kollisionsnormen noch versucht sie, das Internet zu re-territorialisieren, indem sie den Nutzern von Kennzeichen im Internet kaum erfüllbare Pflichten nach einer großen Zahl anwendbarer nationaler Rechte auferlegt, sondern unternimmt sie eine Gratwanderung zwischen der Anerkennung der territorialen Natur von Markenrechten einerseits und der Anerkennung des globalen Charakters des Internets andererseits (vgl. Drexl a. a. O., Rn 351).
Nach Art. 2 der Joint Recommendation begründet eine Zeichennutzung im Internet nur dann eine Benutzung in dem Staat, in dem das jeweilige Klagezeichen Schutz genießt, wenn „the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3“. Die einzelnen „Factors for Determining Commercial Effect in a Member State“ werden sodann in Art. 3 der Joint Recommendation definiert.
Die sich aus einer Verletzung ergebenden Ansprüche (remedies) sind in Part VI der Joint Recommendation geregelt. Gemäß Art. 13 Abs. 1 der Joint Recommendation haben sie „proportionate to the commercial effect of the use in that Member State“ (Unterstreichung durch die Kammer) zu sein.
Im Hinblick auf Unterlassungsansprüche fordert die Joint Recommendation in deren Art. 14 die zuständigen Behörden und Gerichte dazu auf, sich auf Maßnahmen zu beschränken, die lediglich die wirtschaftlichen Auswirkungen im betreffenden Staatsgebiet aufheben sollen. Anzustreben ist die Verhinderung einer Kollision der Kennzeichennutzung im Internet, nicht dagegen die gänzliche Untersagung der Nutzung eines Kennzeichens im Internet mit globaler Wirkung (vgl. auch Drexl a. a. O., Rn. 352).
Gemäß Art. 15 Abs. 1 der Joint Recommendation ist sogar auf Anordnungen zu verzichten, die ein faktisches Verbot der Benutzung von Kennzeichen im Internet zur Folge haben könnten. Danach ist die als „competent authority“ im Sinne von Art. 1 (iv) der Joint Recommendation angerufene Kammer gemäß Art. 15 Abs. 2 der Joint Recommendation angehalten, zu
„not, in any case, impose a remedy that would prohibit future use of the sign on the Internet, where
(i) the user owns a right in the sign in another Member State, uses the sign with the consent of the owner of such a right, or is permitted to use the sign, in the manner in which it is being used on the Internet, under the law of another Member State to which the user has a close connection; and
(ii) any acquisition of a right in the sign, and any use of the sign, has not been in bad faith.“
In den „EXPLANATORY NOTES“ – einer Auslegungshilfe „prepared by the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) for explanatory purposes only“ – der Joint Recommendation zu deren Art. 15 heißt es wie folgt:
„15.01 Paragraph (1) This provision contains another implementation of the general principle of proportionality set out in Article 13. An injunction to cease every use of a sign on the Internet would go far beyond the territory for which the infringed right in that sign has effect. It would have an effect which is as global as the Internet and could, therefore, also be called a ‘global injunction.’ Applying the principle of proportionality, therefore, means that competent authorities should, as far as possible, refrain from granting such ‘global injunctions.’ However, the provision does not completely exclude prohibitions of use, which can be justified particularly in cases of bad-faith use, such as cybersquatting. The provision does, therefore, not interfere with national anti-cybersquatting laws which provide for prohibitions of use in such cases of use in bad faith.
15.02 Paragraph (2) This provision generally exempts users from ‘global injunctions’ if they do not act in bad faith as described in Article 4, and if they either hold a right in that sign themselves, or are otherwise permitted to use the sign on the Internet in the way they use it. It should be noted that the concept of ‘permitted use’ in Article 15 is wider than the one in Article 9. In Article 9, “permitted use” is limited to the fair use of generic or descriptive terms, and to use which is supported by a non-commercial right such as a personal name (see Note 9.06 above). For the purpose of applying Article 15, however, no such limitation exists. Under this provision, there are many additional reasons why users might be permitted to use a sign in a particular way even if they do not own a right in it as defined in Article 1(ii); the user might, for example, be permitted to use the sign simply because no other person owns a right in it. If his use is merely permitted, the user could not rely on Articles 9 to 12 in order to avoid liability for the infringement of rights protected under the laws of other countries. The effect of paragraph (2) is that, in cases of permitted good-faith use, a competent authority can only apply limitations of use, such as those described in Article 14“
(Unterstreichungen durch die Kammer).
5.
Unter Berücksichtigung der aus den Ziff. I 3 und 4 ersichtlichen Gesichtspunkte ist im Hinblick auf die hier streitgegenständlichen Zeichenverwendungen im Internet im Verhältnis zwischen den Parteien ferner eine normative Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten veranlasst (vgl. dazu schon die Überlegungen von Bettinger/Thum in GRUR Int. 1999, 659 ff.). Nichts anderes gilt im Hinblick auf § 5 Abs. 2 UWG, denn bei der Anwendung der lauterkeitsrechtlichen Vorschriften zum Schutz vor Herkunftstäuschungen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und Abs. 2 UWG sind im Einzelfall Wertungswidersprüche zum Markenrecht zu vermeiden. Dem Zeicheninhaber darf über das Lauterkeitsrecht keine Schutzposition eingeräumt werden, die ihm nach dem Kennzeichenrecht nicht zukommt (BGH GRUR 2018, 924 ff. (930) - ORTLIEB).
Bereits in seiner Entscheidung „Tannenzeichen“ vom 10.11.1967 hatte das Landgericht Mannheim in Bezug auf einen Sachverhalt, in dem die Benutzung einer im Inland geschützten Kennzeichnung in einer U.S.-amerikanischen internationalen Zeitschrift, die zum ganz überwiegenden Teil ihrer Gesamtauflage im Ausland verbreitet worden war, durch den – ab einer diesbezüglichen Verwarnung mit Wissen der dortigen Beklagten erfolgenden – Vertrieb eines geringen Teils ihrer Gesamtauflage in Deutschland streitgegenständlich gewesen ist, das Vorliegen einer Verletzung der dortigen deutschen Klagemarke mit der nachfolgenden, die konkrete Interessenlage berücksichtigenden, wertenden Argumentation verneint (LG Mannheim GRUR Int. 1968, 236 ff. (237) – Tannenzeichen):
„a) Das deutsche Warenzeichen gilt nur im Inland. Nur für das Inland konnte der deutsche Gesetzgeber kraft seiner Hoheitsgewalt die ausschließliche Benutzungsbefugnis verleihen, die das Wesen des Zeichenrechts ausmacht. Nur eine territorial begrenzte Geltung des Zeichenrechts ist auch mit dem Sinn und Zweck der Pariser Verbandsübereinkunft und des Madrider Markenabkommens vereinbar (vgl. RGZ 127, 76/81 = GRUR 1927, 890 - Springendes Pferd; BGH in GRUR 1964, 372 /374 - Maja; Baumbach-Hefermehl, WZG, § 15 Anm. 45; v. Gamm, WZG, § 15 Anm. 32; Trüstedt in Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4. Aufl. (1966), Bd. 1, 13. Kap. Anm. 2). Dieses ‚Territorialitätsprinzip‘ ist keine Einschränkung eines an sich weitergehenden Warenzeichenrechts durch international-privatrechtliches Kollisionsrecht, sondern ergibt sich aus Art und Umfang der Rechtsmacht, die das Zeichenrecht verleiht (vgl. BGH in GRUR 1964, 372 /375 - Maja). Die Grenzziehung bereitet bei untrennbar komplexen Auslands-Inlands-Sachverhalten Schwierigkeiten. Der Konflikt zwischen dem territorial begrenzten Warenzeichenschutz und der daraus folgenden Bezeichnungsfreiheit im Ausland kann hier nur durch eine die konkrete Interessenlage berücksichtigende, wertende Entscheidung gelöst werden (BGH, a.a.O. - Maja). Inwieweit die Kennzeichnung des angeblichen Verletzers im Ausland Zeichenschutz genießt oder nur die aus der Territorialität des Zeichens fließende Bezeichnungsfreiheit im Ausland für sich hat, ist dabei grundsätzlich ohne Bedeutung (vgl. v. Gamm, WZG, § 15 Anm. 34).
b) Im vorliegenden Fall muß eine solche wertende Entscheidung zugunsten der Bekl. ausfallen. Die Kl. kann ihr auf Grund ihres deutschen Warenzeichens die Verwendung der beanstandeten Bezeichnung im Ausland nicht verbieten. Da beide internationalen Zeitschriften, in denen die Bekl. inseriert hat, keine regional differenzierten Ausgaben haben, die Bekl. also nur die Wahl hat, durch diese Zeitschriften im Ausland und Inland oder überhaupt nicht zu werben, liegt ein untrennbar gemischter Auslands-Inlands-Sachverhalt vor. In dieser Konfliktslage ergibt sich hier ein eindeutiges Übergewicht zugunsten der ausländischen Kennzeichnungsfreiheit über das deutsche Zeichenrecht, da nur ein geringer Teil der Gesamtauflage der beiden Zeitschriften ins Inland gelangt. Es kann der Bekl. unter diesen Umständen nicht zugemutet werden, auf die Verwendung ihres Kennzeichens in bedeutenden und damit besonders werbewirksamen internationalen Zeitschriften zu verzichten. Die Kl. hat diese ihr ungünstige Interessenlage selbst zutreffend dahin gekennzeichnet, die inländische Zeichenbenutzung sei hier nur ein ‚Abfallprodukt‘, ein ‚Überschwappen‘ der überwiegenden und zulässigen Auslandsbenutzung. Eine darin liegende Beeinträchtigung ihres Zeichens hinzunehmen, kann der Kl. deswegen um so mehr zugemutet werden, weil die Bekl. bislang die Waren, für die sie mit ihrem Kennzeichen wirbt, im Inland nicht vertrieben hat und versichert, sie beabsichtige einen solchen Vertrieb auch für die Zukunft nicht. Hinzu kommt, daß sich beide englischsprachigen Zeitschriften, in denen die Anzeigen der Bekl. erschienen sind, nicht an das breite Käuferpublikum der Kl. wenden, sondern in der Mehrzahl gebildete und unterscheidungsfähige Personen ansprechen, so daß eine unzumutbare Beeinträchtigung der Funktionen des Klagezeichens nicht zu befürchten ist.“
Ausweislich Ziff. 5 des Vertrages vom 24.11.1975 (Anlage K 2) entspricht dies auch der zwischen den Konzernen, denen die Parteien dieses Rechtsstreits zugehören, gelebten zeichenrechtlichen Abgrenzungspraxis.
Im Rahmen der Regelung des Kollisionsverhältnisses, das – zur Herstellung der vollständigen Rechtseinheit im vereinigten Deutschland auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes – durch die wechselseitige Erstreckung von für das alte Bundesgebiet bei dem DPMA und für das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik bei dem ehemaligen Patentamt der Deutschen Demokratischen Republik eingetragenen Marken auf das jeweils andere Gebiet gemäß den §§ 1 und 4 des Gesetzes über die Erstreckung von gewerblichen Schutzrechten (Erstreckungsgesetz – ErstrG) vom 23.04.1992 entstanden ist, hat der Gesetzgeber in Bezug auf eine Zeichennutzung zur u. a. eine Rundfunk- und Fernsehwerbung umfassenden Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, in § 30 Abs. 2 Nr. 1 ErstrG das Folgende bestimmt:
„Das Zeichen darf auch ohne Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens in dem Gebiet, auf das es erstreckt wird, benutzt werden
1. zur Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, wenn die Verbreitung dieser öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen nicht in zumutbarer Weise auf das Gebiet beschränkt werden kann, in dem das Zeichen bisher schon galt“.
In der Begründung des Regierungsentwurfs zu § 30 Abs. 2 Nr. 1 ErstrG (BT-Drucksache 12/1399 vom 30.10.1991) heißt es hierzu wie folgt:
„Die Benutzung einer Marke in der Werbung für die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen gehört zu den Kernbereichen des Ausschließlichkeitsrechts des Zeicheninhabers. Das nach Absatz 1 gewährleistete Ausschlußrecht umfaßt grundsätzlich die Befugnis, die Benutzung des erstreckten Zeichens im hinzugetretenen Gebiet in der Werbung zu unterbinden. Dies könnte zu einer unangemessenen Behinderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der Markeninhaber führen, soweit es um ihre Möglichkeit geht, für die Werbung für ihre Produkte oder Dienstleistungen Medien zu benutzen, die über das jeweilige Schutzgebiet hinaus Verbreitung auch in dem anderen Teilgebiet finden, etwa überregionale Zeitungen oder Zeitschriften, in denen Werbeanzeigen nicht getrennt nach bestimmten Verbreitungsgebieten ‚geschaltet‘ werden können, oder Fernseh- oder Rundfunkwerbung, deren Ausstrahlung nicht auf das Ursprungsgebiet beschränkt werden kann. In diesen Fällen bliebe der Zeicheninhaber vor die Alternative gestellt, entweder die Zustimmung des Inhabers des im anderen Gebiet bestehenden kollidierenden Zeichens einzuholen oder, falls ihm diese versagt bleibt, auf den Einsatz dieser Werbemedien ganz zu verzichten. Zur Lösung dieses Problems schlägt der Entwurf die in Nummer 1 enthaltene besondere Regelung vor. Danach soll es der Zustimmung des Inhabers des anderen Zeichens nicht bedürfen, wenn das Zeichen in seinem Ursprungsgebiet zur Werbung in öffentlichen Bekanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind, benutzt wird und diese öffentlichen Bekanntmachungen oder Mitteilungen auch in dem hinzugekommenen Gebiet Verbreitung finden. Voraussetzung ist allerdings, daß dem Werbenden die Beschränkung der Verbreitung auf das Ursprungsgebiet des Zeichens nicht zuzumuten ist. In diesem Fall soll der mit der Werbung verbundene Eingriff in das Ausschließlichkeitsrecht des anderen Zeicheninhabers nicht rechtswidrig sein, auch wenn dessen Zustimmung zu der Werbung fehlt.
Der Begriff der ‚öffentlichen Bekanntmachungen‘ und der ‚Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Personen bestimmt sind,‘ ist dabei den hergebrachten Formulierungen der Werbetatbestände des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (etwa dessen § 4 oder §§ 6, 6 d und 6 e entnommen; er erfaßt ebenso wie dort die üblichen Formen der Publikumswerbung, die sich an jedermann oder wenigstens an einen zwar begrenzten, aber grundsätzlich unbestimmten Kreis von Personen richten (neben Werbeanzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Rundfunk- und Fernsehsendungen auch öffentliche Ankündigungen durch Plakatwerbung oder Werbeprospekte). Wird in dieser Werbung ein Warenzeichen benutzt, dem in dem anderen Gebiet ein kollidierendes Recht entgegensteht, so soll die Werbung ohne Zustimmung des Inhabers des kollidierenden Rechts aber nur dann zulässig sein, wenn es dem Werbenden unmöglich oder wenigstens nicht zuzumuten ist, Einfluß auf die Verbreitung des Werbeträgers zu nehmen, also insbesondere bei der genannten überregionalen Zeitungswerbung oder der Rundfunk- und Fernsehwerbung, aber auch etwa bei der Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln (Busse, Straßenbahnen), die auch in dem anderen Gebiet verkehren.“
Hier wird eine vergleichbare Kollisionslage zwischen Inhabern zweier territorial begrenzter Kennzeichenrechte, die – zudem im selben (deutschen) Sprachraum – aufgrund überregionaler und in Bezug auf Kennzeichenschutz über-terroritorialer u. a. Fernseh- und Rundfunkwerbung entsteht, unter Berücksichtigung von Billigkeits- und Zumutbarkeitsgesichtspunkten gelöst.
Eine solche normative Einschränkung zeichenrechtlicher Verbotsansprüche ist auch im Rahmen der zeichenrechtlichen Beurteilung von – der Werbung in internationalen Zeitschriften zwar nur bedingt ähnlichen, jedenfalls aber der Fernseh- und Rundfunkwerbung vergleichbaren – grenzüberschreitenden werbemäßigen Zeichenverwendungen im Internet als „untrennbar komplexen Auslands-Inlands-Sachverhalten“ erforderlich. Die Beklagte kann aus den territorial auf das Gebiet Deutschlands beschränkten Klageschutzrechten bzw. aus § 5 Abs. 2 UWG nicht faktisch – über die Reichweite der Rechtsmacht der Klägerin aus den Klageschutzrechten weit hinausgehend – zum Verzicht auf die Nutzung des Internets als Werbemedium zum Hinweis und zur Weiterleitung auf die Internetpräsenz ihres U.S.-amerikanischen Mutterkonzerns gezwungen werden.
Soweit die Klägerin ausgeführt hat, die Beklagte könne zur Vermeidung der von der Klägerin als Klageschutzrechtsverletzungen angegriffenen Aufrufbarkeit von Webpräsenzen, die „Merck“-Zeichen aufweisen, in Deutschland Geoblocking- oder -targetingmethoden anwenden, kann eine für die Effektivität etwaiger Geoblocking- oder -targetingmethoden unerlässliche, zutreffende Ortung von Internetnutzern im jeweils maßgeblichen Zeitpunkt bereits durch eine Deaktivierung von GPS, WLAN, NFC (Near Field Communication), Bluetooth und mobilen Datennetzen oder die Nutzung von VPN (Virtual Private Network)-Verbindungen und Proxy-Servern ohne Weiteres verhindert werden. Schon aus diesem Grunde kann die grundsätzlich bestehende Möglichkeit zum Aufruf ausländischer Internetseiten aus Deutschland von dem Inhaber der Internetseite nicht beeinflusst werden (vgl. BGH GRUR 2018, 417 ff. (421) - Resistograph)
Gemäß Art. 3 Abs. 1 der seit dem 03.12.2018 geltenden Verordnung (EU) 2018/302 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2018 über Maßnahmen gegen ungerechtfertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden innerhalb des Binnenmarkts und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2006/2004 und (EU) 2017/2394 sowie der Richtlinie 2009/22/EG (im Folgenden die „Verordnung (EU) 2018/302“) ist es innerhalb des Binnenmarktes der Europäischen Union einem Anbieter zudem untersagt, den Zugang von Kunden zu der Online-Benutzeroberfläche des Anbieters aus Gründen der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden durch technische Mittel oder auf anderem Wege zu sperren oder zu beschränken. Gemäß Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2018/302 ist es einem Anbieter ferner ausdrücklich untersagt, Kunden aus Gründen der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung des Kunden zu einer Version der Online-Benutzeroberfläche des Anbieters weiterzuleiten, die sich von der Online-Benutzeroberfläche, auf die der Kunde ursprünglich zugreifen wollte, bei Layout, Sprache oder anderen Merkmalen, durch die die Benutzeroberfläche speziell auf Kunden mit einer bestimmten Staatsangehörigkeit oder einem bestimmten Wohnsitz oder Ort der Niederlassung zugeschnitten ist, unterscheidet, es sei denn, der Kunde hat einer solchen Weiterleitung ausdrücklich zugestimmt, und muss – im Falle einer Weiterleitung mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden – die Version der Online-Benutzeroberfläche des Anbieters, auf die der Kunde zuerst zugreifen wollte, für diesen Kunden weiterhin leicht zugänglich bleiben. Die Verordnung (EU) 2018/302 lässt gemäß deren Art. 1 Abs. 5 lediglich die auf dem Gebiet des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte geltenden Vorschriften, nicht aber markenrechtliche Vorschriften, unberührt. Aus Unionsmarken und – aufgrund richtlinienkonform harmonierter nationaler Mitgliedsstaatenrechte eingetragene – nationalen Marken folgende Rechtspflichten können zwar gemäß Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2018/302 zur Folge haben, dass Art. 1 Abs. 1 Abs. 1 und 2 der Verordnung (EU) 2018/302 nicht gelten, wenn – und soweit aufgrund Unions- und harmonisierten mitgliedsstaatlichen Markenrechts – die Sperrung, die Zugangsbeschränkung oder die Weiterleitung erforderlich ist, um die Erfüllung rechtlicher Anforderungen im Unionsrecht oder im mit dem Unionsrecht übereinstimmenden Recht eines Mitgliedstaats, dem die Tätigkeit des Anbieters unterliegt, zu gewährleisten. Danach muss aber in solchen Fällen gemäß Art. 3 Abs. 3 Sätzen 2 und 3 der Verordnung (EU) 2018/302 der Anbieter den Kunden klar und deutlich erläutern, aus welchen Gründen die Sperrung, Zugangsbeschränkung oder Weiterleitung erforderlich ist, um diese Erfüllung sicherzustellen, und zwar in der Sprache der Online-Benutzeroberfläche, auf die der Kunde anfänglich zugreifen wollte.
Dies zugrunde gelegt, mag zwar im Einzelfall eine Verpflichtung der Beklagten zur Nutzung bestimmter, konkreter und im Einzelnen näher bezeichneter Geoblocking- oder -targetingmethoden im Schutzgebiet der Klageschutzrechte gerechtfertigt sein. Solche – positiven – Handlungspflichten sind vorliegend indes nicht streitgegenständlich.
6.
Nachdem die Kammer bereits in der mündlichen Verhandlung vom 13.11.2014 – noch zu dem hiesigen Az. 327 O 140/13 – die Sach- und Rechtslage mit den Parteien „intensiv erörtert“ und in der mündlichen Verhandlung vom 18.02.2016 – ebenfalls noch zu dem hiesigen Az. 327 O 140/13 – ausführliche Ausführungen zur Zulässigkeit der Klage gemacht hat sowie in jener mündlichen Verhandlung mit den Parteien die Zulässigkeitsfragen intensiv erörtert hat, hat die Kammer mit Beschluss vom 27.04.2016 das Folgende angeordnet:
„Eingedenk des Umfanges und der Entwicklung der Klageanträge des Verfahrens zum Az. 327 O 140/13 wird der Klägerin analog § 273 Abs. 1 und 2 Nr. 1 ZPO aus prozessökonomischen Gründen zur Gewährleistung der Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit des Verfahrens aufgegeben, in diesem abgetrennten Verfahren bis zum 10.06.2016 (Eingang bei Gericht)
1. in einem Schriftsatz sämtliche Klageanträge (Haupt- und Hilfsanträge) in dem nun zu hiesigem Az. 327 O 184/16 anhängigen Verfahren zusammenfassend vorzutragen,
2. in einem Anlagenkonvolut für jeden Unterpunkt bzw. Spiegelstrich ihrer aktuellen Hauptanträge zu den Ziff. II 1 und II 2 – von denen der Antrag zu Ziff. II 2 zudem die Spiegelstriche der Hauptanträge zu Ziff. I 1, I 2 und I 3 in Bezug nimmt – und in der Reihenfolge der Antragsfassungen jeweils zumindest einen Verletzungsfall darzulegen, der die jeweils beanstandete Benutzung „für Arzneimittel, Waren zur Haut- und Gesundheitspflege“ einerseits und „für [...] Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens“ andererseits zeigt, wobei angeregt wird, insoweit der jeweiligen Anlagenkennzeichnung jeweils einen Zusatz „zu Klageantrag zu Ziff. II 2 a, ‚mercknewsroom.com‘, betreffend ‚Arzneimittel, Waren zur Haut- und Gesundheitspflege‘“ o. Ä. hinzuzufügen.
Zur Begründung der Klageanträge wird ferner angeregt, diese – angesichts des auch in dieser Akte befindlichen Beschlusses zum hiesigen Az. 327 O 140/13 vom 14.04.2016, dessen Gründe zu Ziff. I 1 eine umfangreiche Sachverhaltszusammenfassung enthalten – zusammenfassend nach Art eines „skeleton argument“ vorzutragen und ergänzend – erforderlichenfalls – den gesamten von der Klägerseite in dem Verfahren zum Az. 327 O 140/13 vorgetragenen Prozessstoff (Schriftsätze und Anlagen) dadurch auch in dieses Verfahren einzuführen, dass für das Gericht und die Gegenseite USB-Sticks, auf denen dieser gespeichert ist, zur Akte gereicht werden.“
Gemäß Anlage 1 zu dem Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 27.04.2017 hat die Kammer den Parteien im Hinblick auf die seinerzeitigen Klageanträge ferner die folgenden Hinweise erteilt:
„1. Die Kammer geht davon aus, dass es sich bei den Hauptanträgen zu den Ziff. I 1, I 2 und I 4 um abstrakte Verbotsanträge handelt und die in diesen jeweils enthaltenen Klammerzusätze bloße Beispiele von – aus Sicht der Klägerin – konkreten Verletzungsformen sein sollen, die die Anträge indes weder auf diese – aus Sicht der Klägerin – konkreten Verletzungsformen reduzieren noch im Sinne eines „insbesondere“-Zusatzes auszulegen sein sollen. Mag die Klägerin das klarstellen.
2. In dieser Form dürften die Hauptanträge zu den Ziff. I 1 und I 2 gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig sein, da unter diese abstrakten Anträge eine unüberschaubare Anzahl von Kombinationen und auch in vielfältiger Art und Weise denkbare rechtmäßige Verwendungsformen fallen dürften. Dies gilt in Bezug auf den Hauptantrag zu Ziff. I 2 insbesondere auch aufgrund der in diesem enthaltenen Formulierung „soweit auf den verlinkten Websites der Internetpräsenz der Marck S. & D. Corp. die in Anlagen Kb 2 und Kb 3 wiedergegebenen Verletzungshandlungen begangen werden“. Anlage Kb 3 ist die Klageschrift in dem Verfahren zum Az. 327 O 183/16. Anlage Kb 2 ist die Anlage Ka 1 in dem Verfahren zum Az. 327 O 183/16. I. Ü. dürften weitgehend mangels „commercial effect“ der verlinkten Seiten als solcher keine „Verletzungshandlungen“ „in Anlagen Kb 2 und Kb 3“ „begangen“ werden.
3. Der erste Hilfsantrag (Ziff. II) dürfte in Bezug auf die Hauptanträge zu den Ziff. I 1 und I 2 aus den zuvor genannten Gründen ebenfalls problematisch sein und durch die Hinzufügung von Begründungselementen eher unklarer werden.
4. Die Hauptanträge zu den Ziff. I 3 und I 4 dürften zulässig und begründet sein. Soweit die Beklagte bestreitet, dass es sich bei den Angaben „M.“, „M. S. & D.“ und „M. Investigators Program“ im Quellcode der Seite „msd.de“, wie aus den Screenshots in dem Hauptantrag zu Ziff. I 2 ersichtlich, um Metatags handelt, erschließt sich dies nicht. Jenes einfache Bestreiten dürfte auch vor dem Hintergrund, dass es sich bei den Webseiten unter „www.msd.de“ um die eigene Internetpräsenz der Beklagten handelt, nicht ausreichend sein.
5. Welche konkreten Teile des zweiten und dritten Hilfsantrages für den Fall gestellt sein sollen, dass die Hauptanträge zu den Ziff. I 1 und I 2 als unzulässig verworfen oder als unbegründet abgewiesen werden, erschließt sich aus dem Antragsgefüge nicht ohne Weiteres. Die Kammer geht aber davon aus, dass sich der zweite und dritte Hilfsantrag zu Ziff. 1 lit. a), b), d) und e) auf die Hauptanträge zu den Ziff. I 1 und I 2 beziehen.
6. Da vorliegend in Bezug auf jeden antragsgegenständlichen Screenshot im Einzelnen streitig sein dürfte, ob jeweils ein marken- oder unternehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch der antragsgegenständlichen Zeichen vorliegt, ist zudem die hinreichende Bestimmtheit der Formulierung ‚marken- und/oder unternehmenskennzeichenmäßig‘ im zweiten Hilfsantrag fraglich.“
II.
Im Folgenden (Ziff. III ff.) setzt sich die Kammer mit den Klageanträgen – den Hauptanträgen, dem Hilfsantragsblock „Erste Hilfsanträge“, dem Hilfsantragsblock „Zweite Hilfsanträge“, dem Hilfsantragsblock „Dritte Hilfsanträge“ und dem Hilfsantragsblock „Weitere Hilfsanträge“ – im Einzelnen auseinander.
III.
Im Einzelnen zu den Hauptanträgen:
1.
Die abstrakten Hauptanträge zu den Ziff. I 1, I 3 und I 4 (Seiten 28 und 29 bis 32 des Schriftsatzes vom 17.09.2018) sind unbegründet.
Der Beklagten kann aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage zwischen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., und der Klägerin, die auch im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten als „subsidiary“ bzw. „affiliate“ der M.S. & D. Corp. im Sinne der Abgrenzungsverträge gilt, im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und im Sinne einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG nicht abstrakt die Verwendung der klageantragsgegenständlichen „Merck“-URLs und -Zeichen sowie Metatags verboten werden. Die Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des U.S.-amerikanischen M.-Konzerns, der in den U. S. A. über die gegenüber der Klägerin prioritätsbesseren „Merck“-Zeichen verfügt. Hierauf – auf die Geschichte der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., diese betreffende Unternehmensinformationen und deren englischsprachige und als bloßer Reflex hiervon auch in Deutschland abrufbare Webpräsenzen, u. a. durch das Setzen von Links – hinzuweisen, kann der Beklagten nicht abstrakt und losgelöst vom werblichen Umfeld der Zeichennutzungen im Übrigen verboten werden. Insoweit ist auch die von der Klägerin behauptete Nutzung der Zeichen „M.“, „M. S. & D.“ und „M. Investigators Program“ als Metatags durch die Beklagte unschädlich.
2.
Der Hauptantrag zu Ziff. I 2 ist gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig, da er in seiner Formulierung insgesamt unbestimmt ist und eine Unterlassung der Weiterleitung auf die „Internetpräsenz der M. S. & D. Corp.“ begehrt wird, „soweit auf den verlinkten Websites der Internetpräsenz der M. S. & D. Corp. die in Anlagen Kb 2 und Kb 3 wiedergegebenen Verletzungshandlungen begangen werden (Anlage Kb 1 Screenshots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18)“. Soweit in dem Klageantrag auf Anlagen verwiesen wird, ist Anlage Kb 2 ein Konvolut von Internetausdrucken, dessen einzelne Seiten mit „Anlagenkonvolut Ka 1“ überschrieben sind, und Anlage Kb 3 ein Schriftsatz der Klägerinvertreter vom 24.06.2016 in dem Verfahren zum hiesigen Az. 327 O 183/16.
Der Antrag ist auch unbegründet. Unter Berücksichtigung der Artt. 2, 3, 9, 10, 12 und 15 der Joint Recommendation und im Sinne einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG begründet die von der Klägerin mit den in den Anlagen Kb 2 und Kb 3 vorgelegten Screenshots von der U.S.-amerikanischen Webpräsenz der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., allein dargelegte bloße Aufrufbarkeit der englischsprachigen Webpräsenzen des U.S.-amerikanischen M.-Konzerns auch in Deutschland – auch unter Berücksichtigung der über jene Webpräsenzen vorhandenen Verlinkungen u. a. über einen Button „Worldwide“ – keinen eine Verletzung der Klageschutzrechte oder von § 5 Abs. 2 UWG zu begründen vermöchten den „commercial effect“ der U.S.-amerikanischen und vornehmlich an Verkehrskreise in den U. S. A. gerichteten Webpräsenzen des U.S.-amerikanischen M.-Konzerns in Deutschland, der das von der Klägerin begehrte abstrakte Verbot rechtfertigen würde.
3.
Daran scheitern auch die insoweit von der Klägerin geltend gemachten Annexanträge (Seite 32 des Schriftsatzes vom 17.09.2018).
IV.
Mit den als „Erste Hilfsanträge“ bezeichneten Anträgen (Seiten 33 bis 34 des Schriftsatzes vom 17.09.2018) hat die Klägerin lediglich Umstände antragsgegenständlich gemacht, die ihrer Auffassung nach einen „commercial effect“ der Webpräsenzen gemäß den Hauptanträgen zu den Ziff. I 1 bis I 4 in Deutschland begründen. Die in diesem Antrag benannten Umstände ändern indes nichts an der aus Ziff. III ersichtlichen Auffassung der Kammer, dass der Beklagten als der deutschen Tochtergesellschaft der U.S.-amerikanischen Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., jedenfalls unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage, im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und im Sinne einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG nicht abstrakt die Verwendung von „Merck“-Zeichen verboten werden kann.
V.
Die Ausführungen zur Unbegründetheit der Hauptanträge nebst Annexanträgen gelten auch im Hinblick auf die mit „Zweite Hilfsanträge“ bezeichneten – ebenfalls abstrakten, lediglich mit „insbesondere“-Zusätzen versehenen – Unterlassungsanträge nebst Annexanträgen (Seiten 35 bis 41 des Schriftsatzes vom 17.09.2018), so dass die Klägerin auch mit diesen Hilfsanträgen nicht durchzudringen vermag.
Insoweit wird daher ergänzend auf die Ausführungen oben unter Ziff. I 1 c und III verwiesen.
VI.
Im Hinblick auf die mit „Dritte Hilfsanträge“ bezeichneten Unterlassungsanträge nebst Annexanträgen (Seiten 42 bis 48 des Schriftsatzes vom 17.09.2018) gilt:
Die Anträge zu den Ziff. IV 1 a) (erster Screenshot), IV 1 b) und IV 3 b) sind zulässig und begründet. In den aus diesen Screenshots ersichtlichen Verwendungen der Bezeichnungen „M. & Co., Inc.“, „M. & Co.“, „M. Investigators Studies Program“ und „www.merckformothers.com“ liegt eine Verletzung des Unternehmenskennzeichenrechts der Klägerin an der Bezeichnung „MERCK“ gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG in Deutschland. Es besteht Branchenidentität und mit jenen Zeichenverwendungen hat die Beklagte – unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage zwischen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., zu der auch die Beklagte gehört, und der Klägerin und auch im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und unter Berücksichtigung einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus deren Unternehmenskennzeichenrecht – die Gleichgewichtslage zwischen den Parteien gestört. Die Verwendungen sind unter der .de-Domain der Beklagten erfolgt und in ihnen wird – auch unter Berücksichtigung der Worte „W. S., N. J., U.S.A.“ in dem ersten Screenshot im Antrag zu Ziff. IV 1 a) – nicht hinreichend deutlich gemacht, dass nicht die Klägerin selbst in Deutschland unter Zeichen mit dem Bestandteil „M.“ tätig ist, sondern die Klägerin in Deutschland unter „MSD“ firmiert und zur U.S.-amerikanischen Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., gehört. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Verwirkung der insoweit – im Hinblick auf die gemäß den Ziff. IV 1 a) (erster Screenshot), IV 1 b) und IV 3 b) konkret streitgegenständlichen Benutzungshandlungen – von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sind nicht ersichtlich.
Der Klageantrag zu Ziff. IV 1 b) (zweiter Screenshot) ist mangels hinreichender Bestimmtheit gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig. Der Obersatz des Antrages in Verbindung mit den roten Umkreisungen in jenem in dem Antrag eingelichteten Screenshot lassen die Reichweite des begehrten Verbots nicht hinreichend deutlich erkennen.
Der Klageantrag zu Ziff. IV 2 ist unbegründet, da nicht ersichtlich ist, dass eine Verwendung jenes Metatags in jedem Zusammenhang auf der konkreten Webseite, für die er hinterlegt ist, eine Verletzung der Klageschutzrechte oder von § 5 Abs. 2 UWG begründet. Unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage zwischen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., zu der auch die Beklagte gehört, und der Klägerin, im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und im Sinne einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG kann nicht ausgeschlossen werden, dass jener Metatag zu einer nach Auffassung der Kammer unbedenklichen Zeichennutzung durch die Beklagte führt.
Der Klageantrag zu Ziff. IV 3 a) ist unbegründet, da der in diesem eingelichtete Screenshot zum einen keine kennzeichenmäßige Verwendung von „Merck“ zeigt und zum anderen darauf hingewiesen wird, dass über den Link weitere Informationen „zu MSD weltweit“ und zudem „in englischer Sprache“ abrufbar seien, wodurch der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien hinreichend Genüge getan wird.
Letzteres gilt auch für den Klageantrag zu Ziff. IV 4 aufgrund des Hinweises „ein Service von MSD“ sowie, da insoweit ersichtlich die englischsprachigen „Merck Manuals“ des U.S.-amerikanischen Mutterkonzerns der Beklagten zur Verfügung gestellt werden.
Im Umfang der Klageanträge zu den Ziff. IV 1 a) (erster Screenshot), IV 1 b) und IV 3 b) sind die Annexanträge zu den Ziff. IV 5, IV 6 a) und IV 7 zulässig und aus den §§ 15 Abs. 4 und 5, 19 MarkenG auch begründet. Insoweit fällt der Beklagten jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last. Der Annexantrag zu Ziff. IV 6 b) und c) ist indes mangels hinreichender Bestimmtheit gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig, da der Obersatz „in welchem Umfang sie die vorstehend in Ziffern IV. 1. bis IV. 4. bezeichneten Handlungen begangen hat, insbesondere“ keinen logischen Zusammenhang zu den Formulierungen unter lit. b) und c) jenes Antrages erkennen lässt. Im Übrigen ist der Beklagten lediglich die Verwendung einzelner, konkreter Webseiten untersagt worden, so dass die Klägerin von der Beklagten eine davon losgelöste, umfassende und zeitlich unbegrenzte Auskunft über den Umsatz, die Gestehungskosten und den Gewinn der Beklagten nicht verlangen kann.
VII.
Im Hinblick auf die mit „Weitere Hilfsanträge“ bezeichneten Unterlassungsanträge nebst Annexanträgen (Seiten 49 bis 84 des Schriftsatzes vom 17.09.2018) gilt:
Die Anträge zu den Ziff. V 1.2, V 7.1, V 7.3 und V 7.9 sind zulässig und begründet. In den aus diesen Screenshots ersichtlichen Verwendungen der Bezeichnungen mit dem Bestandteil „Merck“ liegt eine Verletzung des Unternehmenskennzeichenrechts der Klägerin an der Bezeichnung „MERCK“ gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG in Deutschland. Es besteht Branchenidentität und mit jenen Zeichenverwendungen hat die Beklagte – unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage zwischen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., zu der auch die Beklagte gehört, und der Klägerin und auch im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und unter Berücksichtigung einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus deren Unternehmenskennzeichenrecht – die Gleichgewichtslage zwischen den Parteien gestört. Die Verwendungen sind unter der .de-Domain der Beklagten erfolgt und in ihnen wird nicht hinreichend deutlich gemacht, dass nicht die Beklagte selbst in Deutschland unter Zeichen mit dem Bestandteil „Merck“ tätig ist, sondern die Beklagte in Deutschland unter „MSD“ firmiert und zur U.S.-amerikanischen Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., gehört. Tatsächliche Anhaltspunkte für eine Verwirkung der insoweit – im Hinblick auf die gemäß den Ziff. V 1.2, V 7.1, V 7.3 und V 7.9 konkret streitgegenständlichen Benutzungshandlungen – von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche sind nicht ersichtlich.
Der Klageanträge zu den Ziff. V 1.1 und V 7.2 sind gegenstandslos, nachdem dem Klageantrag zu den Ziff. IV 1 a) (erster Screenshot) und V 1.2 bereits stattgegeben worden ist.
Der Klageantrag V 7.5 ist ferner bereits mangels hinreichender Bestimmtheit gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig, da der in diesem eingelichtete Screenshot zwei Verwendungen der Bezeichnung „M. & Co., Inc.“ zeigt, eine davon – unbedenklich – mit dem Zusatz „W. S., USA (in Deutschland MSD S. & D. GMBH)“, ohne dass dem Klageantrag zu entnehmen wäre, auf welche der aus jenem Screenshot ersichtlichen Verwendungsformen er sich bezieht.
Im Übrigen – und soweit aufgrund der Klageabweisung vorangegangener Haupt- und Hilfsanträge überhaupt berufen – sind die mit „Weitere Hilfsanträge“ bezeichneten Unterlassungsanträge zu Ziff. V unter Berücksichtigung der Grundsätze über das Recht der Gleichnamigen und der Abgrenzungsvertragslage zwischen der Unternehmensgruppe um die M.S. & D. Corp. und die M. & Co., Inc., zu der auch die Beklagte gehört, und der Klägerin, im Lichte von Art. 15 der Joint Recommendation und im Sinne einer normativen Einschränkung der Rechte der Klägerin aus den Klageschutzrechten und § 5 Abs. 2 UWG unbegründet. Jene Verwendungsformen zeigen bloße Linksetzungen und enthalten im Übrigen jedenfalls der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien hinreichend Genüge tuende aufklärende Hinweise (Ziff. V 3: vgl. dazu die Ausführungen oben zu dem Klageantrag zu Ziff. IV 2; Ziff. V 4: „MSD weltweit [...] in englischer Sprache“ in Bezug auf den Link; Ziff. V 6: vgl. dazu die Ausführungen oben zu dem Klageantrag zu Ziff. IV 4; Ziff. V 7.4: „unserer Muttergesellschaft M. & Co., Inc., NJ, USA“; Ziff. V 7.6: „Unternehmensgruppe M. & Co., Inc., (in Deutschland MSD S. & D. GMBH)“; Ziff. V 7.7 und V 7.8: bloße – nicht kennzeichenmäßige – Darstellung der Unternehmensgeschichte des Mutterkonzerns der Beklagten; Ziff. V 7.10: nur beschreibend als Verweis auf den Mutterkonzern der Beklagten mit den Hinweisen „Praktika nach USA oder allgemein ins Ausland“ bzw. „amerikanischen Muttergesellschaft“; Ziff. V 7.11: „Stellen International“; Ziff. V 8.1: der erste Screenshot betrifft eine nach der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien unbedenkliche U.S.-Webseite des Mutterkonzerns der Beklagten und die Verwendung gemäß dem zweiten Screenshot ist der Beklagten bereits zu Ziff. IV 3 b) verboten worden und der Klageantrag insoweit daher gegenstandslos; Ziff. V 8.2: der erste Screenshot betrifft eine nach der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien unbedenkliche U.S.-Webseite des Mutterkonzerns der Beklagten und der zweite Screenshot enthält den der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien hinreichend Genüge tuenden Hinweis „unserer Muttergesellschaft M. & Co., Inc., NJ, USA“; Ziff. V 8.3: der erste Screenshot betrifft eine nach der Zeichenrechtslage zwischen den Parteien unbedenkliche U.S.-Webseite des Mutterkonzerns der Beklagten und der zweite Screenshot zeigt keine Benutzung der Bezeichnung „Merck“).
Im Umfang der Klageanträge zu den Ziff. V 1.2, V 7.1, V 7.3 und V 7.9 sind die Annexanträge zu den Ziff. V 9, V 10 a) und V 11 zulässig und aus den §§ 15 Abs. 4 und 5, 19 MarkenG auch begründet. Insoweit fällt der Beklagten jedenfalls Fahrlässigkeit zur Last. Der Annexantrag zu Ziff. V 10 b) und c) ist indes mangels hinreichender Bestimmtheit gemäß § 253 Abs. 2 Nr. 2 ZPO unzulässig, da der Obersatz „in welchem Umfang sie die vorstehend in Ziffern V. 1. bis V. 8. bezeichneten Handlungen begangen hat, insbesondere“ keinen logischen Zusammenhang zu den Formulierungen unter lit. b) und c) jenes Antrages erkennen lässt. Im Übrigen ist der Beklagten lediglich die Verwendung einzelner, konkreter Webseiten untersagt worden, so dass die Klägerin von der Beklagten eine davon losgelöste, umfassende und zeitlich unbegrenzte Auskunft über den Umsatz, die Gestehungskosten und den Gewinn der Beklagten nicht verlangen kann.
VIII.
Eine Aussetzung des Verfahrens gemäß Art. 29 oder Art. 30 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen kam nicht in Betracht, da in keinem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union eine Klage der Klägerin gegen die hiesige Beklagte wegen der hier streitgegenständlichen Ansprüche anhängig ist und der vorliegende Rechtsstreit nicht in dem Sinne im Zusammenhang mit einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union anhängigen Rechtsstreit steht, dass zwischen diesem Rechtsstreit und einem in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union anhängigen Rechtsstreit eine so enge Beziehung gegeben wäre, dass eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten erschiene und möglich wäre, um zu vermeiden, dass in getrennten Verfahren widersprechende Entscheidungen ergehen könnten.
IX.
Die Kostenentscheidung folgt aus den §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 709 Sätzen 1 und 2 ZPO.