1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin EUR 3.890,33 zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 31.10.2017 zu zahlen.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 30% und die Beklagte 70% zu tragen.
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des jeweils vollstreckbaren Betrages.
Die Parteien streiten um markenrechtliche Annexansprüche.
Die Klägerin entwirft Hundetragetaschen, die sie unter der Bezeichnung „M. N.“ vertreibt. Sie ist u.a. Inhaberin der deutschen Wortmarke „M. N.“ mit Priorität vom 14.11.2008, eingetragen u.a. für Leinen, Halsbänder, Betten, Kissen und Körbe für Haustiere, insbesondere für Hunde (Anlage K 5).
Die Beklagte bot Ende 2016 unter dem Zeichen „M. L.“ Hundeleinen und Accessoires für Tiere unter der Domain www.m..de an (Anlage K 7).
Die Klägerin ließ die Beklagte daraufhin mit Schreiben vom 17.11.2016 abmahnen (Anlage K 9). Anschließend erwirkte sie eine einstweilige Verfügung der Kammer vom 20.12.2016 (312 O 554/16), die den früheren Prozessbevollmächtigten der Beklagten am 29.12.2016 zugestellt wurde. Mit Schreiben vom 16.1.2017 zeigten die neuen Bevollmächtigten die Vertretung der Beklagten an und erklärten, dass die Übersendung eines Abschlussschreibens nicht angezeigt sei, da sie sich unaufgefordert hierzu äußern würden (Anlage K 12). Die Klägervertreterin übersandte gleichwohl am 17.1.2017 ein Abschlussschreiben (Anlage K 13). Die Beklagte gab am 25.1.2017 eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab (K 14) und erteilte am 14.2.2017 die Auskunft, dass sie mit den Verletzungsprodukten einen Umsatz von EUR 50.039,00 erzielt habe (Anlage K 15). Die Klägerin machte ihr mit Schreiben vom 18.4.2017 ein Vergleichsangebot (Zahlung von 3.388,40 EUR).
Die Klägerin macht im Wege der Klage nunmehr anteilige Abmahngebühren in Höhe von EUR 886,45, Gebühren für das Abschlussschreiben in Höhe von EUR 1.752,90, Schadensersatz in Höhe von 5 % des Umsatzes, also EUR 2.501,95, sowie Anwaltsgebühren für das Vergleichsangebot in Höhe von EUR 327,60 geltend.
Die Klägerin behauptet, ihre Produkte verfügten im Markt über eine hohe Bekanntheit. Sie meint, zwischen den kollidierenden Zeichen habe Verwechslungsgefahr bestanden. Auch sei die Klagemarke für Hundeleinen rechtserhaltend benutzt worden, denn jedem verkauften Produkt seien Leinen als Zubehör beigefügt. Es handele sich bei der Klagemarke um eine Prestigemarke, welche einen Lizenzsatz von 5% rechtfertige. Zudem sei auch die unberechtigte Nutzung der Internetdomain zu berücksichtigen, wofür das Landgericht Hamburg bereits im Jahre 2001 einen Mindestschaden von DM 1.000,00 pro Monat angesetzt habe (312 O 101/01). Die Klägerin habe für die internationale Anmeldung von Marken EUR 60.000,00 investiert und habe in den letzten Jahren eine höhere zweistellige Zahl von Abmahnungen wegen Plagiaten ausgesprochen. Von 2010 bis 2015 habe die Klägerin pro Jahr EUR 20.000,00 für Adwords-Werbung ausgegeben und sei bis heute jedes zweite Wochenende auf Messen präsent. Im Jahr 2014 habe sie einen Umsatz von knapp EUR 400.000,00 erzielt.
Die Klägerin beantragt,
1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin EUR 5.181,30 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klagezustellung zu zahlen;
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin weitere EUR 347,60 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Klagezustellung zur Erstattung der vorprozessualen Kosten der Klägerin zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte ist der Meinung, dass der Klägerin die geltend gemachten Ansprüche nicht zustünden. Sie bestreitet die rechtserhaltende Benutzung der Klagemarke ebenso wie die Bekanntheit der klägerischen Produkte. Die Beklagte habe sich auch nicht an die Klägerin angehängt, sondern ihren eigenen Spitznamen „M.“ verwendet. Aufgrund des abweichenden Gesamteindrucks der kollidierenden Zeichen habe auch keine Verwechslungsgefahr bestanden. Auch fehle es an der Warenähnlichkeit zwischen Lagerstätten für Hunde und Hundeleinen.
Darüber hinaus macht die Beklagte geltend, dass die Abmahnung inhaltlich unzureichend gewesen sei und die vorformulierte Unterlassungserklärung zu weit gewesen sei. Ferner sei die Abmahnung zu Unrecht auch auf § 4 Nr. 9 UWG gestützt worden, so dass die Kosten allenfalls anteilig zu erstatten seien.
Die Kosten für das Abschlussschreiben seien aufgrund des Schreibens der Beklagtenvertreter vom 16.1.2017 nicht ersatzfähig. Überdies meint die Beklagte, dass die Überlegungsfrist vor Kenntnis von der Antragsschrift noch nicht zu laufen begonnen habe. Die Kosten für das Vergleichsangebot seien ebenfalls nicht erstattungsfähig.
Auch sei der angesetzte Lizenzsatz von 5% überhöht.
Mit Beschluss vom 7.1.2019 hat die Kammer im Einverständnis mit den Parteien das schriftliche Verfahren angeordnet. Schriftsätze konnten noch bis zum 4.2.2019 eingereicht werden. Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die Schriftsätze der Parteien nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 8.5.2018 Bezug genommen.
Die Klage ist zulässig und zum überwiegenden Teil begründet.
I.
Die Klägerin kann von der Beklagten nach §§ 677, 683, 670 BGB Ersatz ihrer Abmahngebühren verlangen. Die Abmahnung vom 17.11.2016 (Anlage K 9) war berechtigt, da der Klägerin ein Unterlassungsanspruch bezüglich der Verwendung des Zeichens „M.’s l.“ nach §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG zustand.
1.
Die Einrede der Nichtbenutzung der Klagemarke gemäß § 26 MarkenG greift nicht durch.
Die Ernsthaftigkeit der Benutzung verlangt eine Ausrichtung der Benutzung auf die Gewinnung oder den Erhalt von Marktanteilen auf dem Absatzmarkt für die jeweiligen Waren oder Dienstleistungen (z. B. BGH GRUR 2009, 60 - Lottocard; BGH GRUR 2006, 152 - Gallup); die Benutzung muss nach Art, Umfang und Dauer dem Zweck des Benutzungszwangs entsprechen, die Geltendmachung bloß formaler Markenrechte zu verhindern (BGH GRUR 2009, 766 - Stofffähnchen).
Im Streitfall belegt die Gesamtschau der eingereichten Unterlagen, insbesondere der Werbematerialien (Anlagen K 2 und K 3), der Presseartikel (Anlage K 4), des Ausdrucks von www.g..de (Anlage K 17), weiterer Internetseiten (Bl. 43- 46 d.A.) sowie der Preisliste (Anlage K 18), dass die Klagemarke zumindest für tragbare Hundebetten rechtserhaltend benutzt wurde.
2.
Zwischen den kollidierenden Zeichen bestand Verwechslungsgefahr.
Bei der Prüfung der sich gegenüberstehenden Zeichen ist von dem allgemein anerkannten Grundsatz auszugehen, dass zwischen allen in Betracht zu ziehenden Umständen, nämlich der Kennzeichnungskraft der Klagemarke, dem Ähnlichkeitsgrad der einander gegenüber stehenden Zeichen und dem wirtschaftlichen Abstand der Waren und Dienstleistungen eine Wechselwirkung besteht, wonach eine höhere Kennzeichnungskraft der Klagemarke oder ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen einen größeren Abstand bei den angebotenen Waren/Dienstleistungen ausgleichen kann und umgekehrt (BGH GRUR 2002, 898, 899 „defacto“; BGH GRUR 2001, 1161, 1162 „CompuNet/ComNet“).
a)
Die Marke „M. N.“ verfügt für die in Streit stehenden Waren von Hause aus über zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft. Sie ist für die in Rede stehenden Waren unterscheidungskräftig und nicht beschreibend.
b)
Zwischen Hundebetten und den angebotenen Hundeleinen besteht eine zumindest mittelgradige Warenähnlichkeit, weil es sich bei beidem um Hundezubehör handelt.
c)
Es besteht eine hohe Zeichenähnlichkeit zwischen „M. N.“ und „M.’s l.“. In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr Wortanfänge in der Regel stärker beachtet als nachfolgende Wortteile (BGH GRUR 2003, 1047 Kellogg’s/Kelly’s). Beide Zeichen stimmen im Bestandteil „M.’s“ überein, der prägend ist und vom Verkehr als Name erkannt wird.
d)
Aufgrund des Vorstehenden hielt die Bezeichnung der Beklagten nicht den notwendigen Abstand zur Klagemarke ein, so dass nach den Grundsätzen der Wechselwirkungslehre eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Zeichen gegeben war.
3.
Die Abmahngebühren waren auch nicht deshalb zu kürzen, weil der Unterlassungsanspruch auch zu Unrecht auf § 4 Nr. 9 UWG gestützt wurde. Wendet sich der Gläubiger in einer Abmahnung gegen eine konkrete Zeichenverwendung und stützt er dieses Begehren auf mehrere Zeichenrechte, so sind die für die Abmahnung anfallenden Kosten bereits dann in vollem Umfang ersatzfähig, wenn sich der Anspruch als nach einem der Zeichenrechte begründet erweist (BGH GRUR 2016, 1300-Kinderstube). Dies beruht darauf, dass sich in einer solchen Konstellation die Abmahnung – unabhängig davon, welches Zeichenrecht den Anspruch begründet – als objektiv nützlich und zur Streiterledigung geeignet erwiesen hat (BGH a.a.O.). Gleiches muss auch gelten, wenn – wie vorliegend – dasselbe Unterlassungsbegehren auf das Markenrecht und UWG gestützt wird.
Auf die Weite der beigefügten Unterlassungserklärung kommt es ebenfalls nicht an, weil deren Formulierung Sache des Schuldners ist (Köhler/Bornkamm, UWG, 37. Auflage § 12 Rn. 1.120). Die Kammer hält den angesetzten Gegenstandswert von EUR 80.000,00 bei einer benutzten Marke wie „M. N.“ für angemessen, so dass sich bei Ansetzung einer 0,65 Gebühr der geltend gemachte Betrag von EUR 886,45 ergibt.
II.
Der Anspruch auf Ersatz der Kosten für das Abschlussschreiben ergibt sich aus §§ 677, 683, 670 BGB.
Die Kosten für ein Abschlussschreiben sind zu erstatten, wenn dieses erforderlich war und dem mutmaßlichen Willen des Schuldners entsprach. Das ist nicht der Fall, wenn der Gläubiger dem Schuldner keine angemessene Zeit eingeräumt hat, von sich aus eine Abschlusserklärung abzugeben, wobei dafür in der Regel 2 Wochen ausreichen (BGH WRP 2017, 1337– BretarisGenuair). Im Streitfall lagen zwischen der Zustellung der einstweiligen Verfügung am 29.12.2016 und der Versendung des Abschlussschreibens am 17.1.2016 mehr als zwei Wochen, der Zeitraum war somit angemessen im Sinne der vorgenannten Rechtsprechung.
Auch das Schreiben der Beklagtenvertreter vom 16.1.2017 (Anlage K 12) steht der Erforderlichkeit des Abschlussschreibens nicht entgegen. Denn der Gläubiger hat ein nachvollziehbares Interesse, alsbald Klarheit zu erlangen, ob er zur Durchsetzung seiner Ansprüche noch ein Hauptsacheverfahren einleiten muss (BGH a.a.O.). Diesem Interesse wird das Schreiben der Beklagtenvertreter nicht gerecht, da diese sich alle Reaktionsmöglichkeiten offen hielten, ohne der Klägerin eine Frist für die Rückmeldung zu nennen. Dies war für die Klägerin nicht akzeptabel. Die Versendung des Abschlussschreibens war somit erforderlich. Sie entsprach auch dem mutmaßlichen Willen der Beklagten, da eine Hauptsacheklage für sie mit höheren Kosten verbunden gewesen wäre.
Somit ergibt sich bei Ansatz einer 1,3 Geschäftsgebühr zuzüglich EUR 20,00 Pauschale der geltend gemachte Betrag von EUR 1.752,90.
III.
Der Schadensersatzanspruch folgt aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Die Beklagte handelte schuldhaft, nämlich zumindest fahrlässig.
Der von der Klägerin angesetzte Lizenzsatz von 5 % ist jedoch zu hoch, so dass die Klage teilweise abzuweisen war. Im Rahmen der nach § 287 ZPO vorzunehmenden Schätzung hält die Kammer unter Würdigung sämtlicher Umstände lediglich einen Lizenzsatz von 2,5 % für angemessen.
Allgemeine Bemessungsfaktoren für die Höhe der Lizenzgebühr sind Bekanntheitsgrad und Ruf der Marke, Alter der Marke, Ausmaß der Verwechslungsgefahr, Grad der Zeichenähnlichkeit sowie Dauer der Verletzungshandlungen. Übliche Lizenzsätze liegen im Regelfall zwischen 1% und 5% (Ströbele/Hacker, MarkenG, 12. Auflage § 14 Rn. 699ff m.w.N.). Dabei verkörpert ein Lizenzsatz in der Höhe von 3% in etwa einen Mittelwert des üblicherweise von einem vernünftigen Lizenzgeber geforderten und von einem vernünftigen Lizenznehmer gewährten Lizenzsatzes (OLG Hamburg, Urteil vom 20.03.2002 – 5 U 29/01).
Im Streitfall ist zugunsten der Beklagten zu berücksichtigen, dass es sich um keine Identverletzung handelte. Auch gibt es für die von der Klägerin behauptete Bekanntheit und den guten Ruf der Klagemarke keine Anhaltspunkte. Die Klägerin hat auch nach dem gerichtlichen Hinweis nur unsubsantiierten Vortrag gehalten. Die ohnehin nur für das Jahr 2014 behaupteten Umsatzzahlen sowie die Werbeaufwendungen wurden von der Beklagten zulässigerweise mit Nichtwissen bestritten; ein Beweisantritt fehlt. Auch der übrige Vortrag, insbesondere der Verweis auf die Presseberichte in Anlage K 4 und auf einen Facebook Thread (Anlage K 19), genügt gerade eben zum Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung, keinesfalls belegt er jedoch die behauptete Bekanntheit und den guten Ruf der Klagemarke. Die von der Klägerin zitierten Lizenzsätze für bekannte Marken sind somit nicht einschlägig.
Auch aus der Nutzung der Domain www.m..de ergibt sich kein weitergehender Schadensersatzanspruch. Denn eine etwaige Umsatzsteigerung durch Verwendung der Domain ist bereits durch die Lizenzgebühr abgedeckt. Aus der von der Klägerin zitierten Entscheidung der Kammer aus dem Jahre 2001 (312 O 101/01) ergibt sich nicht, dass neben einer prozentualen Umsatzlizenz noch eine zusätzliche Vergütung für die Verwendung der Domain verlangt werden kann.
Bei Zugrundelegung eines Lizenzsatzes von 2,5% ergibt sich somit ein Betrag von EUR 1.250,98.
IV.
Für das Vergleichsangebot vom 18.4.2017 kann die Klägerin keine weiteren Rechtsanwaltsgebühren verlangen, da es sich gebührenrechtlich um keine neue Angelegenheit handelt.
V.
Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 ZPO.
Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergeht nach § 709 S. 2 ZPO.